Autora: Samantha Bancroft Vianna Braga

INTRODUÇÃO

Em linhas gerais, a noção moderna quanto à forma de uso das marcas e da atribuição de direitos sobre estes sinais em nome de um único titular faz parte da própria evolução histórica do homem e que surgiu como uma das facetas da sua necessidade de se expressar e se fazer compreender por meio do uso de símbolos^[1] (RIBEIRO, 2010). Mesmo nos seus primórdios, a literatura aponta que as marcas já eram utilizadas com viés indicador da propriedade^[2] (GAMA CERQUEIRA, 1982) ou procedência, ainda que de modo rudimentar^[3], e que a forma de uso da marca semelhante ao que conhecemos atualmente veio a tona a partir do avanço do comércio e surgimento das guildas ou corporações de ofício^[4] [SCHETCHER (1970); NASER (2008); ZEBULUM (2006); CALBONI (2011)], quando a marca passou a identificar a origem do produtor do bem, diferenciando-o daqueles de outros fabricantes, além de certificar a sua qualidade.

Tal premissa é até os dias de hoje um elemento norteador das práticas honestas no comércio e que culminou no reconhecimento jurídico da proteção marcária, embora não se possa ignorar que desde então houve uma significativa evolução na ratio que fundamenta o pensamento vigente sobre o papel das marcas na modernidade, bem como o seu valor para as empresas e, logo, as formas mais apropriadas de se protegê-la.

Na sua concepção jurídica clássica, a marca tem como atributo essencial à sua própria existência a chamada distintividade intrínseca^[5], quando o sinal carrega consigo um significado capaz de exercer a função identificadora e distintiva de produtos e serviços no mercado para diferenciá-los em relação àqueles que são oferecidos por concorrentes.

Nas palavras de Gama Cerqueira (1982, p. 757), “a marca individualiza o produto, identifica-o, distingue-o dos outros similares, não pela sua origem, mas pelo próprio emblema ou pela denominação que a constitui”, razão pela qual, o autor enfatiza que a marca “é, pois, um sinal de identificação, cuja função econômica é importantíssima”.

Com efeito, ao fazê-lo, a marca promove eficiências econômicas quanto à redução dos esforços de procura do público^[6] (LANDES e POSNER, 1987) quanto aquilo que deseja obter e, por conseguinte, evita seu risco de confusão no decorrer desta tarefa. Tal dinâmica reverte em retornos financeiros ao titular da marca, que terá conquistado a fidelidade do público como recompensa à sua capacidade de manter a constância da qualidade dos seus produtos – condição para que a marca transmita ao consumidor as informações corretas acerca do produto, de maneira sempre uniforme – enquanto que a empresa, ao mesmo tempo, terá incentivos para promover investimentos no incremento desta qualidade^[7] (MCCARTHY, 1984).

Nesta esteira, vê-se que a marca também tem o condão de comunicar ao público as qualidades objetivas de um produto ou serviço^[8] (BANNON, 1990), dentre elas seus aspectos funcionais ou técnicos, bem como atrelá-los a uma única origem empresarial, ainda que tal origem (identidade do produtor) seja desconhecida^[9] ou possa diferir quanto ao local físico de sua produção^[10].

Por outro lado, o poder de comunicação da marca ultrapassa as fronteiras do seu caráter informacional (e utilitário) no que tange às reais características do bem por ela assinalado ao possibilitar também a transmissão para o público de qualidades subjetivas, que aqui se relacionam à marca propriamente dita, e não mais ao produto. Tal propósito é alcançado por meio de ações publicitárias voltadas para construção de uma imagem da marca, que passa a representar valores admirados e se transforma em um veículo de expressão da própria identidade do consumidor que com ela simpatiza (AAKER, 1998), para que o público transmita ao mundo as informações que deseja sobre ele mesmo (LANDES e POSNER, 1988)^[11]. O consumidor passa então a criar com a marca uma conexão emocional, a partir de suas percepções pessoais a respeito das mensagens e ideais transmitidos pela marca, independente das qualidades objetivas do produto grifado pelo sinal^[12].

Tal potencial é especialmente explorado por indústrias com produtos com potencial de inovação já saturado e que, com pouco a fazer no que se refere aos melhoramento dos seus aspectos técnicos, conta com a marca como fator de diferenciação irracional destes por meio do seu poder de persuasão sobre o público, o que, na visão de muitos (BEEBE, 2005) – e como se verá ao longo deste artigo – pode ser considerado o elemento mais valioso da marca para as empresas quando se estuda a razão de ser do direito de marcas – colocando-a como soberana, antes mesmo do próprio consumidor^[13].

Embora, como visto, a marca desempenhe múltiplas funções, a função identificadora ou distintiva das marcas é tida como a principal e amparada, de forma explícita, pela Lei nº 9.279/96 – Lei da Propriedade Industrial, como se infere do seu artigo 123, inciso I, ao preconizar que se considera marca, “para efeitos desta lei”, “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”^[14].

Logo, o desempenho pela marca da sua função identificadora de produto ou serviço, bem como da sua origem é o que fundamenta o corolário básico do direito de marcas, enquanto que as demais funções seriam acessórias, sob o prisma da necessidade do seu resguardo pela lei^[15] (BARBOSA, 2008). Tanto é assim que não há qualquer obrigatoriedade jurídica por parte das firmas de manutenção da boa qualidade de seus produtos, em prol dos consumidores (ASCENÇÃO, 2002)^[16], mesmo porque a qualidade é um conceito subjetivo (NASER, 2008), embora, como antes salientado, a uniformidade no nível da qualidade oferecida, seja ela boa ou ruim, é condição importante para a marca desempenhar sua função identificadora de forma eficiente.

Veja-se então que a proteção deve essencialmente estar voltada para o aspecto simbólico da marca, como sendo a sua aptidão para transmitir ou evocar um significado ao consumidor por meio de uma representação, não pela literalidade, aqui para a finalidade de identificar e distinguir produto ou serviço (função tradicional), o que comumente se intitula significado secundário. Em outras palavras, se um determinado sinal não tem a necessária capacidade de distinguir, ele não pode exercer a função de marca, não podendo, logo, sê-la.

A par destas considerações, pode-se dizer que está consolidado o raciocínio de que a finalidade histórica do sistema marcário está respaldada em um “modelo de transmissão de informação”^[17] (BONE, 2005) para evitar o risco de confusão do consumidor quanto à origem do produto ou da sua associação indevida com marcas de terceiro, supondo que estes tenham alguma afiliação, ainda que não haja dúvida quanto suas diferentes origens^[18].

Ademais, a proteção jurídica que é garantida tradicionalmente às marcas e seus titulares se dá somente dentro de um certo contexto, para assegurar que o sinal distintivo perfaça sua função diferenciadora no comércio^[19] e, mais ainda, em um específico ramo de atividade no qual aquele sinal é ou pretenda ser usado, para evitar a sua usurpação indevida por terceiros que concorram neste segmento de mercado. Trata-se aqui do princípio da especialidade, que delimita as fronteiras da proteção marcária e, logo, norteia a aferição da existência ou não de possíveis conflitos entre sinais distintivos detidos por duas ou mais empresas para a aplicação das cabíveis normas legais.

Porém, como visto, após uma visão geral do que entende sobre o papel das marcas, não é incomum observar que algumas delas adquirem ao longo do tempo um exacerbado reconhecimento pelo público e tenham impacto mais significativo no próprio comportamento do consumidor, o que ocorre quando estas marcas ultrapassam os limites da realização de suas funções originárias.

Nestas condições, a marca se torna tão distintiva e singular que muitas vezes ocorre uma elastização do que se entende como sendo uso de terceiro suscetivel de causar confusão^[20] e, de forma ainda mais poderosa, toma forma a partir do momento em que o sinal conquista atributos que o torne desprendido do objeto que visava diferenciar, o que acontece quando a decisão de compra não necessariamente tenha sido motivada pelo produto em si, mas em razão da marca nele aposta, haja vista o seu apelo e persuasão comercial.

A função comunicativa das marcas pavimenta a construção da reputação e goodwill do sinal distintivo, atingindo o seu ápice quando a marca adquire um valor patrimonial (brand equity)^[21] e que, neste aspecto, seria objeto de direito de propriedade do titular para impedir a sua usurpação por terceiros^[22]. De fato, quando a marca se torna emancipada do produto ou serviço, passa a existir um claro desejo das empresas de proteger ao máximo tal poder atrativo contra potenciais ações de terceiros que possam acarretar no enfraquecimento da distintividade ou denegrimento do sinal – em outras palavras, na sua diluição – e, logo, na deterioração do seu valor econômico.

Com efeito, outro cenário semelhante ocorre quando elementos visuais, aparentemente banais, detém ou adquirem uma notável distintividade quando utilizados de forma conjunta e sistemática por uma empresa e passam a ter capacidade diferenciadora semelhante a das marcas, provocando no público consumidor um reconhecimento imediato do produto e da sua origem única.  Dá-se o nome de trade dress ao conjunto ou configuração visual característica de um produto ou serviço, cuja roupagem tem o condão de causar tal impressão nos consumidores

Além disso, a marca pode se tornar tão expressiva que passa a se tornar literalmente um produto, assinalando uma infinidade de bens, como camisetas, bonés, entre outros, que são objeto de desejo exclusivamente em razão da marca que os assinala, afinal de contas, a marca nesta hipótese é o fator único e central que motiva a compra destes produtos. Sendo assim, o titular tem o direito de controle do uso de sua marca apenas por fornecedores autorizados para evitar associações de sinais indesejados à sua marca. Trata-se do direito de merchandising, que hoje é responsável pelo estabelecimento de uma linha de negócio que, em particular, é especialmente valiosa no mercado esportivo.

Tais fenômenos decorrem de investimentos realizados pelas firmas em campanhas de publicidade e marketing em massa, eficazes o suficiente para incutir na mente do consumidor as mensagens desejadas pelo produtor e, por conseguinte, são capazes de induzir o primeiro ao comportamento de compra do seu produto ou serviço.

Nestes casos, fica claro que a doutrina tradicional de marcas parece não mais dar conta de apaziguar as relações jurídicas que são formadas em um mercado dinâmico e competitivo como o de hoje, em que o uso da marca tomou proporções que ultrapassam em muito a sua função histórica.

Por conseguinte, não surpreende que tenha sido necessária a evolução do direito marcário acompanhar as mudanças das práticas das firmas no que tange à utilização de sinais distintivos como elemento de diferenciação perante concorrentes para acompanhar as transformações do mercado e abarcar as hipóteses em que a marca tem diversas facetas, sob pena de tornar este ramo do direito irremediavelmente insatisfatório para o enfrentamento dos conflitos que envolvam o uso de sinais distintivos no mercado.

Passemos então a comentar sobre algumas das hipóteses em que se pode constatar a ocorrência da extensão dos direitos marcários. Será abordado inicialmente o contexto histórico que levou à criação da teoria da diluição e as controvérsias que cercam tal teoria desde a sua criação até os dias de hoje. Em seguida, serão discutidas algumas questões sobre a consolidação do instituto jurídico do trade dress e, finalmente, dos direitos de merchandising.

 Diluição

A literatura aponta [PATTISHALL (1977); MOSKIN (1993); DONAHEY (2004); STRASSER (2006)] que os alicerces da teoria da diluição que conhecemos nos dias de hoje foram, de forma precursora^[23], construidos por Frank I. Schechter^[24] em seu artigo seminal “The rational basis of trademark protection”, originalmente publicado no ano de 1927^[25], e que tinha como mote a necessidade de proteção da reputação e goodwill agregado às marcas, os quais, na visão do autor, são os aspectos mais relevantes quando se fala da proteção moderna às marcas, que tem como maior valor o seu poder de venda^[26], dada a sua capacidade de capturar a atenção do consumidor.

Tais predicados, contudo, não eram considerados pelas Cortes, onde as questões marcárias eram enfrentadas sob a perspectiva da proteção tradicional assegurada a estes sinais distintivos, tomando como base apenas a sua função identificadora dos produtos e da sua origem, visão esta que era tida pelo autor como “obsoleta”^[27] (SCHECHTER, 1970).

A teoria da diluição dá um passo além e protege a função comunicativa e persuasiva das marcas, concretizada pela sua capacidade de atrair o público (STRASSER, 2006). Como visto antes, a construção desta teoria representa uma evolução do raciocínio jurídico sobre o papel das marcas e que decorreu do reconhecimento da extrema relevância destas funções desempenhadas por tais sinais distintivos, ultrapassando a noção superficial de que as marcas se prestam apenas para impedir o risco de confusão do consumidor, o que é somente um aspecto compreendido pela função informacional e distintiva e que também é do interesse social a construção de uma política pública resguardar a realização pelas marcas das suas demais funções.

Na esteira deste raciocínio, Schetcher (1970) considerava que o ponto primordial a ser ponderado quando se fala das proteções a serem garantidas pelo sistema marcário é a necessidade de “preservação da unicidade”^[28] da marca, o que nada mais é do que a noção da presença única e singular daquela marca no mercado (PATTISHALL, 1977), o que permite ao consumidor atrelar a marca a sua origem correta, de forma imediata, dado o forte cunho informacional que o sinal carrega. A unicidade da marca, portanto, seria o fator determinante que torna possível atingir a mente do público no seu nível mais profundo, com o fito de cumprir o seu desejado poder de atração e de venda em decorrência do magnetismo que esta exerce no consumidor.

Com base nestas premissas é que o uso indevido de marcas idênticas ou similares àquelas com grande reputação por outras empresas, concorrentes ou não, pode levar a ofuscação^[29] ou maculação^[30] da marca. A ofuscação ocorre quando há uma diminuição no caráter distintivo e na percepção do público quanto à unicidade da marca no mercado, enquanto que a maculação toma forma quando a marca famosa passa a ser associada a valores denegritórios ou indesejados.

Para incorrer em tal análise, não se pode fugir da avaliação quanto ao espectro de distintividade da marca relevante^[31] devendo ser compreendido que quanto mais distintiva e famosa uma marca é, maior proteção deve ser assegurada ao sinal sob este aspecto, o que foi considerado por Schechter (1970) em seu estudo^[32]. No jargão jurídico, tais sinais podem ser definidos como sendo “marcas fortes”.

Tal apontamento é relevante, pois, embora seja pacífico o entendimento de que o nível de distintividade da marca é determinante na avaliação da teoria da diluição, existem posições divergentes a respeito da necessidade ou não de concomitância dos elementos “distintividade” e “fama” ou se a teoria apenas atenderia aos interesses das marcas excepcionalmente famosas, ou seja, aquelas que podem ser reconhecidas como de alto renome, o que também é objeto de controvérsia no Brasil, como se verá mais adiante.

A justificação legal da referida teoria tem respaldo na compreensão do direito marcário como propriedade (MOSKIN, 1993, pg. 124), o que difere da visão que deu origem à proteção tradicional das marcas, que tem como fundamento o princípio de repressão à concorrência desleal^[33] (GREENE, 2003). Tal diferenciação reside no fato de que, na primeira hipótese, o titular da marca pode se insurgir contra uso de terceiros de marcas idênticas ou semelhantes independente da existência do risco de confusão e, logo, da existência de uma relação de concorrência entre as empresas, o que, por outro lado, é condição necessária para a análise realizada com base no segundo aspecto.

Não obstante, não se pode deixar de creditar o racional da teoria também ao princípio de que o uso da marca deve estar em conformidade com práticas honestas do mercado relevante em matéria comercial. Veja-se que Carter (1990) explicitou que o fundamento teleológico da proteção anti-diluição é também o de coibir o free riding^[34] e comportamentos parasitários de outros agentes do mercado, quando se reconhece, em alguns casos, que a marca atrai este tipo de conduta, mesmo por parte de firmas não concorrentes.

Outros autores, como Strasser (2006), apontam para o aspecto utilitário da proteção, pois isto daria incentivos ainda mais fortes às firmas para investir na construção de marcas fortes e famosas, o que é de interesse do mercado ante o caráter informativo destes sinais, embora tal aspecto seja rechaçado por Bone (2005, p. 619) ao afirmar que o incentivo a ser garantido pela política pública que baseia o direito de marcas deve ser voltado para o direito da empresa de ter retornos financeiros que a motive permanecer engajada em sua atividade empresarial, não podendo se levar a finalística de coibição do free riding ao extremo^[35].

Ainda na visão de Bone (2005), existem custos sociais atrelados a este tipo de posicionamento, quando se cogita, a título exemplificativo, o aumento de preços de forma indiscriminada ou a ocorrência de posturas abusivas por parte dos titulares ao tentarem impedir o uso de marca por terceiros fora do contexto comercial, ou no discurso popular para a realização de críticas ou paródias, ou até mesmo utilizar sua marca como subterfúgio para conseguir uma proteção eterna sobre objetos que seriam, na realidade, protegiveis por meio de patentes ou direitos autorais, estes com limitação no tempo.

Antes que se prossiga na análise do tema, é importante destacar que não se pode tratar da evolução histórica da diluição sem examinar como ela vem sendo aplicada nos Estados Unidos, berço da teoria, desde a sua criação.

Por mais de 50 anos, a teoria da diluição foi aplicada nos Estados Unidos por meio do sistema da common law, ou seja, sem que houvesse a qualquer codificação em lei, chegando a ser paulatinamente incorporada a algumas leis estaduais, ocasião em que ainda havia bastante discrepância acerca dos critérios de análise a serem utilizados pelas Cortes, enquanto ainda existiam discussões se tal teoria deveria também socorrer marcas com menor grau de distintividade, mas relativa fama, aquelas que adquiriram distintividade pelo uso^[36] ou se ela seria aplicável em relação a marcas para produtos/serviços não concorrentes ou, ainda, se o risco de confusão deveria ser considerado nesta análise.

Em vista destas controvérsias, esforços foram empreendidos para a consolidação de um estatuto que regulasse a matéria em âmbito federal, capitaneados de forma enfática pela Associação Internacional de Marcas (International Trademark Association – INTA), a qual organizou Comissão específica para tal propósito em meados de 1988, quando então ainda era intitulada United States Trademark Association – USTA.

Mesmo após alguns percalços, o engagamento da associação culminou no reconhecimento normativo da teoria da diluição, com a criação, em 1995, do The Federal Trademark Dilution Act (“FTDA”), o qual emendou a Lei da Marcas Federal, conhecida naquele país como Lanham Act, o qual está contido no Título 15, Capítulo 22 do Código dos Estados Unidos (15 U.S.C. ch 22. §§ 1051 a 1141). Em 2006, o FTDA foi revisado pelo Trademark Dilution Revision Act (“TDRA”), o que também foi provocado por iniciativas da INTA para que se passasse a reconhecer que proteção deve incidir quando há a mera suscetibilidade ou risco de diluição, tal como ocorre com a confusão.

De acordo com a seção 43 (1) do Lanham Act (U.S.C. § 1125) atualmente em vigor, “o titular de uma marca famosa e que é distintiva, inerentemente ou por caráter distintivo adquirido, terá direito à uma injunção contra outrem que, a qualquer momento após a marca do titular ter se tornado famosa, inicie uso da marca ou nome empresarial no comércio que é suscetível de causar diluição por ofuscação ou por maculação da marca famosa, independente da ocorrência ou não do risco de confusão, relação concorrencial ou dano econômico real”^[37].

Tais conceitos devem ser aferidos nos casos concretos de acordo com a lista de fatores e/ou definições previstas nos artigos subsequentes e seção 45 do diploma legal, bem como as hipóteses em que ela não pode ser aplicada ^[38], os quais, harmonizaram, em alguma medida^[39], a compreensão quanto à definição do instituto e das características que tornam uma marca passível de sofrer diluição e, logo, merecem o resguardo da lei.

Em linhas gerais, portanto, pode-se afirmar que a incidência da teoria da diluição apenas ocorre em casos de marcas de alto renome ou aquelas que ostentam alto grau de reconhecimento ou arbitrariedade, cuja unicidade – principal fator autorizador da proteção contra diluição – lhe confira um caráter distintivo extremamente relevante, e que, em razão desta qualidade, a marca acaba atraindo o interesse de oportunistas no mercado que se utilizam indevidamente de tal sinal para se aproveitar da sua reputação, ensejando não apenas no aproveitamento ilícito do prestígio alheio como, o enfraquecimento, por ofuscação ou maculação, da força atrativa do sinal e perda da capacidade de transmitir ao consumidor a informação da origem única do produto ou serviço.

Assim, a teoria da diluição teria o condão de impedir a proliferação da adoção e uso, que não é ao acaso, de marcas famosas por terceiros para produtos/serviços não concorrentes^[40], o que ocorre justamente haja vista a sua intenção de aproveitar a aceitação imediata da marca mais antiga pelo público.

No entanto, não se pode deixar de reconhecer os desafios que surgem para possibilitar a aplicação adequada da teoria, o que decorre da dificuldade de se mensurar, na prática, conceitos como reputação e goodwill para então afirmar se uma determinada marca é forte o suficiente – e, logo, passível de sofrer diluição – para, ato contínuo, avaliar quando um ato de terceiro pode vir em detrimento da distintividade e reputação do sinal marcário.

Não é necessário muito para perceber que a maioria dos casos em que uma potencial aplicação da teoria da diluição é suscitada paira em uma zona cinzenta por tratar de um fenômeno de difícil observação empírica, em muitos casos se baseia na presunção de que a utilização desautorizada da marca por terceiros acarreta a diminuição da plena extensão dos direitos de propriedade do titular (MOSKIN, 1993, pg. 131).

Ao longo de décadas a teoria da diluição foi alvo de críticas, tendo as mais representativas sido delineadas nos trabalhos de Middelton (1952), Handler (1985), Moskin (1993) e Port (1994) mas que, ao fim, contribuiram para aprimorar o entendimento mais harmonioso sobre o tema (SWANN, 2003).

A premissa de Middelton (1952) se baseava na ideia de que a teoria da diluição seria um subterfúgio para conceder às marcas uma proteção absoluta (“rights in gross”), semelhante a das patentes ou copyrights, entendimento comungado por Port (1994), sinalizando que esta poderia criar barreiras a entrada de competidores. Tal raciocínio, contudo, já se considera superado, pois se reconhece, juridica e economicamente^[41], o caráter competitivo das marcas na dinâmica de mercado, que foi alçada a um importante instrumento da concorrência justamente pelo interesse público na preservação da unicidade das marcas para que ela possa realizar sua função informativa, além de estimular a concorrência por diferenciação e superação (qualidade).

Ademais, as barreiras à entrada impostas pelas marcas são aquelas referentes à dificuldade de concorrentes de superar a fidelização do público consumidor à marca mais antiga, mas que, evidentemente, trata-se uma vantagem legítima e competitiva, não sendo razoável cogitar que o direito deve intervir para regular um mercado por conta deste aspecto.

Há que se lembrar ainda que práticas anticompetitivas remetem à noção de escassez e que não se pode atribuir à teoria uma redução significativamente relevante do número de marcas disponíveis para uso ou passíveis de criação, o que é virtualmente infinito.

E mesmo quando se fala da ampliação da proteção marcária para abarcar a hipótese da diluição, como destacou Strasser (2006), não se pode falar em uma “superproteção” em decorrência da aplicação da teoria, pois ela pressupõe o atingimento da fama pela marca, o que difere enormemente da proteção patentária ou autoral, estas sim mais amplas, nas quais é irrelevante a existência de um valor tecnológico ou artístico para que a tal proteção sera assegurada, na medida em que a sua fundamentação legal é distinta daquela que ampara o direito de marcas.

Já Handler (1985) demonstrou preocupação no que se refere à incerteza quanto aos parâmetros de análise a serem adotados para aplicar a teoria e dos riscos decorrentes do seu uso desenfreado para as bases do direito marcário vigentes no direito norte-americano. A este respeito, contudo, ainda que não se negue a dificuldade prática de aferição dos parâmetros necessários para se decidir pela aplicação da teoria em alguns casos, tal motivo não seria razoável para justificar a sua abolição, mas sim para incentivar o estabelecimento de normativas mais exatas e uniformes a serem aplicadas pelos Tribunais. Sobre a análise destes parâmetros, tal raciocínio foi desenvolvido em mais detalhes por Moskin (1993).

Na visão de Moskin (1993), uma aplicação mais racional da teoria da diluição demandaria a noção clara de como a marca pode ser enfraquecida e como se dão os prejuízos que a primeira visa remediar, tendo como base de que modo este processo cognitivo ocorreria na mente do consumidor^[42].

Para sustentar a importância deste ponto, o autor cogita a hipótese de que o uso por terceiro de uma marca, mas em outro ramo de atividade, poderia até mesmo contribuir positivamente com a imagem e capilaridade da marca e que apenas a efetiva prova de dano decorrente do uso de um terceiro não concorrente é que poderia respaldar a alegação de que uma marca foi ou não diluída, não sendo, pois, adequado supor a sua ocorrência de forma quase que intuitiva.

No entanto, vale lembrar que diferentemente do que ocorre com os danos que advém do risco de confusão – e que, como se sabe, são presumidos quando a infração é reconhecida – os danos advindos do enfraquecimento do poder atrativo do sinal distintivo resultam de um processo gradual e dissipado no tempo, mas que, não obstante, a “diluição é um câncer que, se deixado a se espalhar, irá, de forma lenta, mas inevitavelmente, destruir o valor publicitário de uma marca”^[43], razão pela qual a questão deve ser encarada sob esta prisma.

Mesmo com tal constatação, Moskin (1993) é firme ao discordar com o caráter preventivo (ou, nas suas palavras, até mesmo hipotético) do instituto da diluição, sendo contra a criação de um estatuto próprio que prevesse a proteção contra a diluição – o que ocorreu com a FTDA, em 1995 – por entender que a maioria dos casos em que cogita a aplicação da teoria da diluição para preservar o valor publicitário e magnetismo comercial da marca poderia ser resolvido por meio do estatuto de marcas então em vigor naquele país (Lanham Act), que prevê uma gama bem abrangente de tipos de confusão que são sujeitos à reprimenda legal.

Tal opinião parte da premissa de que “casos [envolvendo a ocorrência da diluição de marca] sugerem que é necessário, como regra geral, existir algum tipo de associação na forma da existência de patrocinio ou confusão quanto à origem para que exista a maculação [da marca]”^[44].

Contudo, ao longo dos últimos anos, houve avanços quanto à coleta de dados empíricos para respaldar a concretude do fenômeno da diluição, tirando-a do patamar meramente intuitivo ou especulativo, notadamente por meio de estudos que confirmam a real influência de uma marca no comportamento psicológico e cognitivo das pessoas^[45] , perspectiva esta que foi estudada por Jacoby (2001), ao constatar que os efeitos reais do sinal distintivo na mente humana e que este serve como gatilho para o público operar com maior rapidez o acesso a sua memória^[46] (“memory trace”).

Soma-se a isto as ponderações de Kotler e Keller (2006, p. 269) ao tratar do branding (gestão da marca) como sendo o ato de “dotar produtos e serviços com o poder de uma marca”, quando os autores explicam que “o branding diz respeito a criar estruturas mentais e ajudar o consumidor a organizar seu conhecimento sobre produtos e serviços, de forma que torne sua tomada de decisão mais esclarecida e, nesse processo, gere valor à empresa”.

Este processo, todavia, poderá ser prejudicado quanto mais associações divergentes puderem ser feitas, quando será menor a capacidade de recuperar prontamente as informações relativas à marca original. Tal desdobramento provoca, assim, a erosão do poder de lembrança da marca famosa e mais antiga e, por conseguinte, um melhoramento na receptividade da marca mais recente e que se aproveitou do goodwill da primeira e das conexões mentais já presentes na mente do público em relação a esta.

Desta forma, a diluição nada mais é do que uma interferência no processo mental de assimilação de informações pelo consumidor sobre a marca, o que é ainda mais grave quando se considera a realidade do mundo moderno, tomada pelo turbilhão de informações que assolam a chamada era da informação, em que a habilidade de ser acessar, de forma rápida e precisa, o conhecimento é hoje um desafio ainda maior do que a produção das informações em si mesmas.

Assim, a unicidade de uma marca é cada vez mais um ativo de extremo valor para as firmas, mas também de fundamental importante para o consumidor, razão pela qual é evidente o interesse público na sua preservação.

Outrossim, um aspecto interessante a considerar é que as ações iniciadas pelas empresas no que se refere à preservação destes direitos muitas vezes são motivadas por questões relacionadas ao direito processual norte-americano, que prevê a possibilidade de perda do direito de ação do titular de um direito na ausência injustificada de sua ação para preservá-lo (no direito norte-americano, intitulado como “laches”) ou mesmo em razão dos efeitos que isso pode causar no mercado; no caso do fenômeno da diluição, a omissão da empresa pode levar a perda da distintividade da marca.

Destarte, a maior concretude quanto à efetiva ocorrência do fenômeno da diluição da marca em razão dos processos mentais que são desencadeados no pensamento do consumidor acabou por endossar o entendimento de que não há necessidade de produção de prova para demonstrar a ocorrência de danos decorrentes da diminuição do poder de venda da marca, que seriam oriundos do fenômeno da diluição do sinal distintivo^[47]. Além disso, as incertezas quanto à análise da ocorrência da diluição não seriam tão diferentes quanto àquelas que se colocam quando se trata da análise do risco de confusão. Tanto é assim que o Lanham Act foi alterado em 2006 para prever expressamente que não há necessidade de prova de ocorrência concreta da diluição de uma marca, bastando a revelação de evidências quanto ao risco de que ela ocorra.

Com efeito, a teoria da diluição é aplicada em diversas jurisdições, embora em muitas delas não haja referência expressa ao seu nome no corpo da lei, o que não impede, contudo, o seu uso sedimentado na prática jurídica, ainda que com algumas diferenças no que se refere aos seus elementos, penalidades e formas de compensação impostos à empresa que atua no sentido de diluir a marca de outrem^[48].

O mesmo ocorre no Brasil, onde a proteção das marcas contra a sua diluição é defendida com tranquilidade por juristas especializados no tema, naturalmente influenciados pela construção doutrinária norte-americana em vista do seu ineditismo, a qual também é reconhecida pelos Tribunais Brasileiros em diversos julgados em que tal matéria é suscitada^[49]. No entanto, ainda existem divergências sobre qual seria a norma legal que daria respaldo à teoria da diluição em nosso território, já que, diferentemente do que ocorre nos Estados Unidos, não existe na Lei da Propriedade Industrial uma definição expressa das hipóteses em que poderia ocorrer a diluição e, menos ainda, um rol de parâmetros a serem considerados nesta análise no que se refere à elegibilidade das marcas, como se vê no artigo 43 (c) (1) (2) e (3) do Lanham Act.

Para autores como Cabral (2002), Correa (2009) e Milrot (2009), a teoria da diluição teria sido recepcionada pelo artigo 130, inciso III da Lei nº 9.279/96, o qual prevê que seria assegurado ao titular ou depositante o “direito de zelar pela sua integridade material ou reputação”, sendo a integridade um aspecto relacionado à distintividade e unicidade da marca – devendo-se evitar o seu enfraquecimento ou, na pior das hipóteses, sua degenerescência^[50] – enquanto que a reputação estaria ameaçada por possíveis atos denegritórios do sinal, aspectos que, de certa forma, estão relacionados com o blurring e o tarnishment, respectivamente, previstos no regramento norte-americano.

Na visão dos referidos autores, a aplicabilidade da teoria da diluição está vinculada à aferição do grau de distintividade e/ou fama do sinal relevante, se prestando a socorrer tanto marcas relativamente famosas como aquelas de alto renome e, logo, dependeria do titular o estabelecimento destas condições em sede probatória e das circunstâncias relevantes caso a caso^[51].

Esse entendimento foi defendido em um conhecido precedente judicial exarado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região na Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7, julgada em 22 de agosto de 2006, caso este que envolveu as marcas DOUBLEMINT e DOUBLE SOFT e no qual ficou consignada a orientação capitaneada pela relatora do processo, a então Desembargadora Federal Liliane Roriz, no sentido de que “(…) o art. 130, inciso III, da LPI traduz a positivação, no direito brasileiro, da proteção aos titulares de marcas contra sua diluição”.

Uma ótica interessante é trazida por Carneiro (2002) ao tratar da questão da aplicação do artigo 130, inciso III, da Lei nº 9.279/96 sob o ponto de vista dos direitos da personalidade, quando se considera a reputação como um aspecto da honra objetiva da pessoa jurídica^[52]. A admissão desta possibilidade parte do pressuposto de que, em alguns casos, a marca toma proporções tão relevantes que passa a se confundir com a própria empresa, embora esta não seja uma de suas funções, nem mesmo as consideradas acessórias. Este cenário permitiria tratar a questão da “reputação da marca”, conforme o enfoque original dado pela norma prescrita no citado artigo de lei, como sendo indissociável da “reputação da empresa”, entendimento este que é rechaçado por Barbosa (2013)^[53] por defender que a reputação resulta da percepção e experiência do público e não seria um ativo da empresa a ser protegido^[54].

No entanto, o primeiro entendimento parece ser o mais salutar e já foi amparado pela jurisprudência brasileira, notadamente pelo Superior Tribunal Federal^[55].

Em linha oposta, autores como Barbosa (2006) entendem que a diluição seria verdadeiramente respaldada pelo ordenamento pelo artigo 125, o qual prevê a proteção para as marcas de alto renome, única hipótese em que permitiria a flexibilização do principio da especialidade^[56], o que inexoravelmente indica o seu alinhamento com a posição mais rigorosa de que a teoria da diluição apenas poderia socorrer marcas que tenham tal status formalmente reconhecido pelo INPI, ou seja, em número bem mais limitado de hipóteses. Descarta-se aqui, pois, que a aplicação da teoria da diluição deveria ser avaliada conforme o espectro de distintividade e/ou fama do sinal.

No entanto, sugere ser a mais sensata a posição perfilhada no sentido de que a teoria da diluição deve ter uma abrangência maior, e não apenas restrita aos casos de marcas de alto renome, embora necessariamente sempre sensível à distintividade das marcas em jogo. Em outras palavras, não parece prudente condicionar a defesa de uma marca contra a diluição à obtenção da declaração de alto renome por serem direitos distintos e que devem ser encarados como tal.

A declaração do alto renome depende da comprovação de uma série de elementos fáticos extremamente específicos no que se refere à marca^[57] e, quando esta reconhecida como tal, assegura sua proteção diferenciada e com efeitos erga omnes, que é oponível a empresas de todo e qualquer ramo de atividade, independente de que se prove a possibilidade da diluição do seu sinal. Enquanto isso, mesmo que uma determinada marca não tenha atendido os rigorosos critérios definidos pelo INPI para ser merecedora da excepcional proteção advinda do alto renome, isto não significa que esta não possa ser significativamente famosa a ponto de dispertar o interesse de terceiros com objetivos usurpadores, de modo a fazê-la sofrer os impactos antevistos por Schechter (1970) e que justificam a sua própria razão de ser da teoria da diluição.

Logo, não parece razoável dar um tratamento dicotômico às marcas, que, como visto, pairam nos mais variados graus de distintividade, enquanto que, nesta segunda análise, estariam reduzidas a duas categorias: aquelas de alto renome e todas as demais existentes. Além disso, se a aplicação da teoria da diluição estivesse meramente adtrita à necessária observância do principio da especialidade (exceto pelos casos de alto renome), ela representaria, na prática, pouco ou nenhum resguardo às empresas, que poderiam simplesmente invocar direitos com base nos artigos que dispõem sobre a propriedade das marcas e proibições legais correspondentes ao caso concreto.

Vale acrescentar ainda que embora o artigo 130, inciso III, não exponha uma recomendada lista de definições ou parâmetros, como ocorre na lei norte-americana, isto não deve ser um entrave para o reconhecimento da proteção, mesmo porque nada impede que o próprio magistrado o faça, sendo inerente à atividade judiciante o reconhecimento na própria técnica legislativa a utilização de conceitos abertos e que serem lapidados pelo julgador.

Outros também invocam o artigo 884 do Código Civil^[58] como norma cabível para combater a conduta do aproveitamento parasitário, que tem o enfoque da conduta do infrator e benefícios por ele auferidos, mas que poderá desencadear a diluição da marca. Isso porque o aproveitamento parasitário seria uma vertente do enriquecimento ilícito (não da concorrência desleal), com natureza jurídica de ato ilícito^[59], em que se tem como pressuposto a inexistência de relação de concorrência. Tal inexistência, porém, não impede o enriquecimento sem causa daquele que se aproveita dos esforços e investimentos alheios e com propensão a causar dano concreto à reputação e banalização de uma marca afamada.

Como se viu, portanto, são muitos os aspectos que permeiam a teoria construída em torno da ocorrência da diluição de marcas, que é verdadeiramente uma realidade quando se fala do estudo do direito marcário moderno e que não pode ser ignorada pelos empresários, operadores do direito ou juízes quando se trata do uso indiscriminado de sinais distintivos alheios por concorrentes, ainda que fora do âmbito do princípio da especialidade.

Trade dress

Outro aspecto a ser comentado se refere à evolução e extensão do direito marcário para compreender o chamado trade dress, nomenclatura que, por sua vez, pode se referir a qualquer configuração visual distintiva, seja de produto^[60], embalagem^[61] ou de estabelecimento^[62].

A definição de trade dress é resultado de construções doutrinárias e da jurisprudência internacionais, de modo mais proeminente, a norte-americana, e diz respeito à feição peculiar ou característica de apresentação do aspecto de um produto ou serviço, o que se convencionou chamar na doutrina brasileira “conjunto-imagem” pelas lições de Tinoco Soares (2004)^[63], ao enunciar que trade dress nada mais é do que uma “‘vestimenta’, e/ou ‘uniforme’ isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade”.

Em consonância com a explanação acima, veja-se que, de acordo com a definição enunciada no julgado do caso John H. Harland Co. v. Clark Checks, Inc.^[64] pela Corte de Apelação do 11º Circuito dos Estados Unidos, o trade dress “envolve a imagem total de um produto e pode compreender características como tamanho, forma, cor ou combinação de cores, textura, desenhos ou mesmo técnicas de vendas consideradas peculiares”^[65].

Não é a toa que muitos também intitulam o trade dress como sendo o “look and feel” ou a “imagem comercial global” do produto ou serviço^[66].

A jurisprudência pátria também recepciona o instituto do trade dress em uma série de julgados, sendo hoje bastante rotineira a apreciação e julgamento de ações judiciais que envolvam o debate do tema^[67].

Como se depreende da leitura da doutrina e jurisprudência acima citadas, conclui-se que o trade dress de um produto ou serviço é caracterizado por ser uma forma familiar ao consumidor, uma disposição de elementos que, por ser usada de forma repetida e regular, permite a este exercer a função distintiva até então delegada as marcas e identificar sua origem no seu ramo de negócio pelo seu impacto visual. Logo, a aparência geral de produto/serviço que tenha tal capacidade se torna merecedora de proteção sob a ótica dos direitos da propriedade industrial, sobretudo diante da necessidade de obstar os atos de concorrência desleal de terceiro que, buscando aproveitar-se desta qualidade identificadora, usa artifícios para iludir o consumidor e desviar clientela alheia.

Em uma análise inicial, logo, é possível concluir que virtualmente qualquer objeto poderá ser considerado um trade dress, o que leva ao raciocínio sobre dois pontos: qual instrumento jurídico deve ser invocado para a defesa deste direito, já que o trade dress não é expressamente definido em lei^[68], e como verificar no caso concreto se o objeto invocado deve realmente ser protegido.

No que se refere à tutela legal do trade dress, ela encontra respaldo imediato no princípio que reprime atos de concorrência desleal, como adiantado acima, nos termos do artigo 195 da Lei da Propriedade Industrial, mediante a análise de uma situação concreta entre agentes no mercado. Trata-se aqui, portanto, de uma medida corretiva, visando sanar a ocorrência de um ilícito.

Sem prejuízo da proteção por meio do instituto da concorrência desleal, o trade dress também pode ser protegido preventivamente, por meio do uso dos institutos de propriedade industrial. Tendo em mente que o escopo do artigo trata da expansão dos direitos de marca, trataremos de questões envolvendo a proteção do trade dress sob esta modalidade, ainda que façamos breves comentários sobre outras formas de proteção ao longo do trabalho.

A proteção do trade dress como marca mista, figurativa ou tridimensional, se dá pela obtenção de direitos de propriedade e uso exclusivo sobre o sinal, usufruindo do sistema registral que permite a outorga destas prerrogativas pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, o que também facilita a produção de prova no caso de eventual disputa judicial. Ademais, a aquisição de direitos marcários sobre este tipo de sinal – que, por vezes, também pode configurar um desenho industrial – é de grande valia e apresenta uma vantagem competitiva em comparação à proteção prevista no ordenamento jurídico aos desenhos, haja vista que, no caso das marcas, há possibilidade de prolongar a proteção daquela forma ornamental, enquanto que os desenhos industriais têm vigência limitada a 25 anos.

Normalmente a marca mista ou figurativa é utilizada pelas empresas para a proteção da configuração de embalagens enquanto que a tridimensional o é para configuração de produtos ou estabelecimentos.

Logo, conforme artigo 122 da Lei nº 9.279/96, o trade dress representado pela marca como sinal visualmente perceptível, poderá ser protegido mediante o atendimento dos mesmos requisitos de registrabilidade previstos na legislação para marcas em geral, interpretação que é reforçada, a contrario sensu, pelas proibições legais que não admitem o registro nos casos em que a marca é i) desprovida de caráter distintivo, ii) não seja dissociada de efeito técnico e iii) constituir reprodução de desenho industrial de terceiros (inciso VI, XXI e XXII do artigo 124). Logo, não se inserindo nestas proibições, tanto a marca mista e figurativa como a marca tridimensional são passíveis de registro.

A adoção dos parâmetros acima é consentânea com o que dispõe a doutrina especializada estrangeira. A respeito do cabimento da proteção legal por meio do trade dress, como ensinam Harris e Winkelman (2001), três requisitos essenciais devem aferidos na identificação do que seria um trade dress para fins do seu resguardo pelo direito, notadamente que “(1) o trade dress deve ser intrinsecamente distintivo ou ter adquirido sentido secundário^[69]; (2), o trade dress não pode ser funcional, e (3) a semelhança quanto ao trade dress deve criar um risco de confusão dos consumidores quanto à fonte/origem dos respectivos bens” ^[70].

Sobre o primeiro requisito enunciado (caráter distintivo),  vemos, portanto, que a proteção ao trade dress não se dá necessariamente a todo e qualquer elemento contido no produto, estabelecimento ou embalagem “original”, que podem ser constituído de elementos de uso conhecidamente corriqueiro no seu segmento de mercado e que não podem ser passíveis de qualquer proteção jurídica ou exclusividade. O objeto também não pode ser considerado um trade dress se o consumidor não reconhecer de imediato a embalagem como sendo em si um sinal distintivo e designador da origem do produto desejado.

Porém, em razão deste primeiro ponto, chega-se a uma questão mais problemática quando tratamos do trade dress como marca tridimensional e pelo uso do sistema registral do INPI, levantando discussões na doutrina.

A controvérsia reside no questionamento se os elementos que formam os sinais tridimensionais atendem ou não o requisito de caráter distintivo, de modo a extravasar o âmbito do domínio público (distintividade absoluta) e sem violar direitos de terceiros (distintividade relativa), ou seja, se estes se distinguem das demais formas ou elementos ornamentais que já existem no mercado para um determinado produto e são, portanto, aptos a exercer função marcária.

Fazendo novamente um paralelo com o sistema de proteção ao desenho industrial, enquanto que o atendimento dos requisitos de originalidade e novidade absoluta são necessários para a concessão do registro, estes são dispensáveis para o registro de uma marca (novidade relativa)^[71], mas é imperioso que o sinal tenha condições de distinguir a origem de um dado produto ou serviço e “se diferencie, em termos substanciais, das formas de base do produto em causa comumente utilizadas no comércio e que não se apresente como uma simples variante destas formas”^[72].

Tal questão é relevante no caso das marcas tridimensionais que se prestam a protegir a configuração de um produto ou do estabelecimento. Isso porque, em uma primeira análise, a forma plástica externa de um produto ou serviço que seria objeto de um registro de marca tridimensional, por si só, não teria por si só finalidade distintiva.

Diferentemente do que ocorre com o uso de uma palavra ou mesmo de uma configuração de embalagem, o design do produto ou serviço propriamente dito não provoca este impacto, sendo normalmente associado pelo público como um atributo para agregar valor a este, ou seja, torná-lo mais atrativo ou desejável. O design do produto ou serviço seria descritivo do próprio produto ou serviço, dissociado da condição de “indicador de origem”.

E, de fato, pode-se considerar que a pretensão de obter o registro deste tipo de marca no INPI poderia encontrar alguns obstáculos em razão da maior dificuldade verificada no exame de uma marca tridimensional para convencer o examinador de que a forma plástica a ela atrelada tem o condão de informar ao público a origem do produto, o que, como visto, é de fácil percepção quando nos referimos a elementos nominativos ou figurativos levados a registro.

Além disso, os eventuais elementos figurativos ou cores associadas à marca tridimensional nem mesmo contribuiriam para atribuir a distintividade necessária à essas marcas, pois, na sua acepção mais conservadora, o exame deve se restringir à forma plástica para a qual se pleiteia o registro^[73].

A par disto é que embora não haja diferenciação quanto aos requisitos de registrabilidade exigidos para marcas tridimensionais em relação às demais categorias de marcas, pode existir maior rigor no exame das primeiras, pois é maior a dificuldade de se atribuir ao desenho do produto uma distintividade suficiente a torná-lo uma marca na sua acepção mais basilar, de indicadora da origem de determinado bem ou serviço.

Com base neste discurso é que a orientação da doutrina e jurisprudência estrangeiras^[74] se volta no sentido de exigir a comprovação por parte do titular da distintividade adquirida por uma forma para garantir a sua proteção em favor daquele que a reivindica, no que se refere à configuração de produto.

No famoso precedente Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc.^[75], a Suprema Corte norte-americana notou que a forma/configuração do produto (“product design”) jamais poderia ser considerada “inerentemente distintiva”, mas somente se adquirir o sentido secundário que é caraterístico das marcas^[76]. Para atingir tal condição, a forma deve apresentar características especiais para aludir a origem do produto ao público, como o exemplo clássico da marca tridimensional TOBLERONE, mediante a constituição da prova pertinente.

Não é por outra razão que parte da doutrina brasileira pondera sobre a necessidade, ou, ao menos, recomendação, de que as empresas se empenhem em atribuir distintividade às formas levadas a registro para adquirirem significado secundário e satisfazer o requisito básico de qualquer marca. Este é o entendimento de Barbosa (2011) em seu estudo sobre a questão do “secondary meaning” no direito brasileiro^[77].

Os esforços do detentor da marca para fixar no público, por meio de ações publicitárias, a percepção de que aquela forma pretende exercer função de marca pode ser, inclusive, considerada como prova hábil a demonstrar o viés distintivo que aquele sinal tem e como é utilizado e esse raciocínio pode ser justificado com base no artigo 6 quinquies C(1)  da Convenção da União de Paris (“CUP”) e no artigo 15.1 do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (“Acordo TRIPs”)^[78].

Ademais, é natural concluir que o maior rigor neste tipo de exame se dá pelo fato de que a concessão da marca para uma determina forma ou configuração equivale a restringir o seu uso por terceiros, retirando-a da vala do domínio comum por terem passado a assinalar a origem específica de um produto de um determinado agente do mercado, o que o tornou merecedor de exclusividade. E, em comparação ao universo virtualmente infinito das marcas nominativas ou elementos gráficos formadores das marcas mistas, isso não ocorre com a forma plástica de um produto.

E, como o próprio precedente exarado no caso Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Brothers, Inc. salientou, a aparente rigorosidade aplicada neste caso pode ser mitigada pela própria possibilidade daquele detentor do desenho obter a sua proteção mediante o instituto do desenho industrial, verificadas as premissas aplicáveis no Brasil para a sua proteção – especialmente não divulgação por mais de 6 meses – ou mesmo por direitos autorais.

Por outro lado, os adeptos da vertente de que a lei marcária brasileira admite a concessão de registros para marcas tridimensionais sem qualquer necessidade da apreciação prévia quanto à aquisição ou não de sentido secundário por uma forma, sustentam que não seria competência do INPI fazer essa avaliação no bojo do sistema registral – no Brasil, atributivo de direito – sem considerar questões fáticas^[79] que, nestes casos, casos não essenciais para a verificação da aquisição do significado secundário. Nesta linha de raciocínio, a questão do significado secundário seria sim passível de exame pelo ordenamento jurídico brasileiro, com base no que dispõem os tratados internacionais que aqui vigoram, mas somente na esfera judicial.

É bem verdade que a prática da Autarquia Federal vinha se alinhando justamente com esse entendimento desde a nova Lei nº 9.279/96, admitindo o registro de tais formas como marcas tridimensionais independente de aquisição de significado secundário, até porque a interpretação mais evidente da lei reconhece, como regra, a possibilidade da proteção dupla de formas ou elementos ornamentais como desenho industrial e marca tridimensional, e não apenas em caráter excepcional (com a prexistência do significado secundário).

Ocorre que, pelo teor das Diretrizes de Análise de Marcas desde o ano de 2010 e hoje pelo Manual de Marcas de 2014, o INPI passou a aplicar parâmetros específicos no exame de pedidos de registro de marcas tridimensionais, para se alinhar aos critérios que são considerados na sua proteção no exterior, conforme se infere do capítulo 5.9.5, que trata desta categoria de marcas no referido Manual. No referido capítulo, vale destacar o seu o item a), o qual dispõe que seria necessário verificar “se a forma tridimensional reivindicada apresenta determinadas características configurativas capazes de permitir o seu reconhecimento ou sua identificação enquanto produto ou serviço, de modo que se possa relacioná-la a um produtor ou prestador de serviço determinado, distinguindo-a das demais, de origem diversa, cumprindo assim com a sua função no mercado, qual seja, identificar um produto ou um serviço”, o que basicamente equivale à análise do secondary meaning.

Vê-se, portanto, que pontos aqui abordados quanto aos possíveis entraves à viabilidade de registro de formas, elementos estéticos e cores como marca tridimensional passam a constar das Diretrizes de Exame do INPI, gerando incertezas quanto ao grau de rigidez no exame destes sinais.

O debate também ocorre em sede judicial, valendo citar um precedente interessante que ilustra tal posicionamento mais rigoroso, notadamente no caso do COPO AMERICANO, no qual foi proferida sentença pela 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro que se orienta justamente no sentido de reconhecer a necessidade de configuração do secondary meaning para que a forma ornamental seja passível de proteção como marca, o que se vislumbrou no referido julgado^[80].

Por outro lado, diverso é o entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência norte-americana quanto à configuração de estabelecimento, na qual há um menor rigor na análise da distintividade, que pode ser cogitada de forma inerente, logo, independente de prova sobre sua aquisição por meio do uso junto ao público. O julgado que capitaneou tal orientação foi proferido no também famoso caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., julgado em 1992 pelo Suprema Corte dos Estados Unidos, e que tratou do trade dress de restaurante, o qual seria inerentemente distintivo^[81].

Um caso interessante oriundo do Tribunal de Justiça de São Paulo foi o Agravo de Instrumento nº 0130884-69.2013.8.26.0000, da 9ª Câmara de Direito Privado e que vale ser comentado de forma específica, na medida em que ali se reconheceu também a necessidade de proteção do trade dress como forma de resguardar a imagem de uma empresa no seu mercado^[82].

Por fim, também é relevante fazer comentários sobre as questões por trás do requisito da funcionalidade, na medida em que o estabelecimento do mesmo se dá com a finalidade de evitar que empresas consigam uma extensão indevida de sua proteção patentária e vintenária por meio da obtenção de direitos sob trade dresses que seriam supostamente também protegíveis como marcas.

Nos Estados Unidos, a doutrina da funcionalidade encontra-se bastante respaldada e, a seu respeito, vale a citação do julgamento proferido no ano de 1995, também pela Suprema Corte, no caso Qualitex Co. V. Jacobson Products Co., Inc., em que ficou clara a preocupação do colegiado de Juízes em evitar o uso de manobras pelas empresas para a obtenção de proteções perpétuas, em detrimento à competição^[83] e à política de propriedade industrial que justifica a proteção patentária ou de copyright (ou direitos de autor).

É por tal razão que alguns defendem que que se um objeto já foi protegível por patente, desenho industrial ou copyright e suas respectivas proteções já expiraram, tal fato já seria indício contundente de que a empresa interessada não poderá somente depois levar o mesmo objeto a registro por meio do sistema de marcas, o que, de fato, orientou a decisão exarada pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Agravo de Instrumento nº 2005.02.01.011707-0, proferido em 28 de agosto de 2007.

Em sentido contrário à aplicação da doutrina da funcionalidade, poderia-se cogitar a defesa de que, ao se admitir a sobreposição de direitos de propriedade intelectual (dupla proteção) sobre um mesmo objeto, é inerente a este fato antecipar que, no caso do direito marcário, este tem o potencial de permanecer incólume ao longo do tempo, enquanto que as demais proteções têm um fim certo. Além disso, como já antevia Gama Cerqueira (1982, p. 852), caberia ao empresário a definição de como melhor proteger o seu produto, considerando que as proteções conferidas pelo desenho industrial e marca são legalmente distintas; enquanto que a primeira é temporalmente limitada, a segunda o é setorialmente^[84], além de que o processo de marca está sujeito a um exame de mérito, quando isto não ocorre com o desenho industrial.

Em vista do exposto, o que se vê é uma constante evolução na dinâmica dos agentes do mercado no que se refere ao uso do sistema de marcas para a proteção registral de determinadas formas estéticas e ornamentais, e que questões como o requisito de distintividade, imprescindível a qualquer marca, ou mesmo quanto ao aspecto da funcionalidade podem vir a ser suscitadas pelo INPI e Poder Judiciário no sentido de não reconhecer a registrabilidade destes sinais por lhes prescindir tais requisitos, sob pena, no primeiro caso, de estender em muito a proteção marcária que deve ser concedida à configuração de produto no mercado ou, no segundo caso, causar interferências com os regramentos legais que tratam de outros institutos de propriedade industrial, como o sistema de patentes ou desenho industrial.

 

 

 

 

 

Merchandising

Uma das práticas comerciais e correspondente construção jurídica que bem reflete a expansão dos direitos marcários se deu com a consolidação dos direitos de merchandising no mundo dos negócios.

Os primeiros passos da construção do que hoje se entende por direitos de merchandising foram dados nos Estados Unidos e remonta a década de 1970, quando as firmas notaram o potencial econômico oriundo da exploração de suas marcas por meio do seu licenciamento a terceiros para abarcar outras formas de uso não relacionadas à atividade fim do titular da marca^[85], ou seja, usos que não se prestam à diferenciação de seus próprios bens ou serviços.

O instituto foi consolidado após uma série de decisões judiciais exaradas naquela época – sendo a mais conhecida delas a decisão proferida no caso Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing, pela Corte de Apelação do 5º Circuito^[86], em que associação buscou a cessação do uso e comércio de emblemas com marcas dos times integrantes da associação – e que ampliaram a percepção geral dos juízes e operadores do direito sobre quais seriam as hipóteses de “risco de confusão”, passando a identificá-lo também quando ocorre confusão quanto ao patrocínio (CALBONI, 2011). Tal entendimento jurisprudencial acabou sendo mais tarde codificado na Lei de marcas norte-americana, pelo FTDA – Federal Trademark Dilution Act, citado anteriormente.

Na sua forma clássica, o merchandising ocorre pelo uso de marcas ou personagens em uma infinidade de bens de consumo não relacionados ao uso original destes sinais e que podem ser chamados de produtos promocionais – que têm o objetivo de expor e valorizar a marca junto ao consumidor. Outra forma de uso da marca para merchandising se dá por meio do patrocínio de uma empresa a eventos esportivos ou culturais, a qual, em contrapartida, tem o direito de vincular a sua própria marca à do evento patrocinado.

Conforme apontado por Bone (2005), a utilização da marca para fins de merchandising e o controle exercido pelo titular da marca no que se refere a este uso poderia ser destacado como sendo o direito mais amplo conquistado no âmbito do sistema marcário^[87], pois nesta seara não existe qualquer discussão relativa à limitação do direito no âmbito do princípio da especialidade. Os direitos sobre marca podem ser invocados pelo titular contra qualquer terceiro que a aponha em produtos sem a devida autorização do primeiro, ou seja, sem que ele seja um licenciado oficial, o que se baseia no preceito de que o segundo estará se locupletando dos esforços dispendidos pelo titular da marca para a construção do goodwill do sinal distintivo, que compreende a reputação e poder de persuasão da marca sobre o consumidor, o que, logo, representaria o enriquecimento ilícito deste terceiro.

Como se pode notar a partir desta primeira análise, a base da proteção da marca em sede de merchandising se assemelha aquele que respalda a teoria da diluição, embora os dois casos tratem de forma distintas de uso; a diluição recrimina o uso de marca infratora por terceiro em outro segmento de mercado, mas em que este terceiro o faz ainda com o propósito tradicional da marca (sinal para identificar seus próprios produtos ou serviços), enquanto que, como visto, esse não é o uso promovido no caso do merchandising.

Em vista desta caracteristica, os direitos de merchandising são por vezes definidos como a concretização da marca como sendo o próprio “produto”, sendo este o ápice do fenômeno no qual as marcas passam a exercer um poder persuasivo no consumidor. Tentando fazer um paralelo com as outras formas de proteção já conhecidas no que se refere aos sinais distintivos, Dogan e Lamley (2005) afirmam que “casos de merchandising representam um tipo híbrido de ações de infração envolvendo configuração de produto e marcas formadas por elementos nominativos: em geral, eles envolvem marcas protegidas, mas as marcas são mais configuração de um produto do que uma marca propriamente dita”^[88].

Haja vista o aparente caráter quase absoluto dos direitos de marca na sua utilização para merchandising, tal modalidade é alvo de críticas por parte da literatura [DOGAN E LAMLEY (2005); LUNNEY (1999); KAHN (2004)], pois a consagração deste direito não teria respaldo na justificação por trás do direito de marcas. A razão disto é porque a marca neste contexto não se prestaria a informar o público e impedir o seu risco de confusão, não teria qualquer intenção de promover um mercado competitivo^[89], assim como não estimularia o incremento da qualidade nos produtos, mesmo porque aqui a marca é o próprio produto. Assim, na visão destes críticos e sob o ponto de vista social, haveria mais custos do que benefícios a serem aferidos pela sociedade.

Acrescentam Dogan e Lamley (2005) ao afirmar que embora o direito de marcas estimule investimentos das firmas na construção do goodwill, este não seria um objetivo per se da política pública que dá suporte ao sistema marcário, que não foi concebido para que o titular possa controlar todo e qualquer uso de sua marca meramente com base na justificativa geral do free riding, citando, para tanto, o exemplo de uma loja que se instala em um shopping center e se aproveita o renome de uma loja âncora na medida em que ela atrai consumidores para aquele empreendimento e que também poderão consumir na loja de menor expressão, de modo que tais ganhos obviamente não poderiam ser coibidos por lei. Também não seria objetivo do direito marcário maximizar ilimitadamente o lucro das empresas, como apontou Franklin (2011), razão pela qual argumentos como uma possível perda de receita das empresas advinda de uma limitação dos direitos de merchandising não seria convincente^[90].

No entanto, não parece razoável a rejeição aos direitos de merchandising simplesmente com base na justificativa de que este não atenderia os objetivos que dão suporte ao direito marcário quando isso é feito com base na sua visão estritamente tradicional, pois, como já visto, cabe a lei e ao seu intérprete acompanhar a realidade dos fatos, sendo de pouca ou nenhuma valia contestar a existência de uma prática negocial tão consolidada e que envolve uma nova forma de uso das marcas como ferramenta de propaganda ao invés de buscar a sua acomodação do ordenamento jurídico, especialmente quando, ao contrário do que defendem os críticos, estão envolvidos os interesses das empresas mas também do próprio público que se pretende resguardar.

Isso porque, no que tange à questão do risco de confusão, não se pode esquecer que o ponto fundamental da defesa dos direitos de merchandising se respalda na noção de “confusão quanto ao patrocínio”, acima mencionada, haja vista que existiria por parte do consumidor uma expectativa natural de que os produtos grifados por uma marca seriam autorizados ou mesmo produzidos pela titular do sinal distintivo, de modo que, enquanto que isso não corresponde à realidade, o público mesmo assim seria induzido à fazer uma associação indevida entre a marca usada sem autorização e aquele que a empregou, como se entre estes houvesse alguma relação de patrocínio.

Muitos sugerem que o acréscimo de uma ressalva para apontar ao consumidor que um produto não é oficial já seria suficiente para impedir a modalidade de risco de confusão supramencionada, mas essa assertiva encontra resistência pelo fato de tal solução seria equivalente a autorizar a produção de produtos contrafeitos, contanto que o contrafator faça a mesma ressalva sugerida para os casos de merchandising (CALBONI, 2001). Tal alternativa, na realidade, já havia sido expressamente rejeitada na decisão do caso Boston Professional Hockey Association v. Dallas Cap & Emblem Manufacturing [91]. Franklin (2011), por sua vez, sucita ainda os problemas que poderiam decorrer no uso de uma mera ressalva no ponto de venda, uma vez isso não impede a confusão poderia ocorrer posteriormente, quando o aviso já terá sido retirado do produto pelo comprador^[92].

Além disso, Calboni (2001) faz uma ponderação interessante, no sentido de que, no fim das contas, os direitos de merchandising não seriam por si só uma teoria ampliativa dos direitos de marca, mas apenas um nova forma de uso em relação a qual as noções básicas de direito marcário bastariam para socorrer o interesse das empresas^[93] e que as críticas quanto à sua aplicação parecem decorrer de um certo inconformismo quanto à intenção legítima dos titulares de expandir a sua atividade para a produção de novos bens, quais sejam, aqueles que serão comercializados como produtos promocionais^[94]. Em outras palavras, produtos promocionais nada mais são do que produtos e o titular da marca poderá ampliar o escopo de sua atuação empresarial para compreender atividades secundárias que envolvam esta sua produção.

É justamente por esta razão que não se poderia conceber nestes casos uma interferência na concorrência maior do que aquela que já ocorre em razão dos direitos de marca na sua acepção clássica. Além disso, os direitos de merchandising, por seu turno, não poderão ser invocados quanto ao uso da marca fora do contexto comercial, para fins de discurso, crítica, paródia, entre outros, exceto nas hipóteses em que a teoria da diluição poderá ser aplicada, de modo a melhor balancear os direitos de merchandising e não torná-los irrestritos.

Outra linha de raciocínio que vai em defesa dos direitos de merchandising se refere ao tratamento dos artigos de luxo, que na teoria econômica também são chamados de Veblen goods^[95], i.e. os bens que são desejados justamente em razão do seu alto preço e, portanto, tem valor na sua escassez e nível de exclusividade. Nestes casos, portanto, o poder do titular de controlar o uso de sua marca é extremamente importante, sob pena da perda real do valor da marca nos próprios produtos principais destas empresas.

Por fim, não se pode descartar que o papel persuasivo das marcas não é uma via de mão única e que é do interesse do consumidor fazer uso das marcas também como forma de sua própria expressão e, como já falado, que existam marcas cada vez mais fortes no mercado, acrescentando-se, ainda, os benefícios que cercam as atividades econômicas envolvendo o merchandising no que se refere à circulação de riqueza.

Conclusão

Como se viu ao longo deste artigo, a evolução das práticas negociais das empresas levou a um natural incremento nas suas formas de uso das marcas, com maior ênfase no seu caráter estratégico voltado para o poder de persuasão que exerce nos consumidores, o que a torna um ativo patrimonial de imenso valor para as empresas. Como decorrência deste processo, não espanta que novos conflitos envolvendo o uso de sinais distintivos no mercado tenham surgido no meio jurídico, o que levou a necessidade de um aprofundamento por parte dos operadores de direito das discussões acerca das reais funções e o papel da marca na sociedade, de modo a compreender que todas as suas facetas merecem o resguardo pelo ordenamento jurídico.

Neste contexto histórico é que novas construções jurídicas foram sendo desenvolvidas pela doutrina e sedimentadas na prática jurídica, como a teoria da diluição, o trade dress e o merchandising.

Tais doutrinas têm justamente em comum o fato de preverem a proteção da marca como um bem em si mesmo e que consideram indevido o uso do sinal distintivo por terceiros, ainda que desvinculado da sua função marcária clássica e utilização no comércio. Ainda que alguns deles não estejam explicitados na lei pátria no que tange a marcas, tratam-se de preceitos que expandem a proteção conferida aos seus titulares além da sua faceta tradicional (princípio da especialidade das marcas e risco de confusão), mas cuja aplicação, em alguns casos específicos, se faz imperiosa para a preservação da reputação e valor comercial da marca, com devido respaldo nos princípios da repressão a atos de concorrência desleal e do enriquecimento ilícito.

Não obstante os desafios que podem ser vislumbrados no exame destas matérias, a aceitação de que novos institutos foram criados para prever a proteção marcária mais adequada em alguns casos é fundamental e demonstra um maior nível de maturidade e enriquecimento do conhecimento jurídico local. Assim, é importante que o Brasil encare as possíveis dificuldades interpretativas que decorram destes conceitos ampliativos como um estímulo ao aprimoramento das discussões doutrinarias em nosso país, inclusive para o melhoramento das normas legais hoje vigentes, para que passem a prever tais institutos de forma cada vez mais clara para a resolução de conflitos envolvendo o direito marcário.

BIBLIOGRAFIA

AAKER, David A. Marcas: brand equity gerenciando o valor da marca. São Paulo: Negócio, 1998. 10ª edição.

ASCENÇÃO, José de Oliveira. As funções das marcas e os descritores. Revista da ABPI, no 61, nov/dez 2002.

BARBOSA, Denis Borges. Da Tecnologia à Cultura: Ensaios e Estudos de Propriedade Intelectual. Lumen Juris. Rio de Janeiro, 2011.

BEEBE, Barton. Search and Persuasion in Trademark Law. 103 Michigan L. Rev. 2020, 2005.

<http://128.197.26.36/law/central/jd/organizations/journals/bulr/volume86n3/documents/BONEv2_000.pdf>

BRASIL. Lei 9.279 de 1996. Lei da Propriedade Industrial. Disponível em: <http://www.presidencia.gov.br>. Acesso em: 18 Abr. 2014.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br>. Acesso em: 18 Jun. 2014

CABRAL, Filipe Fonteles. Diluição de Marca: Uma teoria defensiva ou ofensiva? Revista da ABPI n° 58, mai/jun 2002

CARTER, Stephen L. The Trouble with Trademark, 99 Yale L.J. 759, 766 (1990)

 

DOGAN, Stacey L.; LEMLEY, Mark A., The Merchandising Right: Fragile Theory or Fait Accompli? Emory Law Journal, Vol. 54, p. 461, 2005; Stanford Public Law Working Paper No. 105. Disponível: <http://ssrn.com/abstract=636872>

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. RT-SP, 2ª Edição, 1982, vol. 2.

CORREA, Jose Antonio Faria. Algumas Reflexões sobre a Teoria da Distancia e a Teoria da Diluição. Revista da ABPI n° 100, mai/jun 2009

DONAHEY, M. Scott. “Distinctive” And “Famous” – Separate Requirements Under The Federal Trademark Dilution Act? J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 174 (2004)

FRANKLIN, David. League Parity: Bringing Back Unlicensed Competition in the Sports Fan Apparel Market. 86 Chi.-Kent. L. Rev. 987 (2011). Disponível em <http://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol86/iss2/18>

GRACIOSO, Francisco. (organizador). As Novas Arenas da Comunicação com o Mercado. São Paulo: Atlas, 2008.

JACOBY, Jacob J. The Psychological Foundations of Trademark Law: Secondary Meaning, Genericism, Fame, Confusion and Dilution, 91 The Trademark Reporter nº 1013, 1025 (2001). Disponível em <http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=229325>

KAHN, Mark A. May the Best Merchandise Win: The Law of Non-Trademark Uses of Sports Logos, 14 Marq. Sports L. Rev. 283 (2004) Disponível em: <http://scholarship.law.marquette.edu/sportslaw/vol14/iss2/3>

KELLER, K. L; MACHADO, M. Gestão estratégica de marcas. São Paulo: São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006

KOTLER, Philip.; KELLER, K.L. Administração de Marketing. 12ª ed. São Paulo -SP: Pearson Prentice Hall, 2006.

LANDES, William M.; POSNER, Richard. Trademark Law: An Economic Perspective. 30 Journal of Law and Economics 265 (1987)

 

LANDES, William M.; POSNER, Richard. The Economics of Trademark Law. 78 The Trademark Reporter nº 267 (1988)

LUNNEY, Glynn S. Trademark Monopolies. 48 Emory L.J. 367, 396 (1999)

MCCARTHY, J. Thomas. Trademarks and Unfair Competition. § 2:4 2a ed. (1984)

MOSKIN, Jonathan E. Dilution or Delusion: The Rational Limits of Trademark Protection. 83 The Trademark Reporter nº 122 (1993)

NASER, Mohammad Amin. Re-Examining The Functions Of Trademark Law. Chicago-Kent Journal of Intellectual Property (2008).

NEUMAYR, Rafael. Aproveitamento parasitário dos elementos de identificação da empresa: deslealdade entre não concorrentes. Dissertação (Mestrado) – Dissertação para obtenção do título de Mestre, área de concentração Direito Empresarial junto à Faculdade de Direito Milton Campos (2010).

PORT, Kenneth L. The Unnatural Expansion of Trademark Rights: Is a Federal Dilution Statute Necessary? Faculty Scholarship. Paper 140. Disponível em: <http://open.wmitchell.edu/facsch/140>

RAMELLO, Giovanni B.; SILVA, F. Appropriating signs and meaning: The elusive economics of trademark. Department of Public Policy and Public Choice – POLIS, Working paper n. 76 (2006).

RIBEIRO, Emílio Soares. Um estudo sobre o símbolo, com base na semiótica de Peirce. Estudos Semióticos. Vol. 06, nº 01, junho/2010 Disponível em: <http://www.fflch.usp.br/dl/semiotica/es/eSSe61/2010esse61-esribeiro.pdf>

STAFFIN, Elliot B. The Dilution Doctrine: Towards A Reconciliation with the Lanham Act. Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal, Volume 6, Issue 1 1995. Disponível em:

<http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1103&context=iplj>

 

SWANN, Jerre B. An Interdisciplinary Approach to Brand Strength. 96 The Trademark Reporter nº 4 (2006)

SWANN, Jerre B. INTA and Dilution. 93 The Trademark Reporter nº 1 (2003)

 

TINOCO SOARES, José Carlos. Concorrência Desleal vs. ‘Trade dress’ e/ou ‘Conjunto-imagem’. São Paulo: Ed. do Autor (2004)

 

^[1]  O autor explicitou que “Sem dúvida, como afirma Eliade (1991a, p. 8), o pensamento simbólico, em todas as suas dimensões, é consubstancial ao ser humano e precede qualquer linguagem e razão discursiva” http://www.fflch.usp.br/dl/semiotica/es/eSSe61/2010esse61-esribeiro.pdf

^[2] Como explicitou Gama Cerqueira (1982, pg. 751), o uso das marcas se originou da “tendencia natural do homem de impor às suas criações o cunho de sua personalidade ou de marcar os objetos de sua propriedade (…) não se pode emprestar a esses costumes o mesmo caráter econômico de que se reveste, na época contemporânea, o uso das marcas industriais”.

^[3] Um exemplo conhecido é o uso das marcas na antiguidade para “identificar armas, animais e utensílios de seus proprietários” (ZEBULUM, 2006, pg. 56), enquanto que Keller e Machado (2006) citam especificamente a sua utilização em “Utensílios de cerâmica e lâmpadas de argila às vezes eram vendidos longe das oficinas onde eram fabricados, e os compradores procuravam os selos de oleiros confiáveis como guia de qualidade. Foram encontradas marcas em porcelana chinesa antiga, em jarros de cerâmica da Grécia e Roma antigas e em mercadorias provenientes da Índia datadas de cerca de 1300 a.C”.

^[4] Nas palavras de Schechter (1970), “the protection of trademarks originated as a police measure to prevent ‘the grievous deceit of the people’ by the sale of defective goods, and to safeguard the collective good will and monopoly of the gild”.

^[5] Embora não haja no capítulo que trata dos direitos de marca na Lei da Propriedade Industrial – Lei nº 9.279/96 qualquer referência explícita à expressão “distintividade intrínseca”, tal conceito está abarcado pela definição de marca trazida pelo artigo 122 do referido diploma legal.

^[6] Em outras palavras, a marca contribui para a redução da assimetria da informação entre consumidor e produtor, conforme apontaram Landes e Posner (1987), e da falha de mercado provocada pela consequente seleção adversa. Como destacou Ramello e Silva (2006) ao tratar do tema, “the underlying economic problem is the presence of information asymmetries and adverse selection: in the absence of adequate information, consumers are unable to determine the quality of what they are purchasing and therefore make choices which, taken together, are sub-optimal for the market”.

^[7] Aponta o autor que “if consumers can learn about the quality levels associated with each brand, this gives each manufacturers an incentive to improve the quality of his product as much as consumers are willing to pay for it”.

^[8] Um exemplo emblemático é apontado por Bannon (1990) ao explicitar que “The concept of a trademark as solely a symbol of product source is slowly being eroded. Franchising and merchandising have made trademark licensing a widespread commercial practice with a resulting development of a new rationale for trademarks as representative of product quality”.

^[9] Neste sentido, Naser (2008) afirmava que “The significance of this development is that the identity of the manufacturer itself is of no importance; trademarks do not tell consumers where the goods and/or services come from. Rather, consumers are now interested in knowing that certain goods and/or services emerge from a certain source and origin which could be anonymous, and this makes them differ between those goods and/or services from the goods and/or services of others of the same class. As one scholar argues: “[t]rademarks could be understood as indications, not necessarily of physical origin, but of a more general connection between the trademark owner and the trademarked goods.” Sobre este tema, também se faz referência ao precedente Coty, Inc. v. LeBlume Import Co., 292 F. 264, 267-68 (S.D.N.Y. 1923),

aff’d, 293 F. 344 (2d Cir. 1923) em que o notório Juiz Learned Hand, J. expõe que “It is, of course, not necessary that he should be known as the maker; on the contrary, it will suffice if the article be known as coming from a single, though anonymous, source.”

^[10] Tal situação é clara no que se refere à contratos de licenciamento de uso de marca, o que permite que o bem seja produzido em diversos locais, mas com o controle de qualidade da licenciadora.

^[11] Com efeito, os autores expoe a questão da seguinte forma “Many persons purchase branded goods for the purpose of demonstrating to others that they are consumers of the particular goods, in other words to impress others. They advertise themselves (much as sellers of goods advertise their goods) by wearing clothes, jewelry or accessories that tell the world that they are people of refined (or flamboyant) taste or high income”.

^[12] O tema foi abordado por Gracioso (2008) ao comentar que “Os atributos dessas marcas (…) eram sempre ligadas às diferenças/vantagens dos produtos que simbolizavam. Em outras palavras, as marcas tinham conotações concretas, ligadas à qualidade ou performance do produto. Conclui-se que a concorrência entre as marcas de uma mesma categoria se baseava em diferenças concretas de qualidade, muito mais do que em conotações subjetivas criadas pela propaganda.”

^[13] A este respeito, Beebe (2005), faz uma crítica contumaz ao que seria o consumidor padrão, capaz e sofisticado, que foi idealizado pelo estudo econômico das marcas, como aquele sempre motivado a fazer escolhas racionais. Logo, os racionais construidos, acima expostos, e que fundamentam o papel das marcas, desconsideram um fator chave, qual seja, o poder que as marcas tem de alterar as preferências do consumidor. Assim explicita: “The received orthodoxy that trademark law exists to minimize our search costs elides a fundamental question: are we searching for trademarks or are trademarks searching for us? (…) The dominant view conceives of trademark law as designed to facilitate search, and of the consumer as sovereign over the market and over trademark law itself. This view sees the law through the lens of instrumental reason. It is concerned with the most efficient means to a given end. It is not concerned with what that end is, and does not accept the possibility that a rationalization of the means might alter the end sought and ultimately produce an irrational end. (…) For the minority view, persuasion is the inversion of search. It is the process by which trademarks find us. The minority view passes judgment on the ends of the law”.

^[14] No entanto, é importante ressaltar que o artigo 131 da Lei determina que “a proteção de que trata esta Lei abrange o uso da marca em papéis, impressos, propaganda e documentos relativos à atividade do titular termos da lei em vigor”.

^[15] Com efeito, Barbosa (2008) cita em seu texto os ensinamentos de Guillermo Cabanelllas De Las Cuevas e Luis Eduardo Bertone in “Derecho de Marcas: marcas, designaciones y nombres comerciales” ao explicar que “(…) Deste conjunto de funções, o essencial – sob a ótica jurídica – é a distintiva. Juridicamente, as funções restantes constituem uma consequencia da função distintiva. (…) As funções restantes que a marca desempenha se derivam facticamente desta função principal. Assim, a função de garantia de qualidade é de fato possivel porque o dono da marca tem um interesse econômico em preservar a qualidade dos produtos identificados com a mesma. Se o dono da marca desiste de manter tal qualidade, não existe em geral ação jurídica possible destinada a preservar em tal caso a função de garantia de qualidade. É neste sentido que cabe qualificar a função distintiva como jurídicamente essencial”.

^[16] Nos dizerem de Ascenção (2002), “A marca não dá nenhuma garantia jurídica de qualidade. A qualidade do produto ou serviço pode aumentar ou diminuir sem que isso tenha reflexos jurídicos; só terá reflexos mercadológicos. Não há pois também uma função de garantia”.

^[17] Nas palavras de Bone (2005, p. 549) “The core of trademark law, as it is understood today, is based on a model which I shall call the ‘information transmission model’. This model views trademarks as devices for communicating information to the market and sees the goal of trademark law as preventing others from using similar marks to deceive or confuse consumers”

^[18] Veja-se que tais hipóteses foram originalmente previstas no que seria equivalente à lei de marcas norte-americana (“Lanham Act”), denominadas naquele como confusão em relação à fonte (confusion as to the source); confusão em relação ao patrocínio ou afiliação (confusion as to sponsorship or affiliation); e confusão reversa (reverse confusion) e que, embora esta última não recepcionada abertamente pela Lei nº 9.279/96, esta é suscitada pelos operadores do direito como sendo a hipótese em que uma empresa mais famosa para a adotar a marca mais antiga de uma empresa menor, fazendo crer que a marca provêm originalmente da primeira.

^[19] No Brasil, por exemplo, tal delimitação está bem definida em lei, no artigo 128 da Lei nº 9.279/96, quando o legislador condiciona a obtenção de registro marcário mediante a comprovação da atuação lícita e efetiva da empresa no ramo de atividade envolvendo os produtos e serviços que serão abarcados pelo futuro registro marcário.

^[20] A criação de conceitos como initial interest confusion e post sale confusion comprovam a tendência de esticar ao máximo as normas legais para compreender circunstâncias fáticas em que a confusão pode ocorrer, mais precisamente, para flexibilizar o entendimento tradicional de que a confusão, quando ocorre, se dá necessariamente no momento da compra pelo consumidor. Isso porque a primeira hipótese considera a possibilidade de confusão também antes da compra, enquanto que o segundo a considera posteriormente. Nestes casos, procura-se evitar o risco de confusão de outros potenciais compradores que possam visualizar o produto fora do ponto de venda, e não mais o comprador “original”, na medida em que a confusão ocorre, por exemplo, após a compra do produto, no caso da post sale confusion. Um exemplo que costuma ser citado é aquele do comprador de um relógio contrafeito assinalado pela marca ROLEX e que evidentemente sabe se tratar de um produto não genuíno, enquanto que, por outro lado, qualquer observador do produto quando em uso pelo consumidor pode acreditar se tratar do relógio original da referida marca. Tratam-se de institutos ainda pouco explorados no Brasil, mas bem consolidados nos Estados Unidos.

^[21] Aaker (1998, p. 16), professor especialista na área de marketing na Universidade de Berkeley, define que o brand equity (ou valor patrimonial da marca) é “um conjunto de ativos e passivos ligados a uma marca, seu nome e seu símbolo, que se somam ou se subtraem do valor proporcionado por um produto ou serviço para uma empresa e/ou para os consumidores dela” e que seria sustentado por cinco pilares: lealdade à marca; conhecimento do nome; qualidade percebida; associações à marca em acréscimo à qualidade percebida e outros ativos do proprietário da marca – patentes, marcas, relações com canais de distribuição e outros – que representem uma vantagem competiva.

^[22] A visão proprietária das marcas como forma de impedir a apropriação por terceiros do goodwill por trás destes sinais, ou seja, fora do âmbito do princípio da especialidade é bastante controversa. Tal questão sera tratada algumas vezes ao longo deste artigo. Além disso, particularmente sobre o goodwill, Bone (2005, p. 552) afirma que existem diversos tipos de goodwill e ao mencionar que “Judges and lawyers should be careful to identify the type of goodwill at stake in a trademark case and explain why protecting it serves information transmission goals. Sometimes broad liability may be justified because of the high enforcement costs of tailoring protection to fit information transmission policies more closely. But broad liability should never be justified simply on the ground that trademark law prevents goodwill appropriation. Until this form of justification is eliminated, we cannot hope to achieve a sensible and coherent body of trademark law”.

^[23] Embora Strasser (2006) aponte que a teoria da diluição já seria desde antes aplicada pelas Cortes alemãs por meio da Lei de Concorrência Desleal e Código Civil alemãos, de onde Schechter teria extraído o conceito de coibir a exploração de reputação de marca de terceiro ao analisar uma decisão judicial exarada por um dos Tribunais alemãos. Além disso, para tratar dos fundamentos da diluição, Schechter apontou que estes já teriam sido discutidos em uma ação judicial que tramitou perante a Corte Judicial Inglesa no final do século XIX, na qual se discutiu o uso (indevido) da marca KODAK para assinalar bicicletas.

^[24] Como aponta Moskin (1993, p. 26), curiosamente, o nome da teoria não teria sido cunhado por Schechter, embora seja pacificado o entendimento na literatura de que o autor foi o primeiro a consolidar as ideias que respaldam a justificativa da existência do instituto.

^[25] O trabalho foi republicado no Trademark Reporter nº 334, volume 60, pg. 334-352 (1970) sob o mesmo título “The Rational Basis of Trademark Protection”.

^[26] No referido trabalho, Schechter (1970, p. 337) comenta que “To describe a trademark merely as a symbol of good will, without recognizing in it an agency for the actual creation and perpetuation of good will, ignores the most potent aspect of the nature of a trademark and that phase most in need of protection (…)”.

^[27] “We have seen that the proper expansion of trademark law has been hampered by obsolete conceptions both as to the function of a trademark and as to the need for its protection”

^[28] Neste sentido, Schechter (1970) discorre que “(…) Our conclusion that the preservation of the uniqueness of a trademark should constitute the only rational basis for its protection is fortified by the doctrine that has developed within recent years in German law on this same point”.

^[29] No inglês, blurring. Staffin (1995, p. 118) define esta modalidade de diluição como sendo “(…) the ‘classic’ or ‘traditional’ strand of the dilution doctrine. (…) defined the injury caused by blurring as distinct from confusion since it ‘occurs when an awareness that a particular mark signifies a single thing coming from a single source becomes instead an unmistaken, correct awareness that the mark signifies various things from various sources”.

^[30] No inglês, tarnishment. Staffin (1995, p. 131) faz a devida comparação entre blurring e tarnishment ao explicitar que “While the dilution by blurring doctrine seeks to protect the uniqueness and distinctiveness of a mark, the dilution by tarnishment theory strives to prevent the diminution of the positive, quality-connoting associations the holder has labored to create through advertising and promotion”.

^[31] “The rule that arbitrary, coined or fanciful marks or names should be given a much broader degree of protection than symbols, words or phrases in common use would appear to be entirely sound”.

^[32] “The real injury in all such cases can only be gauged in the light of what has been said concerning the function of a trademark. It is the gradual whittling away or dispersion of the identity and hold upon the public mind of the mark or name by its use upon non-competing goods. The more distinctive or unique the mark, the deeper is its impress upon the public consciousness, and the greater its need for protection against vitiation or dissociation from the particular product in connection with which it has been used” (pg. 342)

^[33] Nos termos do artigo 10 bis (2) da Convenção da União de Paris, consideração ato de concorrência desleal aquele que “(…) é contrário às práticas honestas em matéria industrial ou comercial”.

^[34] “Dilution thus has its ‘roots in the idea that investments in the future of a brand that make it appealing to consumers should not be undermined by others who seek a free ride, whether on the work that produced the goodwill underlying’”

^[35] O Autor se posiciona da seguinte forma: “The economic argument for condemning goodwill appropriation is based on incentives: the assumption is that a firm will invest optimally in producing goodwill when it expects to be able to capture all the benefits. (…) First, an economic incentive analysis does not, in fact, support giving a firm the right to capture all the benefits of a socially desirable activity; it only supports a right to capture enough of the benefits to cover the costs of engaging in the activity (…) Third, and perhaps most important, there are social costs to allowing a firm to monopolize a mark on a broad misappropriation principle (…) All of these social costs must be balanced against the social benefits”

^[36] Trata-se aqui da distintividade adquirida, que será abordada com mais profundidade nas explanações a serem realizadas no tópico que tratará da proteção do trade dress.

^[37] Texto completo e original da seção 43 (c) (1) do Lanham Act (15 U.S.C. § 1125 c, 1). “Subject to the principles of equity, the owner of a famous mark that is distinctive, inherently or through acquired distinctiveness, shall be entitled to an injunction against another person who, at any time after the owner’s mark has become famous, commences use of a mark or trade name in commerce that is likely to cause dilution by blurring or dilution by tarnishment of the famous mark, regardless of the presence or absence of actual or likely confusion, of competition, or of actual economic injury”

^[38] Texto completo e original da seção 43 (c) (2) (3) do Lanham Act. (2) Definitions. (A) For purposes of paragraph (1), a mark is famous if it is widely recognized by the general consuming public of the United States as a designation of source of the goods or services of the mark’s owner. In determining whether a mark possesses the requisite degree of recognition, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The duration, extent, and geographic reach of advertising and publicity of the mark, whether advertised or publicized by the owner or third parties. (ii) The amount, volume, and geographic extent of sales of goods or services offered under the mark. (iii) The extent of actual recognition of the mark. (iv) Whether the mark was registered under the Act of March 3, 1881, or the Act of February 20, 1905, or on the principal register.

(B) For purposes of paragraph (1), “dilution by blurring” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that impairs the distinctiveness of the famous mark. In determining whether a mark or trade name is likely to cause dilution by blurring, the court may consider all relevant factors, including the following: (i) The degree of similarity between the mark or trade name and the famous mark. (ii) The degree of inherent or acquired distinctiveness of the famous mark. (iii) The extent to which the owner of the famous mark is engaging in substantially exclusive use of the mark. (iv) The degree of recognition of the famous mark. (v) Whether the user of the mark or trade name intended to create an association with the famous mark. (vi) Any actual association between the mark or trade name and the famous mark.

(C) For purposes of paragraph (1), “dilution by tarnishment” is association arising from the similarity between a mark or trade name and a famous mark that harms the reputation of the famous mark.

(3) Exclusions The following shall not be actionable as dilution by blurring or dilution by tarnishment under this subsection: (A) Any fair use, including a nominative or descriptive fair use, or facilitation of such fair use, of a famous mark by another person other than as a designation of source for the person’s own goods or services, including use in connection with— (i) advertising or promotion that permits consumers to compare goods or services; or (ii) identifying and parodying, criticizing, or commenting upon the famous mark owner or the goods or services of the famous mark owner. (B) All forms of news reporting and news commentary. (C) Any noncommercial use of a mark.

^[39] Mesmo com a existência de um enunciado federal com a colocação dos parâmetros de como se deve aferir a hipótese da proteção por diluição, existem discrepâncias quanto ao entendimento das Cortes de Apelação norte-americanas da 2ª e 3ª Regiões) quanto à necessidade de que a marca seja, de forma cumulada, inerentemente distintiva e famosa – considerados, portanto, como dois requisitos separados – ou se a noção de distintividade já estaria abrangida pela fama. O debate tem origem quando se analisa marcas com distintividade adquirida, o que, para muitos, seria um critério para se aferir o requisito “fama”, mas não o requisito “distintividade” (que deverá ser intrínseca), enquanto que, para outros, “fama” e “distintividade” seriam sinônimos para fins de aplicação da lei, entendimento este que é defendido por J. Thomas McCarthy, uma vez que não faria sentido a existência de um requisito “distintividade” já que ele é premissa básica para a proteção marcária per se – sendo irrelevante se é inerente ou adquirida – e que o uso das expressões, de forma concomitante, ocorre com mero propósito de ênfase (DONAHEY, 2004; STRASSER, 2006). Na visão de Donahey (2004), o primeiro entendimento deveria prevalecer, justamente com o propósito de limitar a aplicação da teoria da diluição aos casos mais excepcionais, e que o diferente sentido das palavras teria ficado claro quando se analisa o histórico legislativo da comissão que aprovou o FTDA. Tal alinhamento também em é consoante com as lições de Schetcher ao mencionar a importância do espectro de distintividade das marcas, não se devendo interpretar a palavra “distintividade” como um conceito único, mas, ao contrário, bastante variável.

^[40] Alguns exemplos são trazidos por Schechter (1970) para cogitar quando o uso de marca é tendente a causar diluição por ofuscação, quando se admite a existência de bicicletas KODAK, conforme julgado já comentado que foi proferido pela Corte Inglesa, bem como restaurantes ou calças ROLLS ROYCE. Também é conhecido o precedente judicial exarado no ano de 1963 pela Corte de Apelação do 7º Circuito dos Estados Unidos, no caso Polaroid Corporation v. Polaraid, Inc., que tratou do uso da marca POLARAID para refrigeradores e aquecedores, em ato atentatório à famosa marca POLAROID. Um exemplo de diluição por maculação pode ser visto no caso Anheuser Busch v. Andy’s Sportswear, 40 U.S.P.Q.2d 1542 (N.D. Cal. 1996), em que a última fez uso da marca BUTTWEISER em camisetas.

^[41] Pensamento capitaneado pela Escola de Chicago, em contraposição à Escola de Harvard, notadamente por William M. Landes e Richard A. Posner no seu artigo “The Economics of Trademark Law” do ano de 1988.

^[42] O Autor assim preconiza “If dilution is to be in principle remediable, the mental processes of consumers and other relevant users must be better understood. (…) Our understanding of the mental processes underlying the relevant legal concepts of dilution, good will or “commercial magnetism’’ are inadequate to the task of identifying precisely how or when a mark will be weakened”

^[43] No original, “Such confusion creates an immediate injury, while dilution is a cancer which, if allowed to spread, will inevitably destroy the advertising value of the mark.” Menção feita por Strasser (2006) ao texto de Callmann in Unfair Competition, Trademarks and Monopolies no julgamento do caso Norm Thompson Outfitters, Inc. vs. General Motors Corporation (112, Sec. 71.1, 3rd Ed. 1969).

^[44] No original, “Other cases likewise suggest that there must generally be an association in the nature of sponsorship or source confusion for there to be tarnishment”.

^[45] “Cognitive psychological research on what has been termed the ‘fan effect’ supports the concept of dilution. Think of a hub containing the name Tiffany joined by a spoke to a circle containing the information “an up-scale retailer of silver, crystal and jewelry on New York’s Fifth Avenue (…) The ‘fan’ associated with this famous mark is described as having a single spoke. Now consider that, sometime later, the consumer attaches to this same hub (the name Tiffany) a second spoke leading to another circle, this one containing the information ‘an up-scale furrier’ This ‘fan’ is described as having a spoke of two. Suppose, further, the same hub later acquires a third spoke leading to the information ‘a retailer of fine inlaid wood floors’ Considerable psychological research reveals that as the number of spokes increases, the speed and cognitive ease with which the individual is able to connect the hub (Tiffany) with the original information (‘an up-scale retailer of silver, crystal and jewelry on New York’s Fifth Avenue’) decreases. This is the essence of (…) ‘the lessening of the capacity of a famous mark to identify goods (…)’”

^[46] “Com efeito, Jacoby (2001) defende que “When a stimulus node (…) is activated, associations that are stronger are those likely to ‘come to mind’ and to do so more quickly. Connections that are weaker and distal are less likely to result in ready recollection.”

^[47] A INTA ao apresentar uma petição na qualidade de amicus curie no famoso processo envolvendo as marcas VICTORIA SECRET e VICTOR’S LITTLE SECRET, em que esta última era utilizada para assinalar brinquedos eróticos, defendeu, com êxito, que esta poderia denegrir a marca da primeira ao se fazer uma associação entre os sinais, dispondo que “Section 43(c) does not refer to ‘actual harm’ or to an ‘actual lessening’ of selling power – and none of the principles of statutory construction that petitioners espouse mandate adding those words to give plain meaning to the law.” (http://www.inta.org/Advocacy/Documents/INTAMoseleyVSecret.pdf).

^[48] Informações extraídas do fact sheet da INTA que trata sobre aspectos gerais sobre a diluição de marcas, em http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/TrademarkDilution.aspx

^[49] Na Apelação Cível nº 2002.51.01.514660-7, julgada em 22.08.2006 e envolvendo as marcas DOUBLEMINT e DOUBLE SOFT; na Apelação Cível nº 2009.51.01.806947-3, julgada em 29.03.2011, envolvendo as marcas DELL e DELL DO BRASIL; ambos os recursos em trâmite pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região; no Recurso Especial nº 1.207.952, julgado em 23.08.2011 e envolvendo a marca KONICA MINOLTA e a ocorrência da importação paralela (desautorizada) de seus produtos.

^[50] Perda completa do caráter distintivo da marca, que passa a designar o próprio produto ou serviço ao invés de identificar o produto e distinguir sua origem.

^[51] A explanação feita por Cabral (2002) resume bem o raciocínio: “Ora, se a marca em questão é fantasiosa, tênue deverá ser a incidência do princípio da especialidade das marcas, de forma a preservar-se a unicidade do sinal. Por outro lado, se um comerciante opta por adotar como marca um sinal igual ou semelhante ao de terceiros, sob o abrigo do princípio da novidade relativa, reduzido será seu poder de ação contra a diluição de seu bem imaterial (que já nasce ofuscado). Na mesma linha, se o sinal sob exame é famoso, maior será a sua associação com a fonte do produto ou serviço pelo público, e maior será o prejuízo causado pela diluição. Em contraposição, se determinada marca encontra-se no anonimato, pequeno será o dano ao titular pelo uso concomitante de signo idêntico ou semelhante por terceiros em indústria diversa. Os conceitos acima, é claro, devem ser aquilatados e equilibrados frente ao caso concreto, sendo certo que os pressupostos da fama e da arbitrariedade não necessariamente devem estar presentes simultaneamente para a caracterização da diluição de marca”. Também chama-se atenção para as palavras de Milrot (2009), quanto à aplicação da teoria da diluição também para a defesa de marcas que tem um grau significativo de fama ou distintividade: “advinda do direito norte-americano, a teoria da diluição tem como base o fato de que uma marca criativa ou famosa, sem necessariamente ser uma marca de alto renome, a teor do artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial, pode ter seu poder de distintividade diminuído ou prejudicado, caso marcas semelhantes, mais recentes, venham a ser concedidas e coexistam no mercado”.

^[52] Assim discorre Carneiro “Com efeito, ante o reconhecimento de que as infrações a marcas podem, em determinadas situações, ‘arranhar a imagem’ de sua titular no mercado, a Lei de Propriedade Industrial 9279/96, em seu artigo 130, inciso III, expressamente assegura ao titular de registro de marca ou depositante o direito de zelar pela sua integridade material e reputação.  Atos de concorrência desleal, notadamente a divulgação ou publicação de informação falsa e/ou denigritória a respeito de concorrente também podem, em determinadas circunstâncias, gerar dano à honra objetiva da vítima (…) Apesar de o direito sobre a marca não ser um direito de personalidade, podem ocorrer violações à reputação da marca que atinjam a honra objetiva da pessoa jurídica titular da marca causando um dano moral e o dever de reparação, como a divulgação de informação falsa acerca de produtos com determinada marca ou a publicidade comparativa com cunho depreciativo ou mesmo a venda de produtos de baixa qualidade contrafeitos, principalmente, em relação a marcas de alto renome.   O mesmo pode ocorrer com outros sinais ou elementos, tais como, expressões de propaganda e o conjunto imagem de produtos e estabelecimentos”.

^[53] O autor dispõe: “Assim, a reputação é o resultado junto ao público da experiência objetiva dos consumidores. Não é o que a marca quer ser, como resultado de publicidade, construção mítica, ou outros instrumentos de sentido retórico. O que é reputação não será o que o titular da marca deseja, mas o que o público pertinente assimila como resulta de experiência objetiva”. Em http://ojs.cesuca.edu.br/index.php/revistajuridica/article/download/356/186.

^[54] Voltando à literatura estrangeira, chamamos a atenção para o posicionamento também contrário de Greene (2004) no que se refere ao impedimento de uso de marcas por terceiros com base em direitos da personalidade da empresa. Ao comentar o famoso caso envolvendo a marca BARBIE e o seu uso por uma banda musical, o autor ressaltou que “There is some irony in the notion of corporations asserting rights of personality that are analogous to individual rights, such as the right of publicity. First, the right of publicity, which protects the economic and personal rights of individuals to control their image has never been seen as applicable to corporations. Second, corporations have vehemently opposed the expansion of right of publicity law, because such expansion costs corporations in the entertainment industry money by way of increased licensing fees for performers. The personality rationale, and the notion that wrongs to Barbie and other trade symbols are taken as personal affronts to corporate sensibilities might explain why a company like Mattel would appeal a decision that a song called “Barbie Girl” does not constitute trademark infringement all the way to the U.S. Supreme Court. However, it does not justify such conduct. There is no analytical basis for such a position, and no way to reconcile long-standing corporate hostility to personality rights for artists with corporate assertion of such rights with respect to their own trademarks”.

^[55] Como ocorreu no Recurso Especial nº 1.032.014, julgado em 04 de junho de 2009 e no qual a 3ª Turma, por meio da Min. Relatora Nancy Andrighi, decidiu que “A marca designa o produto e, direta ou indiretamente, também indica quem é o seu fabricante. A contrafação é verdadeira usurpação de parte da identidade do fabricante. O contrafator cria confusão de produtos e, nesse passo, se faz passar pelo legítimo fabricante de bens que circulam no mercado. (…) Isto é, o prejudicado, além da violação à marca, pode buscar ressarcimento pela diluição de sua identidade junto ao público consumidor. A identidade é deturpada quando o causador do dano consegue criar na mente dos consumidores confusão sobre quem são os diversos competidores do mercado, duplicando os fornecedores de um produto que deveria ser colocado em circulação apenas por aquele que é titular de sua marca”, de modo a concluir que “é que o dano moral da pessoa jurídica corresponde, hoje, em nosso sistema legal, à lesão a direito de personalidade”.

^[56] Na visão do autor, o sustentáculo da teoria da diluição não deve ser a proteção do valor econômico da marca em si, pois, “não há propriedade marcária sobre o signo, mas sobre a oportunidade de utilizar-se o signo, numa atividade específica”. Porém, conforme explicitado acima, foi justamente o reconhecimento do valor econômico da marca e da sua importância, não só para as empresas, mas também para o público (só existe valor econômico se a marca desempenha plenamente sua função distintiva; quando tal sinal enfraquece, o valor é erodido) que deu origem à teoria da diluição das marcas.

^[57] A Resolução nº 107/2013 do INPI indica no seu artigo 4º §4º um rol elencando 13 (treze) elementos a serem apresentados pelos titulares das marcas candidatas à obtenção do status de alto renone (http://www.inpi.gov.br/images/docs/nova_resolucao_alto_renome.pdf)

^[58] “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer a custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualizacao dos valores monetários”

^[59] O posicionamento é trazido por Neumayr (2010, p. 100), mas que, contudo, deixa claro o seu entendimento contrário a este raciocínio ao argumentar que o enriquecimento ilícito não é ato ilícito mas sim um efeito ou consequência e que, assim “não se pode, assim, colocar em pé de igualdade o enriquecimento sem causa, de um lado, e o ato ilícito e o abuso do direito, de outro, assim como não seria razoável equiparar o ato ilícito à responsabilidade civil – esta um dos efeitos daquele, notadamente quando se trata da responsabilidade civil subjetiva” razão pela qual “embora do aproveitamento parasitário possa decorrer o enriquecimento (sem causa, por provir de uma ilegalidade), não seria tecnicamente coerente concluir que a natureza jurídica de tal conduta é justamente o instituto previsto no art. 884 do Código Civil”. O autor defende que a abordagem mais viável neste caso seria a de abuso de direito, antijurídico nos termos do artigo 187 do Código Civil. O enriquecimento ilícito seria, por sua vez, apenas uma justificativa para a compensação pecuniária do titular que sofreu tal abuso por terceiro.

^[60] Por exemplo, a forma de garrafas, como a da Coca Cola.

^[61] Por exemplo, os rótulos de bens de consumo, como cervejas, biscoitos ou caixas de cereal.

^[62] Por exemplo, o layout e atmosfera de restaurantes ou de um posto de gasolina.

^[63] Segue transcrição de trechos relevantes sobre a definição dada pelo autor: “Trade dress e/ou conjunto imagem, para nós é a exteriorização do objeto, do produto ou de sua embalagem, é a maneira peculiar pela qual se apresenta e se torna conhecido. É pura e simplesmente a ‘vestimenta’, e/ou ‘uniforme’ isto é, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de alguma coisa se apresentar ao mercado consumidor ou diante dos usuários com habitualidade (…) toda e qualquer forma de produto ou de sua embalagem, desde que constituída de característicos particulares; a toda e qualquer decoração externa ou interna de estabelecimentos; a toda e qualquer publicidade desde que elaborada e apresentada com particularidades a torne conhecida como procedente de uma determinada origem”.

^[64] Sob nº 711 F.2d 966, 980 (1983). Disponível em http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/711/966/302752/

^[65] No original, “trade dress involves the total image of a product and may include features such as size, shape, color or color combinations, texture, graphics, or even particular sales techniques.”. Particularmente sobre o último ponto (“particular sales techniques”) é importante ressaltar que isto apenas ocorre no que se refere aos aspectos não funcionais das técnicas em questão, para que não haja conflito da proteção prevista pelo trade dress com outros institutos de propriedade intelectual. Trataremos deste assunto com mais precisão mais adiante.

^[66] A INTA define trade dress como sendo “Trade dress is the overall commercial image (look and feel) of a product or service that indicates or identifies the source of the product or service and distinguishes it from those of others. It may include the design or configuration of a product; the labeling and packaging of goods; and/or the décor or environment in which services are provided. Trade dress can consist of such elements as size, shape, color and texture, to the extent such elements are not functional. In many countries, trade dress is referred to as ‘get-up’ or ‘product design’” Em: http://www.inta.org/TrademarkBasics/FactSheets/Pages/Trade-Dress.aspx

^[67] Podemos citar a mero título exemplificativo os julgados proferidos na Apelação Cível nº. 2023472-11.2014.8.26.0000, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Relator Des. Araldo Telles, J. em 17/03/2014; Agravo de Instrumento nº. 0130884-69.2013.8.26.0000, 9ª Câmara de Direito Privado, 01/04/2014. Por sua clareza, contudo, vale aqui a citação específica de trecho do acórdão proferido no julgamento da Apelação Cível nº 0019026-91.2011.8.26.0068, ocorrido em 29/05/2014 pela 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, pelo Desembargador Enio Zuliani, ao entender que ““(…) Chama-se trade dress ao aspecto exterior característico de um produto, isto é, ao aspecto visual como ele é apresentado ao público. Esse aspecto exterior pode ser protegido através do registro como modelo ou desenho, se para tanto reunir os correspondentes requisitos. Mas, se não gozar da proteção do inerente direito privativo, nem por isso pode ser livremente imitado. É pacífico, na doutrina e na jurisprudência, nacionais e estrangeiras, que a imitação, por um agente econômico, dos invólucros característicos dos produtos fabricados ou comercializados por um concorrente, constitui concorrência desleal. Trata-se, com efeito, do parasitismo da imagem comercial de um concorrente, em termos de poder criar confusão no espírito do público, o qual compara a imagem de um produto com a memória que tem da imagem do outro”.

^[68] Como bem apontou PIVA DE ANDRADE (2011), a Constituição Federal preveja no seu artigo 5º inciso XXIX que “a lei assegurará (…) proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros sinais distintivos”, aonde o trade dress se enquadra perfeitamente.

^[69] Ou “secondary meaning”, entendido como a obtenção de distintividade por um sinal inicialmente não-protegível com o seu uso prolongado.

^[70] No original: “Trade dress infringement cases arose out of the use of confusingly similar packaging or labeling on product. For example, the shape of a COKE bottle or a wrapper for KLONDIKE bras may be associated with a specific source of cola drinks or ice cream desserts. (…) A trade dress claim usually has three elements. (1). the trade dress must have inherently distinctive or have acquired secondary meaning; (2). the trade dress must be nonfunctional, and (3). the similarity in trade dress must create a likelihood of consumers confusion as to the source of the related goods”.

^[71] Citando Paul Mathély em “Le Nouveau Droit Français des Marques”, Editions J.N.A. 1994, pág. 72, “não deve confundir-se simplicidade com a falta de caráter distintivo: é possível que sinais, desprovidos de qualquer originalidade e de uma simplicidade total, possuam sem embargo aptidão para exercer um poder distintivo”

^[72] Trecho extraído do acórdão exarado no processo nº T-15/05 (62005TJ0015), acima referido.

^[73] Este entendimento tem ampla aceitação na jurisprudência e, sobre este ponto, cite-se trecho da sentença exarada na ação nº 0801231-11.2010.4.02.5101: “o procedimento adotado pelo INPI para a análise de marcas tridimensionais atém-se ao todo da forma, e não a padrões de ornamentação; os detalhes ornamentais aplicados ao objeto não apresentam grau de originalidade, ou mesmo de relevo (profundidade), que possa alterar substancialmente a totalidade da forma plástica analisada, não lhe conferindo suficiente cunho distintivo – É que as marcas tridimensionais são sinais constituídos exatamente pela forma plástica distintiva de um produto, do seu acondicionamento ou de sua embalagem, cuja forma tenha capacidade distintiva em si mesma, e esteja dissociada de qualquer efeito técnico”.

^[74] Segue trecho de acórdão exarado no processo nº T-15/05 (62005TJ0015), tendo como partes Wim De Waele e OHIM, julgado em 31.05.2006, pelo Tribunal de Primeira Instância (Terceira Seção) trata do assunto: “A este respeito, há, em primeiro lugar, que recordar que (…) a percepção do público relevante não é necessariamente a mesma no caso de uma marca tridimensional, constituída pela aparência do próprio produto, e no caso de uma marca nominativa ou figurativa, que consiste num sinal independente do aspecto dos produtos que designa. Com efeito, os consumidores médios não têm por hábito presumir a origem dos produtos baseando‑se na sua forma ou na da sua embalagem, na falta de qualquer elemento gráfico ou textual, e, por isso, pode tornar‑se mais difícil provar o caráter distintivo quando se trata de uma marca tridimensional do que quando se trata de uma marca nominativa ou figurativa (…)”

^[75] 529 U.S. 205, 212, 54 USPQ2d 1065, 1069 (2000); TMEP §1202.02(b)(i),

^[76] Segue trecho relevante do julgado em questão: “a product design trademark can never be inherently distinctive and is registrable only upon a showing of secondary meaning (…) Consumers should not be deprived of the benefits of competition with regard to the utilitarian and esthetic purposes that product design ordinarily serves by a rule of law that facilitates plausible threats of suit against new entrants based upon alleged inherent distinctiveness”

^[77] Barbosa (2011) dispõe que “ao meu entender, só cabe registrar a marca tridimensional em forma de produto que, através de significação secundária tenha se fixado perante o público como meio de assinalamento e distinção. Ou seja, funcione, a priori, como marca. A aquisição desse significado é, essencialmente, uma questão de fato. O público tem de estar considerando objeto tridimensional uma marca, para que a essa função significativa desse objeto se atribua um direito de exclusiva”.

^[78] Artigo 6 quinquies (c) da CUP. “Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca”. Artigo 15.1 do TRIPs. “Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daqueles de outro empreendimento, poderá constituir marca. Estes sinais, em particular palavras, inclusive nomes próprios, letras, numerais, elementos figurativos e combinação de cores, bem como qualquer combinação destes sinais, serão registráveis como marcas. Quando estes sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo seu uso”.

^[79] Tal entendimento é criticável, pois, para a aplicação de outros dispositivos da LPI, a análise das circunstâncias de fato é intrínseca à norma legal, como, por exemplo, o artigo 124, inciso XXXIII, ao determinar a proibição do registro de uma marca que imite outra que o depositante não poderia desconhecer em razão da sua atividade, ou mesmo os próprios artigos 125 e 126, que garantem a proteção à marca de alto renome e notoriamente conhecida.

^[80] No processo nº 0801231-11.2010.4.02.5101, em 24 de abril de 2012, onde se decidiu que “Apesar de se tratar de marca referente a um produto comum, amplamente comercializado e utilizado diuturnamente pela população em geral – copos – a prova produzida nos presentes autos comprovou que a forma plástica representada pela figura que se pretende registrar como marca tridimensional não é comum, vulgar ou necessária aos produtos que visa assinalar, ao contrário, representa uma forma específica que o público consumidor reconhece como sendo o copo indicado. (…) De outra sorte, a forma protegida é meramente plástica, e não técnica, não incidindo assim qualquer das proibições legais. Também deve ser registrado que a prova oral produzida em audiência comprovou que a empresa autora é a única empresa brasileira a produzir, com exclusividade, o copo representado pela figura acima reproduzida, que é reconhecida tanto pelos consumidores quanto pelos competidores como um design único, tendo havido, assim, o fenômeno que se conhece como secondary meaning, ou aquisição de distintividade pelo uso”.

^[81] No original, “We agree with the Court of Appeals that proof of secondary meaning is not required to prevail on a claim under § 43(a) of the Lanham Act where the trade dress at issue is inherently distinctive, and accordingly the judgment of that court is affirmed”. Disponivel em https://supreme.justia.com/cases/federal/us/505/763/

^[82] “A imagem do pote de margarina ‘Delícia’, com ‘trade dress’, foi vinculada a vídeos de grosseira insinuação pornográfica. Cogitar que os vídeos não tenham conteúdo impróprio beira à desfaçatez da agravante.(…) Em cognição sumária estão presentes a prova inequívoca da verossimilhança das alegações, bem como o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, já que os vídeos indicados contêm forte potencial ofensivo à imagem do produto da agravada e, ao mesmo tempo, transcendem o direito à livre manifestação do pensamento, sendo de rigor a ratificação da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência”.

^[83] No original, “The functionality doctrine prevents trademark law, which seeks to promote competition by protecting a firm’s reputation, from instead inhibiting legitimate competition by allowing a producer to control a useful product feature. It is the province of patent law, not trademark law, to encourage invention by granting inventors a monopoly over new product designs or functions for a limited time, 35 U. S. C. §§ 154, 173, after which competitors are free to use the innovation. If a product’s functional features could be used as trademarks, however, a monopoly over such features could be obtained without regard to whether they qualify as patents and could be extended forever (because trademarks may be renewed in perpetuity)”  Disponível em https://supreme.justia.com/cases/federal/us/514/159/case.html)

^[84] “Tratando-se, porém, de invólucro original, é preferível depositá-lo como modelo industrial, o que confere ao seu criador a exclusividade absoluta do seu uso, em vez de registrá-lo como marca, caso em que, como acabamos de ver, o direito exclusivo é relativo a certa classe de produtos”

^[85] Nas palavras de Calboni (2011), “Almost immediately, sports teams, universities, and other entities joined businesses realizing the importance of merchandising for the management—financial and otherwise—of their image in the market. Since then, the popularity of merchandising in the business world has continued to escalate and the use of marks on promotional products has become a reality almost everywhere. As in the past, several social and economic changes contributed to this tendency—the rise of consumerism, the globalization of trade and manufacturing, and the information technology revolution.These changes confirmed the importance of brands and brand awareness, often leading companies to rely on trademarks as the most valuable assets for survival in the global economy”.

^[86] A decisão judicial se baseou em três justificativas que dariam base ao reconhecimento dos direitos de merchandising, notadamente: “First, the major commercial value of the emblems is derived from the efforts of plaintiffs. Second, defendant sought and would have asserted, if obtained, an exclusive right to make and sell the emblems. Third, the sale of a reproduction of the trademark itself on an emblem is an accepted use of such team symbols in connection with the type of activity in which the business of professional sports is engaged”.

^[87] “The merchandising rights cases represent the broadest expansion of trademark law on a misappropriation theory. For example, the Boston Red Sox team can use trademark law to monopolize the merchandising market for baseball caps, t-shirts, coffee mugs, and the like bearing the team’s emblems. Anyone else who tries to sell similar merchandise is liable for infringing the trademark rights in the Red Sox name and logo”

^{[88] “}Merchandising cases therefore represent a kind of hybrid between product configuration and word-based trademark infringement claims: they generally involve protected marks, but the marks are more product features than brands”

^[89] Nas palavras de Dogan e Lamley (2005, p. 29), “If only one company controls the sale of Seattle Seahawks T-shirts, those shirts will cost more and be of worse quality than if the market competes to provide those shirts” (…) “Trademark law historically has existed primarily to protect against the consumer deception that occurs when one party attempts to pass off its products as those of another. From an economic and policy perspective, it is by no means obvious that trademark holders should have exclusive rights over the sale of products that use marks for their ornamental or “intrinsic” value, rather than as indicators of source or official sponsorship. Trademark law seeks to promote, rather than hinder, truthful competition in markets for products sought by consumers; if a trademark is the product, then giving one party exclusive rights over it runs in tension with the law’s pro-competitive goals, frequently without any deception-related justification”.

^[90] O estudioso explica que “The only harm to sports teams and universities under this proposal

would be the lost revenue associated with an increase in fair, unlicensed competition. However, any claim to market control or property rights over a mark has no basis in trademark law, which functions primarily to prevent consumer confusion in the marketplace (…)Thus, in the absence of consumer confusion, society’s interest in free competition outweighs the teams’ interests in reaping monopoly rewards in the fan apparel marketplace”.

^[91] Assim decidiu a Corte de Apelação do 5º Circuito: “The exact duplication of the symbol and the sale as the team’s emblem satisfying the confusion requirement of the law, words which indicate it was not authorized by the trademark owner are insufficient to remedy the illegal confusion. Only a prohibition of the unauthorized use will sufficiently remedy the wrong.”

^[92] Ao tratar do caso específico de produtos esportivos para venda aos fãs dos seus times (“sports fan apparel”), o autor explicita que “The main concern with this view, however, is that most disclaimers are no longer visible in the post-sale context, where consumers have removed the tags from their purchases”. Não obstante, para esta finalidade, o autor se posiciona no sentido de que não haveria qualquer prejuízo ao consumidor e nem mesmo para as titulares das marcas para que possam arguir seus direitos de merchandising: “Importantly, however, these harms do not occur in the fan apparel context, which is unique in the sense that consumers desire the apparel for the intrinsic value of its logos, and not for the quality of the underlying product (…) Because teams and universities do not have quality reputations, the existence of unlicensed fan apparel does not have the same reputationdamaging effects as does, for example, knockoff GM grilles and counterfeit Rolexes”.

^[93] Calboni (2011) afirma que “Contrary to common criticism, this protection of merchandising would not further restrict competition in the market because it would not add any ad hoc protection for trademarks used on merchandised products compared to trademarks in general”

^[94] Novamente Calboni (2011) ao menciona que “Here again, notwithstanding scholars’ reluctance to accept that trademarks can legitimately identify promotional products, no sound reason has so far emerged from the scholarly debate to deny merchandising marks the same protection granted to all marks, as long as these marks are used to distinguish the products to which they are affixed, even if simply in terms of sponsorship, affiliation, or business approval”.

^[95] O nome advém do criador da “A Teoria da Classe Ociosa: um estudo econômico das instituições”, Thorstein Bunde Veblen, trabalho que estuda o comportamento do consumidor no que se refere ao consumo de ostentação e a sua busca por status social.