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16 de junho 2020
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO; I) DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS RESOLUÇÕES 240 E 241 DE JULHO DE 2019 DO INPI NO PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO DE PATENTES ; II) DA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR; III) LEGALIDADE DO APROVEITAMENTO DE RELATÓRIOS DE BUSCAS FEITAS EM OUTROS PAÍSES OU ORGANISMOS INTERNACIONAIS; CONCLUSÃO
RESUMO: Busca-se analisar as principais alterações trazidas pelas Resoluções 240 e 241 de julho de 2019 do INPI, integrantes do plano de combate ao backlog, bem como enfoque no aproveitamento de relatórios de buscas de escritórios estrangeiros de patentes.
INTRODUÇÃO
No dia 21 de maio foi noticiado que o Hospital Albert Einstein inventou um novo teste para detecção do Corona vírus, o qual seria capaz de analisar dezesseis vezes mais amostras do que o teste atual, mantendo o mesmo padrão de confiabilidade no resultado.
Certamente esta notícia é motivo de orgulho para o meio científico nacional. Contudo, apesar de desenvolvido no Brasil, este novo teste foi inicialmente patenteado nos Estados Unidos. Diversos motivos podem levar o inventor nacional a inicialmente patentear sua invenção fora do país, mais certamente o tempo que o INPI demora para analisar um pedido de patente é fator importante na adoção desta opção.
A depender da tecnologia envolvida, a demora na análise do pedido de patente pode inviabilizar que o inventor auferida satisfatoriamente os benefícios
de seu invento. Por isso, era premente a adoção de estratégias objetivando reduzir a fila e o tempo de análise de um pedido de patente pelo INPI, comumente chamado de “Backlog”.
Visando reduzir o tempo de análise de pedidos de patente, em julho de 2019 foram aditadas as Resoluções 240 e 241 do INPI, as quais visam combater o estoque de pedidos de patente pendente de análise pela Autarquia, tendo por objetivo final permitir que os pedidos de patentes depositados no Brasil sejam analisados em tempo razoável, facilitando, assim, a utilização do sistema de patentes pelo inventor nacional.
Contudo, mencionadas Resoluções foram objeto de impugnação perante o Poder Judiciário. O presente artigo objetiva analisar as principais mudanças e a legalidade de mencionadas resoluções.
I) DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELAS RESOLUÇÕES 240 E 241 DE JULHO DE 2019 DO INPI NO PROCEDIMENTO DE CONCESSÃO DE PATENTES
Como é de conhecimento público, o INPI possui um enorme estoque de pedidos de patentes pendentes de análise. A Autarquia muitas vezes chega a demorar mais de dez anos para analisar um pedido de patente, o que acarreta enormes prejuízos ao ambiente de negócios no país, pois a incerteza gerada pela pendência de análise gera diversas demandas entre particulares e incrementa o custo de ingresso de novos concorrentes no mercado. Além disso, a demora no exame do pedido de patete por mais de dez anos acarreta automaticamente a prorrogação do prazo de vigência da patente, nos termos do artigo 40 Parágrafo único da LPI, o que pode ser prejudicial à livre concorrência.
Não bastasse isso, com o desenvolvimento tecnológico cada vez mais célere, não é raro que um invento se torne obsoleto antes mesmo do INPI examinar o pedido de patente a ele correspondente, o que acarreta despendido inócuo de recursos públicos.
Certamente, no caso da patente do exame do Corona Virus o interesse seria infinitamente menor, ou até mesmo desapareceria, caso sua análise fosse postergada para período posterior ao fim da pandemia, que todos esperamos que chegue o mais breve possível, o que demonstra a premente necessidade de reduzir o tempo de exame gasto pelo INPI.
A fim de enfrentar este problema, o INPI desenvolveu uma estratégia visando otimizar o exame do pedido de patentes, tornando-o mais eficiente e eficaz, utilizando-se das ferramentas constantes de tratados internacionais e da própria Lei 9279/96, o que culminou com a edição das Resoluções 240 e 241 de 2019, as quais estabeleceram uma exigência preliminar a ser cumprida pelos depositantes de pedidos de patentes.
A Resolução 240 se aplica a pedidos de patentes pendentes de exame sem busca de anterioridades realizadas em outros países e a Resolução 241 se aplica a pedidos de patente pendentes de exame com busca de anterioridades realizadas em outros países ou organismos internacionais.
Tanto em um quanto em outro caso será formulada uma exigência preliminar que em síntese consistente na apresentação de relatório de buscas e na exigência para que o requerente adeque seu pedido aos documentos de anterioridades apontados nestes relatórios.
A diferença entre as resoluções consiste no aproveitamento pela Resolução 241 de relatórios de buscas realizados por escritórios de patentes estrangeiros.
Um dos objetivos que serão alcançados com formulação da exigência preliminar será reavaliação do real tamanho do Backlog do INPI, pois em muitos casos não mais subsiste o interesse do depositante na invenção objeto do pedido de patente, pois a tecnologia em questão pode ter se tornado obsoleta durante o período necessário para o INPI realizar o exame. Nestes casos, obviamente não faz sentido despender recursos públicos e tempo com o exame dos requisitos de patenteabilidade de uma invenção que não será produzida ou ofertada ao mercado.
Note-se que o tempo usual de dez anos para análise de um pedido de patente é mais do que suficiente para que se perca o interesse econômico na exploração de uma tecnologia, como certamente ocorreria com o caso da patente do teste para detecção do Coronal Vírus desenvolvido pelo Einstein.
Contudo, não fazia o menor sentido fazer esta exigência preliminar nos pedidos de patentes cujo interesse na continuidade do exame fosse manifesto, uma vez que isto retardaria ao invés de agilizar sua conclusão. Por isso, o artigo 2º das resoluções mencionadas retirou da necessidade exigência prévia os seguintes pedidos de patente:
- em que já tenha sido realizado o primeiro exame técnico pelo INPI,
- que tenham sido objeto de solicitação de qualquer modalidade de exame prioritário,
- que contenham petições de subsídios de terceiros ao exame ou parecer de subsídios da ANVISA e
- aqueles com data posterior a 31/12/2016.
No primeiro caso, não fazia sentido realizar uma exigência preliminar após a realização do primeiro exame técnico pelo INPI, pois a manifestação do depositante após este exame na forma do artigo 36 da Lei 9279/96 já era suficiente para demonstrar o interesse atual no pedido de patente.
Nos casos em que haja pedido de exame prioritário ou a apresentação de subsídios, o interesse atual na invenção objeto do pedido fica mais evidente ainda, pois não faria sentido pedir prioridade ou apresentar subsídios a respeito dos requisitos de patenteabilidade de tecnologia que não é mais usada no mercado.
O mesmo ocorre com os pedidos realizados após 31/12/2016, pois ainda pendente o prazo de 36 meses para solicitação do exame na data de
lançamento do plano, em julho de 2019, na forma do artigo 36 da LPI, e, uma vez solicitado o exame, fica demonstrado o interesse no pedido.
Vê-se, portanto, que há motivos razoáveis para retirar os pedidos acima mencionados da necessidade de submissão à exigência preliminar.
Além de permitir a mencionada reavaliação do estoque de patentes pendentes de análise, a exigência preliminar permite que o pedido de patente seja saneado e distribuído ao examinador pronto para análise, o que permitirá um aumento substancial de deferimentos de pedidos em primeiro exame, havendo uma concentração de atos que culminará na redução do tempo necessário para exame, pois o examinador receberá o pedido com a busca de anterioridades já efetuada nos bancos de dados disponíveis no INPI e com o quadro reivindicatório adequado às anterioridades encontradas.
Note-se que o aproveitamento dos relatórios de buscas realizados por países estrangeiros ou organismos internacionais não transferirá ao solicitante do pedido de patente a apresentação dos relatórios de buscas, pois os mesmos serão retirados dos sistemas acessíveis ao INPI, como o PATENTSCOPE da Organização Mundial da Propriedade Industrial.
Com relação aos pedidos de patentes que não possuam relatórios de buscas realizadas no exterior, o examinador fará buscas nos sistemas do INPI e abrirá prazo para que o depositante adeque suas reivindicações às anterioridades encontradas, podendo, entretanto, conceder a patente de maneira imediata quando o pedido se encontre adequado.
Além da simplificação proveniente do aproveitamento da busca realizada por outros escritórios, o INPI realizou esforços para normatização e simplificação dos procedimentos de exames técnicos, padronizando os pareceres de exigência preliminar e os pareceres de exame posteriores, buscando também a automação do processamento administrativo, através da geração semiautomática dos pareceres de exigência preliminar e do ajuste na pontuação destes pareceres no sistema interno de cadastramento da produção dos pesquisadores.
Estas inovações permitirão que o INPI reduza o seu estoque de pedidos de patentes pendentes de análise.
II) DA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA PRELIMINAR
Como visto, as Resoluções 240 e 241 criaram uma exigência preliminar a ser cumprida pelos depositantes dos pedidos de patente, a qual destina-se a saneá-lo, permitido que o examinador receba o pedido melhor instruído, o que certamente acarretará um incremento de casos em que a patente é concedida ainda em primeiro exame, pois a exigência preliminar acarreta a concentração de atos processuais que são praticados no procedimento de exame. Vejamos:
Antes da criação da exigência preliminar os pedidos de patente seguiam, em regra, duas ou três etapas, materializadas em pareceres correspondentes à:
- Etapa 1 (natureza formal): O Pesquisador em Propriedade Industrial elabora o parecer, nos termos do art. 34 da Lei nº 9.279, de 1996;
Etapa 2 (natureza técnica): O Pesquisador em Propriedade Industrial elaborar o parecer considerado como primeiro exame (técnico), nos termos do art. 35 e 36 da Lei nº 9.279,de 1996;
Etapa 3 (natureza técnica): O Pesquisador em Propriedade Industrial elabora o parecer conclusivo de exame, seja pelo deferimento ou indeferimento, com fundamento no art. 37 da Lei nº 9.279, de 1996.
Observe-se, contudo, que a Lei 9279/96 não estabelece esta necessidade de divisão do procedimento em três etapas. Esta divisão em etapas decorre simplesmente da prática administrativa.
O objetivo das resoluções em comento foi simplesmente alterar esta prática, concentrando as etapas previstas no artigo 34 e 35 em um despacho preliminar, cujo conteúdo foi customizado pela própria resolução, a fim de evitar divergência nos procedimentos adotados pelos examinadores.
Com efeito, o artigo 3º das Resoluções 240 e 241 possuem exatamente o mesmo conteúdo e não trazem qualquer inovação quanto aos requisitos de patenteabilidade ou forma de sua demonstração, trazendo em seu bojo as mesmas exigências previstas nos artigos 34 e 35 da Lei 9279/96, como resta evidente da leitura do parecer de exigência customizado nas normas de execução de referida Resolução.
Resta clara, portanto, a legalidade da formulação da exigência prévia, que possui fundamento da validade na própria Lei 9279/92, pois todas as exigências formuladas neste ato decorrem do estabelecido nos artigos 34, 35 e 36 da LPI.
Além disto, referida exigência possui fundamento expresso no princípio da eficiência, previsto no artigo 37 caput da Constituição, e no princípio da duração razoável do processo, consagrado pelo artigo 5º, LXXVIII da Constituição, pois com sua formulação o INPI atuará de maneira mais eficiente na análise de pedidos de patente concentrando os atos processuais, o que aumentará o percentual de pedidos decididos em primeiro exame, o que trará como consequência a redução do prazo para análise do pedido de patente.
Note-se que a adoção dos procedimentos das resoluções objeto da lide já trouxeram enorme incremento à eficiência do procedimento de análise do pedido de patente, como se pode observar na rede mundial de computadores onde o INPI atualiza os números do plano de combate ao backlog(https://www.gov.br/inpi/pt-br/servicos/patentes/plano-de-combate-ao-backlog).
Pelo exposto, resta evidente a legalidade e constitucionalidade da exigência preliminar.
III) LEGALIDADE DO APROVEITAMENTO DE RELATÓRIOS DE BUSCAS FEITAS EM OUTROS PAÍSES OU ORGANISMOS INTERNACIONAIS
Diferentemente do ocorre nas hipóteses enquadradas na Resolução 240, em que o examinador fará pesquisa semiautomática nos sistemas de buscas de anterioridades disponíveis ao INPI, a Resolução 241 determinou o aproveitamento de buscas realizadas em outros países ou organismos internacionais.
Cumpre ressaltar que referida resolução não dispensou a análise quanto aos requisitos de patenteabilidade pelo examinador, que será completamente realizada pelo examinador nacional, limitando-se a determinar o aproveitamento de buscas efetuadas por outros escritórios de patente, o que irá acarretar uma enorme economia de tempo e recursos públicos.
Há que se salientar, ainda, que será o INPI que acessará o relatório de busca dos escritórios de patentes alienígena através de seus sistemas de buscas automatizadas e providenciará sua juntada ao processo.
A aptidão de um relatório de busca de anterioridade contribuir ao exame técnico de outro país decorre da natureza do sistema de patentes. O sistema internacional de patentes, concebido na Convenção da União de Paris (CUP), contém dois pilares, entre outros, que se complementam, a saber:(i) o princípio da independência das patentes; (ii) cooperação entre os sistemas nacionais.
O princípio da independência das patentes está inscrito no art. 4º, bis, da CUP, e estabelece a autonomia do País no ato concessório. A concessão de uma patente em um país não se estende ao outro, o que significa delimitação de efeitos no território nacional.
A cooperação entre os sistemas nacionais está refletida em uma miríade de dispositivos da CUP, a começar pelo art. 3º e 4º, dedicados, respectivamente, aos princípios do tratamento nacional e da prioridade. Com essa
compreensão, percebe-se que os atos concessórios são independentes, mas os processos administrativos são cooperativos.
Imaginar que os processos administrativos de concessão de patentes, adotados pelos membros da CUP, não são objeto de diálogo entre eles significa ignorar os princípios do tratamento nacional, da prioridade e o da reciprocidade.
Na perspectiva de diálogo entre os processos administrativos de concessão de patentes, mostra-se razoável que um país aproveite a busca de anterioridade realizado por outro. O art. 34, I, da Lei nº 9.279, de 1996, é uma regra comum nas legislações de vários países, e tem previsão similar no art. 29.2.2 do TRIPS.
TRIPS, art. 29. Condições para os Requerentes de Patente[…]2. Os Membros podem exigir que o requerente de uma patente forneça a seus pedidos correspondentes de patente e às concessões no exterior.
Referida disposição foi incorporada ao direito pátrio pelo Decreto Legislativo nº 30 de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994, possuindo, portanto, força de lei, consoante decidido pelo STF no julgamento da ADIMC-1480. Assim, resta evidente a possibilidade de consideração no processo administrativo pátrio de buscas realizadas em outros escritórios de patentes.
De forma semelhante, a Lei 9279/96 em seu artigo 34, I dispõe:
Art. 34. Requerido o exame, deverão ser apresentados, no prazo de 60 (sessenta) dias, sempre que solicitado, sob pena de arquivamento do pedido:
I – objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame para concessão de pedido correspondente em outros países, quando houver reivindicação de prioridade
Como a lei, especialmente o artigo 29,2,2 das TRIPS, concebe a apresentação da busca de anterioridade de outros países, mostra-se razoável que o mesmo seja considerado no exame, seja para fins de mera consulta ou aproveitamento.
Vê-se, portanto, que a legislação pátria admite o aproveitamento de buscas realizados em outros escritórios de patente, como determina a Resolução 241 do INPI.
Note-se que o relatório de buscas visa somente verificar quais são as anterioridades relevantes para a análise dos requisitos de patenteabilidade de determinado pedido de patentes, sendo certo que atualmente existem mecanismos acessíveis aos diversos escritórios de patente do mundo, que pesquisam anterioridades nos bancos de dados de seus congêneres de maneira simultânea, como a guisa de exemplo o PATENTSCOPE da Organização Mundial da Propriedade Industrial.
Cumpre ressaltar que apesar da patente possuir como âmbito de validade o território do escritório concessor, a pesquisa de anterioridades tem abrangência mundial. Em razão deste fato, diversas iniciativas buscam padronizar os sistemas com a criação de indexação e critérios de busca uniformes mundialmente.
Com efeito, o incremento do acesso à tecnologia da informação e o desenvolvimento de meios eletrônicos de pesquisa de bancos de dados de patentes e pesquisas científicas facilitou bastante a busca de anterioridades.
Atualmente coleções completas de documentos de patente estão disponíveis de forma centralizada em diversos bancos de dados acessíveis pelos escritórios de patentes. Estes documentos estão indexados por meio da Classificação Internacional de Patentes.
Observe-se que os países membros da OMPI (Organização Mundial de Propriedade Intelectual) padronizaram através do Acordo de Estrasburgo as informações mínimas que devem constar dos documentos de patente de forma a
facilitar e padronizar os mecanismos de buscas, independentemente do idioma utilizado. A quase totalidade dos dados da folha de rosto dos documentos de patente são codificados com números, chamados Códigos INID (Internationally Agreed Numbers for the Identification of Data), que permitem a identificação das informações constantes, de acordo com a padronização criada pela OMPI (http://www.wipo.int/standards/en/pdf/03-09-01.pdf).
Cumpre ressaltar que a IPC abarca todas as tecnologias conhecidas e, sua última versão (Janeiro de 2015), contém mais de 70.000 campos ou subgrupos, na forma padronizada mundialmente de números e letras. Além desta classificação criada pela OMPI, merece menção a padronização CPC (Cooperative Patent Classification,), criada em colaboração entre o Escritório Europeu de Patentes (EPO) e o Escritório Norte-Americano de Patentes e Marcas (USPTO), que é baseada na classificação da OMPI, mas possui maior detalhamento, possuindo aproximadamente 250 mil itens de classificação padronizados.
Vê-se, portanto, que a busca de anterioridades atualmente é realizada através de bancos de dados mundiais acessíveis por meio da Internet, com utilização de classificações baseadas em critérios técnicos padronizados, com indexação através de sistemas de letras e números, que supera diferenças linguísticas.
Em razão desta padronização, o resultado das buscas de anterioridades realizados pelos mais diversos escritórios de patentes do mundo são idênticos ou muito semelhantes, não havendo mais sentido no contexto atual em descartar as buscas de anterioridades realizadas em outros escritórios de patente e iniciar o trabalho do zero no INPI, despendendo tempo e recursos públicos para se chegar a um resultado que já se sabe de antemão qual será, em razão do acesso à pesquisa de anterioridades realizado por outro país ou organismo internacional, principalmente nos casos em que sequer foram fornecidos subsídios contestando a patenteabilidade da invenção, como ocorre nos casos regulados pela Resolução 241 do INPI.
Certamente não é compatível com o princípio da eficiência e da duração razoável do processo, consagrados no artigo 37 e 5º LXXVIII da
Constituição, a repetição da busca realizada em outro escritório de patentes por mero apego burocrático e formalismo exacerbado, pois o ato essencial do exame é a identificação dos requisitos de patenteabilidade que será feito pelo INPI e não a pesquisa de anterioridades, que constitui mero ato instrumental ao exame.
Vê-se, portanto, que o aproveitamento das buscas realizadas por outros escritórios de patente é compatível com o princípio constitucional da eficiência e com a legislação nacional, especialmente acordo TRIPS, aprovado pelo Decreto Legislativo nº 30 de 15 de dezembro de 1994, e promulgado pelo Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994, possuindo, portanto, força de lei ordinária, além do artigo 34, I da Lei 9279/96.
CONCLUSÃO
O patenteamento de uma tecnologia brasileira de exame perante o escritório de patentes dos Estados Unidos nos faz lembrar da necessidade de acelerar o exame de pedidos de patete aqui, facilitando o acesso do inventor nacional a este sistema, o que certamente incrementará a pesquisa e o desenvolvimento nacional, permitindo a justa remuneração do inventor e diminuindo incertezas na disputa pelo mercado nacional, o que acaba aumentando o preço final pago pelo consumidor por produtos e serviços no país.
As Resoluções 240 e 241 do INPI vieram em boa hora para diminuir o Backlog do INPI, encontrando respaldo na lei ordinária e na Constituição, como acredito ter demonstrado no presente artigo, sendo lícito o aproveitamento de relatório de buscas de outros países.
Confira também: Exemplo de patente
Sobre o Autor:
André Amaral de Aguiar, Procurador Federal lotado no Subnúcleo de Propriedade Intelectual da Procuradoria Regional Federal da 2ª Região, Mestre em Direito pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO, graduado em direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ.
