O emprego inadequado do termo Trade Dress

Autor: José Carlos Tinoco Soares

1. O que vimos constatando, por intermédio da leitura da íntegra das decisões judiciais, é o constante emprego dos termos trade dress em conjunto ou separadamente com a nossa versão livre para o vernáculo, isto é, “conjunto-imagem”. Acontece, porém, que a maioria dessas decisões na grande realidade não tem nada, absolutamente nada com o exato sentido do trade dress.

Isto posto, resolvemos não só procurar esclarecer essa má interpretação, como também e notadamente o emprego inadequado de outros termos que vêm se repetindo de maneira gritante, os quais, para tristeza de todos nós, chegam até a integrar o nosso vocabulário. Eis porque enfocamos aqueles que, no momento, nos vêm à lembrança, ou seja: a) direito marcario, b) patentabilidade, c) registrabilidade, d) colidência etc. e) a nível de, etc.

Os quatro primeiros termos não existem em nenhum dicionário da língua portuguesa e nem sequer no Vocabulário Ortográfico da Língua portuguesa. O uso vem sendo feito não só pelos profissionais como também pelos juizes, desembargadores e ministros. No
último, há a troca da preposição “a”, pela correta que é “em”.

Ainda dentro do campo da Propriedade Industrial, lembramos o emprego constante dos termos “renovação” e de “renovar uma marca”, porém, aqueles que assim procedem não perceberam que RENOVAR é igual a “fazer de novo, restaurar, restabelecer”.
Logo, o certo é PRORROGAR, eis que tem os sentidos de “alongar, dilatar um prazo determinado, fazer durar além do tempo estabelecido”. Neste particular, ressalte-se que o Decreto-lei n” 7.903 de 27/08/1945, já emprega em seu Capítulo IX, os termos “da duração e prorrogação dos registros de marcas”. Há aqueles que pronunciam previlégio em vez de privilégio.

2. Em ouvindo o rádio, vendo e ouvindo a televisão, e muitas vezes lendo os jornais e revistas, encontramos certas barbaridades, tais como: 1) Eu tenho um filho homem, 2) Eu tenho uma filha mulher, 3) Aqui há uma delegada mulher, 4) Acaba de ser admitida uma soldada mulher, etc. Trata-se, portanto, de “pleonasmo”, posto que se é filho, empregado no masculino, por óbvio que é homem e assim sucessivamente. 5) nesse interím, quando deveria ser “nesse ínterim”. 6) acabamos de aplicar um eletrodo, (pronúncia paroxítona) sendo que o correto é “elétrodo”, ou melhor (pronúncia proparoxítona).
3. Não somos os donos da verdade, posto que estamos também sujeitos a equívocos, porém, cremos que o nosso dever é alertar o Poder Judiciário, lutar para que os termos sejam empregados dentro de seus respectivos conceitos e jamais de forma aleatória. Sim,
   alertar naquilo que nos diz respeito, posto que já discorremos sobre esse tema, sendo que, para tanto; fomos buscar os ensinamentos além de nossas fronteiras e no âmbito da melhor doutrina. A nossa rebeldia aqui será expressa contra os termos trade dress e/ou
   “conjunto-imagem” e “diluição”. Os primeiros, a seguir serão aqui debatidos e o seguinte em outro artigo.
4. Tudo começou para nós no final da década de 1990, quando nem se cogitava de uma proteção adequada para determinadas formas de procedimento de natureza uniforme e que se repetiam com regularidade. Eis porque no Prefácio de nosso Livro publicado em 1990, assim nos expressamos: almejando o que deveria ocorrer no futuro “Procuramos dar uma efetiva proteção, à ‘aparência, formato, módulo, visual, etc.’, sob um elemento verbal ou figurativo para que do ‘conjunto, quando aceito pela preferência dos consumidores e/ou usuários houvesse a sua identificação”.(Cf. Concorrência Desleal, Publicidade comparativa e enganosa; Patentes de invenção, de modelos e de desenhos, Visual interno e externo do estabelecimento e Publicidade reprodutiva e imitativa. Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1990, p. V, de nossa lavra).
5. Mais adiante dissemos “Desde longa data, as grandes empresas vêm se aproveitando de toda a gama de componentes internos das lojas, armazéns, restaurantes, lanchonetes, recintos e estabelecimentos comerciais para reproduzí-Ios, no todo ou em parte, em outros locais e no mesmo ramo de negócio”.

Desse conjunto fazem parte os móveis em geral, como sendo as prateleiras, balcões, mesas, cadeiras, banquetas, suportes etc.; os petrechos, tais como: expositores, mostruários, vitrines, bandejas, letreiros, recipientes, embalagens, talheres, pratos, etc. Releve-se, ainda, que desse mesmo conjunto, muitas vezes, faz parte integrante uma disposição e/ou aplicação de linhas e cores combinando entre si de maneira harmoniosa.

Da repetição contínua e praticamente uniforme, tem resultado um conjunto visual que se mantém numa série de estabelecimentos nas mesmas cidades, nos mesmos estados, e, de alguns anos para cá, nos mais diversos países. De notar, ainda, que para melhor
caracterizar o estabelecimento, onde quer que se encontre, os idealizadores dessa prática tem procurado manter uma certa uniformidade na fachada, quando o recinto foi adaptado a uma construção já existente ou no próprio prédio, quando previamente construído para a finalidade. (Cf. obro citada, p. 155-156)

6. E assim se verificou por ocasião das viagens que fizemos nas mais diversas cidades norte-americanas, ocasião em que fomos constatando o visual de determinados estabelecimentos. Com efeito e notadamente com relação ao “McDONALDS”, observamos que tinham sempre: a) a mesma aplicação de cores nas fachadas, laterais e no teto; b) as casas possuíam, praticamente, o mesmo formato; c) o balcão principal, as prateleiras, as mesas e cadeiras continham as mesmas características particulares; d) o “totem” que ostentava a sua marca adotava sempre a mesma fisionomia. Outras cadeias de lanchonetes, tais como a ARBY’S, WENDY’S, POPEYE e BURGER KING, etc. detinham características próprias. Ressalte-se que na década de 1970, a cadeia
   de estabelecimentos BURGER KING se apresentava, internamente de uma forma sui generis, posto que todos os seus atendentes eram de “cor negra”. O mais importante, no entanto, que os hotéis HILTON, naquele país, em outros lugares do mundo e também no Brasil se apresentavam com seu “formato cilíndrico”.
7. Com relação às empresas nacionais, no tocante às lanchonetes temos a WELL’S e a BOB’S, para os artigos de vestuários a JEANS STORE e a Mr. KITSCH e para os artigos de vestuário e, para cama e mesa as CASAS PERNAMBUCANAS. Aqui na capital de São Paulo, duas grandes empresas disputam o mercado dos edifícios de apartamentos, quais sejam a ADOLPHO LINDENBERG e a GOMES DE ALMEIDA FERNANDES. Evidente que para tal finalidade preparavam o seu primeiro projeto, dando-se-lhe um peculiar visual externo e mantendo sempre que possível, a mesma disposição interna de cada um dos apartamentos, área de serviço, salões, hall de entrada e outros.
8. Por motivos econômicos, práticos, objetivos ou notadamente para competir com a empresa rival no lançamento, quase que contínuo, de um novo empreendimento imobiliário, nada mais fazia, tanto uma como outra empresa, do que aproveitar-se daquele primitivo projeto e transportá-lo, sob determinadas modificações intrínsecas para o outro local, sob o mesmo visual externo. Em assim procedendo, apenas a título de exemplo, essas duas empresas, posto que muitas outras ajam da mesma forma hoje, será fácil constatar um razoável numero de edifícios com praticamente os mesmos elementos externos formando um “conjunto visual”.

Releve-se que esses direitos não estão sujeitos às formalidades de registro, uma vez que pelo seu uso efetivo e uniforme estão amparados pelo Direito Consuetudinário e as ações cabíveis contra a sua usurpação poderão ser alicerçadas e caracterizadas como Crime de Concorrência Desleal. (Cf. obro citada, p. 157-158).

9. O tempo passou pela janela e decorridos alguns poucos anos, fomos buscar ensinamentos junto a United States Trademark Association – USTA, alterada para a International Trademark Association – INTA, tomando assim conhecimento dos dispositivos de lei, da melhor doutrina e da jurisprudência firmada sobre o trade
   dress. O resultado foi que no final do ano de 1993, nos dedicamos inteiramente para a elaboração do texto TRADE DRESS, fazendo uma analogia entre os vários tipos de marcas até chegar à marca tridimensional, tecendo considerações sobre decisões estrangeiras neste sentido, enfocamos também as “marcas em cores” as buildings as trademarks, o “sentido secundário”, as decisões sobre a fisionomia dos produtos e notadamente do visual interno e externo do estabelecimento nos Estados Unidos da América e em outros países, culminando com a aplicação do termo “vestimenta”. Deixamos claro que “O trade dress, há uma década não se definia, mas, se entendia de uma forma muito ampla como a “vestimenta”, Sim, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de uma marca se apresentar ao mercado. Evoluiu esse conceito como especialmente o seu enquadramento, posto que não mais limitado à marca em si, mas onde a marca poderia ser aplicada. Ressalte-se, desde logo, que não objetivava a proteção da marca, mas sim de alguns, vários, inúmeros elementos decorativos aplicados à fachada, às laterais, ao todo do estabelecimento em sua parte externa. Da mesma forma a alguns, vários, inúmeros elementos decorativos e aos próprios pertences da parte interna do estabelecimento. Trade dress, hoje, pode ser entendido não apenas como a vestimenta de uma marca, mas sim por um todo que pode perfeitamente ser entendido pelo “CONJUNTO-IMAGEM”. (Cf. Trabalho (tese) apresentado e publicado pela obra “Estudos presentados em el XII Congreso de ASIPI”, Lima, Peru, 1994, p. 337-338)

10. Dentre outras decisões ali transcritas e comentadas, demos o devido realce aquela que, ao depois, tornou-se o paradigma. Com efeito e no ano de 1985, a empresa Two Pesos, Inc, abriu seu restaurante na cidade de Houston, Estados Unidos da América,
    empregando uma “decoração” consistente na “aparência” (trade dress) de outro restaurante, isto é, da empresa Taco Cabana que possuía um “visual” característico desde o início de suas atividades em San Antonio, Texas, no ano de 1978. Durante os anos seguintes e até o ano de 1985, foram abertos nada menos de mais cinco restaurantes com características próprias assim descritas “uma atmosfera festiva para refeições com áreas interna e externa, decoradas com objetos, cores brilhantes, quadros e murais. A parte interna era composta de áreas coberta e descoberta, podendo ser isoladas uma da outra por meio de portas suspensas. A parte externa da construção é festiva com cores vivas e utiliza listas pintadas e de “néon” no contorno de sua forma. Toldos e guarda-sóis brilhantes completam o tema decorativo.

Proposta a ação competente pela Taco Cabana, em 1987, por infração ao trade dress, foi finalmente julgada em 26 de junho de 1992, em processo n” 91-971, obtendo o êxito desejado com base na seção 43 (a), do Lanham Act de 1946, eis que ficou assim fixado: Trade dress é a imagem total do negócio. O trade dress da Taco Cabana pode incluir um perfil e uma aparência geral da parte externa do restaurante, o símbolo que o identifica, o plano interior da cozinha, a decoração, o menu, o equipamento para servir a cozinha, o uniforme dos atendentes e outros detalhes que refletem a imagem global do restaurante”.

Por derradeiro a Suprema Corte dos Estados Unidos da América, dentre outros, procurou deixar claro que: “Justice White then articulated the general mie for determining wheter a mark ríses to the levei distinctiveness entitling it to protection Section 43)a: An iden-
tifying mark is distinctive and capable of being protected if it either (I) is inherently distinctive or (2) has acquired distinctiveness through secondary meaning … It is also clear that eligibility for protection under § 43(a) depends on non-functionality”. (Cf. Concorrência Desleal vs. Trade dress e/ou “Conjunto-imagem”, Ed. Tinoco Soares, São Paulo, 2004, de nossa lavra, p. 85-86).

Observe-se que há praticamente uma reprodução integral do “visual” no tocante ao “formato do estabelecimento, nos toldos, nas portas de entrada, no estacionamento, no posto com as duas placas, etc.

11. Note-se e confirme-se que no final da década de 1980 já havíamos feito referência aos “componentes internos” das lojas, armazéns, restaurantes, lanchonetes, recintos e estabelecimentos, ao “conjunto visual”, que se mantém numa série de estabelecimentos, a uniformidade da “fachada”, e, daí a conclusão sobre a proteção do “visual interno e externo do estabelecimento”. E, mais ainda a transcrição da decisão n” 84-1.155 entre Fuddruckers, Inc. vs. Doe’ s B.R. Others, inc. sobre o “visual comercial no negócio de restaurante”, na qual se destacou: “a) o visual comercial envolve a imagem total do produto e pode incluir aspectos tais como: tamanho, formato, cor ou combinação de cores, texturas, gráficos e desenhos … “. (Cf. Concorrência Desleal, Visual Interno e Externo do Estabelecimento e outros, Ed. Resenha Tributária, São Paulo, 1990, de nossa lavra, p. 155-156 e 167)

Repetimos, note e confirme porque a proteção envolve um todo, razão porque adotamos os termos CO NJUNTO- IMAGEM !!!

12. Não obstante as inúmeras decisões proferidas nos mais diversos países e com mais frequência nos Estados Unidos da América, foi finalmente proposta, no ano de 1998, uma alteração do Lanham Act de 1946 com respeito a Section 45 e que assim ficou
    estabelecida: “The term trade dress means de total image or overall appearance of a product ar service, including, but not limited, the design ar packaging, labels, containers, displays, decor, colar, the design of a product, a product feature, ar a combination of product features, except that trade dress shall not be registered ar protected under this Act if it is functional”.

E, assim o trade dress, que para nós é o “conjunto-imagem”, significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas, não limitado a, desenho da embalagem, rótulos, recipientes, mostruários, decoração, o desenho do produto, a característica do produto ou a combinação das características do produto, não devendo o trade dress ser protegido sob essa forma se, eventualmente, for funcional.

Dê-se mais uma vez o devido ênfase o trade dress é a imagem total do produto ou do serviço, e, não às suas partes.

13. Para melhor explicar essa alteração foi também proposta e consolidada a interpretação da expressão “inherently distinctive trade dress”. E assim ficou: “lnherently distinctive: I) whether the trade dress is unique ou unusual in the particular field to which the subject malter pertains; 2) whether de trade dress comprises a common basic shape ar design; 3) whether the trade dress is a mere refinement of a commonly adopted and well-known form ar ornamentation for that particular classes of goods ar services viewed by the public as a dress ar ornamentation for the goods ar services, and 4) whether the trade dress is capable of creating a commercial impression distinctfrom any accompanying works”. O que em síntese resulta considerar, dentre outros, que o trade dress é único e não usual no campo em que o objeto pertence”, vedando-se, portanto, o formato ou desenho comum, o mero requinte de uma forma de apresentação adotada ou já conhecida.

E, para concluir foi também esclarecido o sentido de “funcionality” que, como no caso anterior, devem ser considerados os fatores que incluirão, mas não limitarão: “I) whether the malter yelds a competitive advantage; 2) whether alternative designs are avaiable; and 3) whether de malter achieves economies in the manufacture ar use of the goods ar services, ar affects cost ar quality”. E, numa interpretação livre “se o objeto produzido constitui numa vantagem competitiva; se os desenhos se encontram disponíveis e se a economia conseguida na manufatura dos produtos ou serviços afeta o seu custo ou a qualidade. (Cf. Concorrência Desleal vs. Trade dress e/ou “Conjunto-imagem”, Ed. Tinoco Soares, São Paulo, 2004, p. 10 1-102, de nossa lavra)

14. Acontece, porém, que o tempo continuou passando pela janela … e o que vimos observando, com grande tristeza, é que os profissionais e toda a sorte de julgadores que decidem nas várias instâncias, realmente, ainda não entenderam o que é o trade dress e/ ou o “conjunto-imagem”. Tanto não entenderam que fazem uma confusão com a marca figurativa, a mista, a tridimensional e o mais grave com as patentes e os registros de desenho industrial. Num primeiro aspecto é preciso que se diga que: a) Marca é o sinal que distingue o produto ou a prestação de serviço; b) Marca nominativa: é a representada por inscrições latinas (de uso ocidental) no sentido amplo do alfabeto romano, por algarismos arábicos ou romanos e compreendendo palavras, combinações de letras e/ou de algarismos; c) Marca figurativa: é a constituída por desenho, figura, imagem, emblema, símbolo ou forma fantasiosa de letra ou palavra (monograma ou logotipo) e de número, bem como por inscrição em caracteres não [atines, tais como: japonês, chinês e outros; d) Marca mista: é a junção das inscrições latinas de uso ocidental, dos algarismos arábicos e/ou romanos, dos caracteres japoneses, chineses e outros, aos desenhos, figuras, imagens, emblemas símbolos e outros. É também a consistente na etiqueta, rótulo, envoltórios, invólucro, embalagens e toda a qualquer forma de apresentação do artigo, produto ou mercadoria ao mercado, sem que isto induza, quando também apresentada a registro, a “configuração do produto, de sua embalagem, de seu recipiente ou
    outro”, quando já se encontrarem no domínio público. (Cf. Tratado da Propriedade Industrial- Marcas e Congêneres, Ed. Jurídica Brasileira, São Paulo, 2003, V. lI, p. 1.171-1.172). e) Marca tridimensional: “é constituída pela forma particular não convencional e não habitual dada diretamente ao produto ou a seu recipiente”. (Cf. obro citada, V. I, p. 978)

Num segundo aspecto é prudente que se tome ciência do que é amparado por uma invenção e seus sucedâneos. Segundo o artigo 27 do TRIPs que trata da matéria patenteável, tem-se como certo que “qualquer invenção, de produto ou de processo, em todos os setores tecnológicos será patenteável desde que seja “nova”, envolva um “passo  inventivo” e seja passível de “aplicação industrial”. Dentre outros poderá ser suscetível de Patente de Invenção: “uma “máquina, aparelho, equipamento, objeto, utensílio, dispositivo, etc., e bem assim os seus respectivos aperfeiçoamentos e melhoramentos; as substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação. A patente é, portanto, o princípio, a base, o alicerce de uma invenção que ao depois poderá ser objeto de melhoramento ou aperfeiçoamento. Como Modelo de Utilidade é patenteável o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. O modelo de utilidade é, portanto, um modelo de forma aliado a uma nova função. Os modelos e desenhos industriais em face da nova lei não mais são considerados como patente, mas sim, objeto de um Registro de Desenho Industrial: “a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original em sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. São amparados como tais as figuras planas: padrões de tecidos, gravuras, estampas e similares, e, as figuras tridimensionais: frascos, recipientes, garrafas, vasilhames etc. A proteção de todas essas espécies de patentes e de marcas é feita mediante a conferência de um “privilégio” (Carta-Patente) ou de um “registro”, (Certificado de Registro de um Desenho Industrial ou Certificado de Registro de Marca) e todos sob o manto do Direito Substantivo. Logo, a sua violação se caracteriza como Crime contra a Propriedade Industrial, preconizado pelos artigos 183, 184 e 185, isto é, contra as patentes de invenção e os modelos de utilidade, e, pelos artigos 187 e 188, contra os registros de desenhos industriais e, finalmente os artigos 189 e 190, contra as marcas.

Acrescente-se que a procura do Poder Judiciário contra a prática desses crimes impõe a comprovação do Direito à Ação, mediante a apresentação em documento hábil da Carta-Patente ou do Certificado de Registro.

Esta especificação é por demais importante a ser considerada para que NÃO haja a confusão entre um Crime contra a Propriedade Industrial e um outro o Crime de Concorrência Desleal.

A Concorrência Desleal foi instituída pela Convenção da União de Paris de 20-03-1883 em seu artigo 10-bis, nos seguintes termos: “Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. Deverão proibir-se particularmente: Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente”. Esta Convenção foi objeto de inúmeras revisões, terminando com a de 14/07/1967, de Estocolmo, vigente entre nós pelo Decreto n” 635 de 21/08/1992. A Lei da Propriedade Industrial n” 9.279 de 14/05/1996, considera Crime de Concorrência Desleal (art, 195), o “emprego de meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem” (inciso III), sendo que o complemento se encontra nos seguintes termos: “Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento dos prejuízos causados pelos atos de concorrência desleal não previstos nesta lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre os estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços, ou entre os produtos postos no mercado”. (art. 209).

Toda e qualquer violação ao trade dress e/ou “conjunto-imagem”, por NÃO existir nenhuma modalidade de “registro” para essa finalidade, está amparada pelo vasto campo da Concorrência Desleal que, por sua vez, se encontra alicerçada pelo USO da total imagem ou a aparência geral, e NÃO as suas particularidades, porém, deve ser também inerentemente distintivo e, por derradeiro, não funcional.

É de se lembrar também que todas as Leis da Propriedade Industrial estrangeiras e a nacional não impõem, não obrigam e não determinam expressamente que o interessado e/ou o usuário deva promover o “registro de sua marca”, razão porque foi
adotado o Sistema Atributivo pelo artigo 129, da nossa Lei da Propriedade Industrial. Mesmo assim faculta aos usuários de boa-fé um “direito de precedência ao registro”.

Isto posto os “estabelecimentos” são idealizados, confeccionados e instalados sob o mando dos seus proprietários e do concurso de decoradores, estilistas, “designers” e outros cujo resultado é proporcionado através da aplicação de linhas, cores e características especiais (total image ou overall appearance).

Nestas condições, adotamos o título de Uso Inadequado do Termo trade dress, porque praticamente todas as decisões que serão a seguir comentadas chegaram a uma “conclusão ilógica, absurda e ilegal ao caracterizar a violação como sendo concernente ao trade dress e/ou o “conjunto-imagem”.

15. As decisões que foram proferidas de maneira inadequada e contrária ao melhor direito são as que seguem:

1. Apelação Cível nº 406.592-5, 10^a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, em 28/06/2007. REsp. 1.100.938-PR (2008/0238262-5), 4^a Turma do Superior Tribunal de Justiça  EMENTA: Proteção à marca “MATTE LEÃO”. Comprovação de existência de contrafação pela ré.

1. Comprovando a prova pericial que a requerida adotou o mesmo conjunto visual da suplicante e a utilização da mesma cor alaranjada nos envoltórios e invólucros de seus
   produtos, estando a marca, inclusive, grafada de forma oblíqua, nos mesmos sentidos dos rótulos da autora e em letras minúsculas; e que de fato, há uma semelhança, uma imitação das características dos produtos comercializados pela autora,
   passível de causar confusão aos consumidores, evidente a prática de contrafação que deve ser coibida.

A sentença de primeiro grau concluiu também que “além da grana idêntica da expressão matte, todo conjunto-imagem dos invólucros, foi objeto de contrafação pela parte ré.” (Cf. fls. 07, do acórdão)

Obs.: A titular da marca “MATTE LEÃO”, e usuária dessa marca através de um envoltório aposto em copo de material plástico, em fundo na cor laranja, com letras brancas, manuscritas e aplicadas de forma oblíqua, contendo abaixo a fruta alusiva ao

sabor da bebida, se insurgiu contra a usuária da marca “MATTE MACERATTI”, com o mesmo tipo de letra, a mesma aplicação de forma oblíqua, sob o mesmo fundo na cor laranja, e abaixo a representação da fruta alusiva ao sabor.

Trata-se, pura e simplesmente do aproveitamento parasitário do “envoltório” do produto, em todas as suas características, e, como não havia o competente registro dessa marca em sua forma mista, não se tratava de trade dress e/ou “conjunto-imagem”, mas sim de atos de concorrência desleal previstos pelo artigo 195, inciso I1I, combinado com o artigo 209, da Lei da Propriedade Industrial n” 9.279 de 14/05/1996.

A imagem dos produtos postos no mercado confirma integralmente que apenas se trata de imitação de um rótulo e/ou envoltório.

2) Apelação Cível  nº  9155837-22.2005.8.26.0000,  10ª.  Câmara  de  Direito  Privado  do Tribunal de justiça de São Paulo, em 31 de janeiro de 2012.

EMENTA: Marca nominativa. Repetição de elementos figurativos na embalagem de produto concorrente. Proteção de trade dress.

1. Assim, há possibilidade de caracterização de concorrência parasitária no caso, considerando-se a titularidade do trade dress pela apelante.

Obs.: Trata-se de ação proposta pela Arcar sob a alegação de ser “titular” do registro da    marca mista contendo os termos genéricos “Butter Cream” e “Butter Toffees”, com o contorno das embalagens e a aplicação de cores. Decisão equivocada, uma vez que

NÃO se trata da proteção do trade dress e/ou “conjunto-imagem”, mas sim, só e unicamente de uma violação de marca registrada pela figura da “imitação” dos elementos característicos e da aplicação das mesmas cores.

3. Recurso Especial nº 1.306.690-SP (2011/0245390-4), 4^a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 10/04/2012.

EMENTA: Concorrência desleal. Concessão de liminar para determinar a substituição, em prazo razoável das embalagens de produtos passíveis de serem confundidas com as utilizadas por marca concorrente. Possibilidade. Reexame de provas, em sede de recurso especial.

1. A decisão recorrida reconheceu expressamente que “uma primeira análise das embalagens dos sabonetes comercializados pelas partes permite constatar a existência de uma grande semelhança no conjunto visual dos produtos. A providência
   liminar … evitando eventual utilização indevida de elementos que tem função “para-marcárias” que a doutrina denomina trade dress. (sic – capa – ementa, do acórdão)

Obs.: Trata-se de ação de reparação de danos da titular da marca PROTEX contra a usuária da marca FRANCIS PROTECTION, sob a alegação do uso na embalagem de “fundo branco, estampada a marca na cor azul, com listras coloridas” que são

objeto de registros e pedidos de registros no INPI. Logo, por princípio primeiro e incontestável trata-se de “violação de marca registrada” e ato de “concorrência desleal” pelos sinais (marcas) não registrados.

Enobrecendo sobremaneira o sr. Ministro Relatar e todo o seu empenho em buscar na doutrina, inclusive a nossa, porém, lamentavelmente sob a reprodução de uma pequena parte no livro do saudoso Denis Barbosa, visto que ficou a ser considerado
todo o mais feito e justificado à saciedade, em nosso livro. O caso tratado nos autos, NÃO se trata de trade dress e/ou “conjunto-imagem“.

Isto posto, releve-se que não basta ser a “imagem total ou aparência geral de um produto”, posto que é preciso que preencha mais dois requisitos, quais sejam “inerentemente distintivo e não funcional“. No caso em exame são apenas dois envoltórios de sabonetes de modelos comuns.

(Cf. Concorrência Desleal vs. Trade dress e/ou “Conjunto-imagem”, Ed. Tinoco Soares, São Paulo, 2004, p. 101-102, de nossa lavra).

4. Apelação Cível nº.  0341811-52.2009.8.26.0000,  10^a  Câmara  de  Direito  Privado  doTribunal de justiça de São Paulo, em 11 de setembro de 2012.

EMENTA: Direitos autorais. meias da ré comercializadas em embalagens idênticas às da autora. Ilicitude na conduta da ré.

1. Não havia necessidade de questionar a autoria da obra, por ter restado inequívoca a criação da autora, e por ser prescindível o registro para a proteção do que se denomina trade dress. (sic – fls. 03 do acórdão).
2. Frise-se que o reconhecimento dos direitos da autora independe de registro da forma de apresentação da embalagem por se tratar de tutela do “conjunto-imagem“, também denominado trade dress, o qual é protegido pelas disposições legais que coíbem a concorrência desleal.

Obs.: A ação foi proposta pelo fato da autora ter idealizado um “modelo de calcinha com figuras animadas em sua parte frontal”, e, a requerida ter adotado o mesmo procedimento com, inclusive, figuras animadas, praticamente iguais. Logo, NÃO se trata, em hipótese alguma, da proteção ao trade dress e/ou “conjunto-imagem“, mas sim do aproveitamento parasitário de um modelo de calcinha, suscetível de proteção como Direito de Autor ou Desenho Industrial.

5. Apelação Cível nº 0004385-03.2011.8.19.0001, 17ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de janeiro, em 12 de setembro de 2012.

EMENTA: Concorrência parasitária. Comercialização de cerveja com aproveitamento publicitário utilizado pela empresa concorrente. Dano material e moral configurados.

1. Afirmando nada haver de parasitária em sua conduta publicitária, pois a cor vermelha integra o seu trade dress. (sic – fls. 08, do acórdão)
2. Acusa a mesma autora-reconvinda de tentar apoderamento da cor vermelha que pertenceria ao trade dress da mesma ré-reconvinte.

O REsp. 1.3 76.264-RJ (2013/0087236-8), 3^a Turma do Superior Tribunal de Justiça, reformou a decisão acima.

EMENTA: Marca. Comercialização de cerveja. Lata com cor vermelha. Art. 124, inciso VIII da LP1. Sinais não registráveis como marca. Concorrência Desleal. Descaracterização. Ofensa ao direito de marca não ocorrência.

1. Por força do artigo 124, inciso VIII da LPI, identidade de cores de embalagens, principalmente com variação de tons, de um produto em relação ao outro, sem constituir o conjunto-imagem ou trade dress, da marca do concorrente – isto é, cores dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo, não é hipótese legalmente capitulada como concorrência desleal ou parasitaria. j. 09/12/2014.

Obs.: Não se trata de modo algum do trade dress, mas somente de um ato de concorrência desleal pelo emprego da cor vermelha nos rótulos da cerveja e da adoção de similar expressão de propaganda, levando assim os incautos a confusão, porém, ao final não ficou caracterizada a infração.

6. Apelação Cível n” 0019026-91.2011.8.26.0068, 1ª. Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo julgada em 02 de maio de 2014.

EMENTA: Concorrência Desleal. Utilização de trade dress de embalagem de vidro que são usadas para acondicionar as geléias “Queensberry”. Marca tridimensional devida-
mente registrada e em plena vigência. Requerida que passou a usar potes absolutamente semelhantes aos da autora. Produtos que são vendidos lado a lado no mercado. Demonstração da possibilidade de confusão e concorrência desleal.

1. O caso retrata hipótese em que a ré, sem autorização da autora, passou a fazer uso de marca tridimensional de propriedade da requerente e devidamente registrada no INP1.
   (sic – fls. 07, do acórdão)
2. Não somente deve o Judiciário efetivar a proteção do trade dress, como um todo (apesar de não haver sistema de registro de tal “conjunto-imagem“, em sua totalidade), como é certo que a marca tridimensional materializada pelo pote/embalagem
   de geléias produzidas pela requerente encontra-se registrada, de modo que a proteção almejada deveria mesmo ser deferida. (sic – fls. 08, do acórdão)

Obs.: Como está expresso no âmbito do voto condutor, trata-se apenas e tão somente de uma reprodução quase que integral de uma marca “tridimensional” devidamente registrada no INPI, abrangendo o pote, a tampa e o rótulo e/ou etiqueta do produto. Logo crime contra a marca.

Por princípio primeiro e impostergável NÃO existe registro para o trade dress e/ou “conjunto-imagem“, posto que se o mesmo for “inerentemente distintivo“, mas, “não funcional“, está amparado aqui e alhures dentro do vasto campo do Direito Consuetudinário ou mais especificamente no âmbito da Concorrência Desleal. No julgamento houve um grande equívoco no tocante à menção e enquadramento como trade dress e/ ou “conjunto-imagem”.

16. É de se apregoar que a apresentação acima, enfocando apenas seis decisões, foi feita de forma meramente ilustrativa e não restritiva, visto que existem centenas e centenas de outras decisões proferidas no mesmo sentido equivocado. Prudente será que, daqui
    por diante, não só os advogados em suas petições, como também os julgadores em suas decisões, tomem o devido cuidado e busquem o correto entendimento na melhor doutrina norte-americana ou de lá proveniente e aqui, no país, seja realçada para que haja
    um correto, preciso e incontestável emprego desse termo.
17. E isto não será de todo impossível porque daqui por diante serão realçadas e comentadas as decisões que realmente integram o conceito do trade dress e/ou “conjunto-imagem“, tal como o concebemos no final da década de 1990 e foi consagrado por de-
    cisão norte-americana que se tornou o paradigma. Ei-las:

1. Apelação Cível nº 123.640-1/1, 8^a Câmara Cível do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 29 de maio de 1991.

EMENTA: (não há). Trata-se de uma Ação ordinária de obrigação de não fazer proposta por HI-FI Novidades em Alta Fidelidade Ltda., contra Luzes da Ribalta Discos e Fitas
Ltda., sob os seguintes argumentos: 1) A autora ligada ao ramo de discos e fitas para movimentar suas vendas vem empregando modelos publicitários e utilizando-se de promoções criadas, exclusivamente, para sua loja: b) Adquiriu um “projeto arquitetônico” exclusivo para a sua loja, bem como sua “decoração interior”, de modelo arrojado: c) Registrou e patenteou o “disco cheque” sistema adotado para melhor atender ao gosto dos clientes e do “cupom” na compra de um disco; d)
Tais métodos persuasivos e publicitários, vinham trazendo gratificantes resultados, ao ponto de serem “plagiados” pela ré em seus mínimos detalhes, desde o “projeto arquitetônico da loja”, até na representação gráfica do “título de estabelecimento” e suas” expressões publicitárias”. e) Foi feita a “produção antecipada de provas” com o intuito de deixar clara a “concorrência desleal”. D Foram apresentadas as provas: I) Visual externo da loja: II) visual interno da loja: III) visual da vitrine e todos os seus detalhes: IV) cupons para obter benefícios e bonificações; V) comparações entre o estabelecimento externo e interno da autora e da ré.

A decisão final foi a seguinte: “No mérito a solução de procedência especificamente quanto à “similitude” arquitetônica das lojas das congêneres foi acertada, vistas, ambas as lojas ictu oculi inclusive, deixam a insofismável impressão, mais do que isto a certeza da existência de expediente copiativo.” (sic – fls. 02, do acórdão)

Obs.: A produção antecipada de prova ocorreu em 15/08/1985 e a Ação Ordinária foi proposta em 08/04/1988, ou melhor, quando não havia o conhecimento, em nosso país, do termo trade dress, mas, não deixa de ser como de fato é, salvo prova em contrário, a primeira decisão correta e precisa sob esse manto posto que desde a produção antecipada de prova, dentre outros já havia: I) um projeto arquitetônico do estabelecimento em suas partes externas e internas. Nestas últimas, estão incluídas as suas vitrinas: 11) o emprego da cor; III) a estilização do logotipo (tipo de letra); IV) o emprego do material (madeira revestida de laminado plástico, na cor vermelha); V) mesa de som; VI) tampo-base de dois toca-discos; VII) móveis e aparelhos de som; VIII) braços articulados pintados na cor preta; IX) representação gráfica dos títulos de estabelecimentos.

Muitos anos depois, nos Estados Unidos da América, foi então conceituado o trade dress, como sendo: “The term trade dress means de total image or overall appearance of a product or service, including, but not limited to the design
of packaging, labels, containers, displays, decor, colar, the design of a product, a product feature, or a combination of product features, except that trade dress shall not be registered or protected under this Act if it is functional”. (Cf. obro
citada, p. 101).

A proteção, portanto, é para a TOTAL imagem ou a aparência GERAL, de um produto ou serviço, notando-se que PODE incluir, porém, NAO está LIMITADO as suas partes acima descritas.

2. Apelação Cível n” 65558-9/1-88. (20020136505-1), 2^a Turma [julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás, julgada em 26 de novembro de 2002.

EMENTA: Propriedade Industrial. Marca. Concorrência desleal. Legitimidade ativa e passiva. Documentos essenciais à propositura da ação.

1. Note-se que a questão gira em torno do fato das rés estarem fabricando e comercializando “peças de vestuário e calçados” sob marca similar à que a autora fabrica e vende, sem sua autorização, além de conferir aos seus estabelecimentos aparência interna e externa muito semelhante, à criada pela autora, além de adotar
   como marca a expressão Mr. FOOT que é bem parecida com a marca da autora Mr. CAT. Assim, vê-se que o douto Magistrado refere-se à similitude não só das marcas
   em si, mas também dos estabelecimentos das partes. Continua a desenvolver o seu raciocínio, onde diz que:

“As duas grifes decoram suas lojas com os mesmos recursos arquitetônicos onde utilizam madeira na mesma tonalidade de cor nas fachadas, vitrinas, prateleiras, escaninhos… outra forte semelhança está também na porta de entrada das lojas, em estilo “porta de boutique” … (sic – fls. 390 dos autos).

Obs.: Por estas imagens, constata-se a clareza da decisão que, em verdade, na ocasião da sentença do juiz singular de 17/09/2001, e, ao depois, através do julgamento pelo Tribunal não foi feita nenhuma menção ao trade dress e/ou “conjunto-

imagem”. A nosso ver se trata, por sem dúvida do trade dress e/ou “conjunto-imagem”, eis que há a total imagem ou aparência geral: da fachada, das vitrines, dos expositores de calçados, dos bancos onde também se encontram os calçados, da aplicação das mesmas cores, da adoção de marca semelhante, etc.

3. Ação de procedimento  ordinário  nº  001.2002.030.611-2,  18^a  vara  cível  do   Recife,Pernambuco.

Sentença: Trata-se de ação de procedimento ordinário proposta por SPOLETO Franchising Ltda. proposta contra GEPETO Pizzaria Ltda., alegando que tem por escopo obrigar a ré a cessar definitivamente as práticas de concorrência desleal, em
manifesta violação ao conjunto-imagem ou trade dress (o visual da apresentação no mercado de determinado produto ou serviço, estabelecimento ou marca) e da marca registrada e nome comercial da autora, que a ré utiliza-se ao mesmo tempo: dos
elementos característicos dos estabelecimentos e do estilo personalizado criado e desenvolvido pela SPOLETO, denominado conjunto-imagem ou trade dress, etc. A extremamente longa sentença, dentre outros concluiu: a) O conceito do chama-
do trade dress está diretamente ligado à proteção conferida à marca contra atos de concorrência desleal; b) Que segundo José Carlos Tinoco Soares, “o trade dress é o trabalho do intelecto, facilmente demonstrado pelo toque peculiar que acrescenta à
configuração do estabelecimento”. (cf Trade dress e/ou Conjunto-imagem, in Revista da ABPI, nº 15, mar/abr de 1995); c) que, na realidade, merecem, também, proteção alguns dos diversos elementos de distinção, sejam estes decorativos ou estruturais, característicos de determinado produto, serviço ou estabelecimento que, por si só, identificam determinada marca, carecendo, portanto de razoabilidade a tese da contestante: d) que, como exposto na inicial, a ré estruturou as suas lojas para exercer atividades no mesmo segmento de mercado, disponibilizando o mesmo tipo de produtos e serviços de maneira idêntica ao método de atendimento e a estrutura padronizada desenvolvida pela autora; e) que dessa forma, afigura-se brilhante a liminar deferida que, reconhecendo a verossimilhança do pleito autoral, bem como a presença do periculum in mora determinou as práticas desleais da ré, julgado em 23 de abril de 2004.

Obs.: Não padece a menor dúvida quanto a aplicação correta do termo trade dress e da condenação pelos atos de concorrência desleal tendo em vista um TODO, isto é: a) marcas bem próximas e com o mesmo sufixo; b) fachada do estabelecimento; c)

emprego da marca sob o mesmo tipo de posicionamento; d) disposição interna do estabelecimento com os mesmos ou similares detalhes; e) dispositivos para conter os alimentos com configuração bastante semelhante, inclusive, junto ao fogão. Trata-se, por fim, de um caso típico do aproveitamento parasitário de todo um visual interno e externo do estabelecimento.

4. Apelação Cível nº  0107915-70.2007.8.26.0000,  9^a  Câmara  de   Direito   Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgada em 14/02/2012.

EMENTA: Concorrência desleal. Utilização de trade dress da Petrobrás.  Consumidores que podem facilmente acreditar que o posto vende produtos e serviços da recorrida. Dano material comprovado.

1. Trata-se de ação de obrigação de não fazer ajuizada pela Petrobrás contra Bela Vista Auto Posto. Mantém há décadas características singulares dos postos de serviços ligados a sua marca com características que integram o denominado trade dress (conjunto-imagem) dos traços de apresentação da marca.

Obs.: As fotos colocadas nos autos  demonstram  substancialmente  que  a  contrafatora se aproveitou do visual externo (frente e laterais do posto, do posicionamento das marcas, da disposição interna com a colocação das bombas, mostruários e outros). Enfim, estamos diante da reprodução e/ou imitação quase que integral do visual interno e do externo do posto de gasolina.

5. Rec. Especial nº’ 1.284.971-SP (2011/0223769-3), 3^a Turma  do  Superior  Tribunal de Justiça, julgado em 20 de novembro de 2012.

EMENTA: Ação Inibitória. Proteção de marca e concorrência desleal. Colidência entre as marcas confusão no público consumidor. Violação ao direito de marca. Não ocorrência.
Marcas inseridas no mesmo segmento mercadológico. Verificação. Trade dress. Proteção destinada a evitar a concorrência desleal. Apresentação de produtos. Distinção.

1. Ganha importância, nesse ponto, o conceito de trade dress ou “conjunto-imagem”, extraído da legislação norte-americana, mais precisamente o Código de Marcas (Lenham Trade-mark Act) que consiste na roupagem do produto, ou seja, as
   características que lhe conferem sua aparência geral e permitem ao consumidor identificá-lo, vinculando ao seu fabricante… (sic-fls. 9 do acórdão)

Obs.: De relevar sobremaneira o voto-vista da eminente Min. Nancy Andrighi que, como sempre esgota o tema e, neste caso procurou por todos os mesmos o entendimento correto a respeito do termo trade dress, discordando assim do M. Relatar.

Na realidade e embora a autora não tenha atingido os efeitos desejados em sua ação o certo é que o trade dress e/ou “conjunto-imagem”, ficou substancialmente caracterizado pela adoção de um “todo”, e que assim pode ser desmembrado:
a) marcas compostas do mesmo afixo; b) aplicação de forma oblíqua com letras semelhantes; c) três frascos com características próprias e dois recipientes comuns; d) aplicação praticamente das mesmas cores. Este é, portanto, um caso em que houve a correta aplicação do trade dress e/ou “conjunto-imagem”, em razão do conjunto dos cinco recipientes apresentados. Se, eventualmente, envolvesse um só, dentre os três primeiros frascos, o enquadramento seria apenas como “desenho industrial”, o frasco em si e/ou como “marca tridimensional” a junção do frasco com suas características e a aposição do rótulo, etiqueta ou envoltório.

6. Agravo de Instrumento nº 2248161-04.2015.8.26.0000 (2015.0000960048), 2^a Câmara

Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, julgado em 16/12/2015.

EMENTA: Propriedade Industrial. Concorrência Desleal. Pretensão de tutela antecipada. Caracterização à primeira vista de concorrência desleal.

Trata-se de agravo de instrumento objetivando a tutela antecipada em ação proposta por Decolar.com Ltda. e Travei Reservations S.R.L., contra a Edestinos.com.br. Agência de Viagens e Turismo Ltda., fundada em atos de concorrência desleal no sentido de impor à ré a imediata desvinculação de palavras-chave relacionadas à marca “DECOLAR.COM.” do serviço de divulgação “Google Adwords”, por ela contrata-
do, a abstenção do uso de termos que remetam à referida marca em seu nome de domínio na internet e a retirada de seu “site” de elementos visuais semelhantes àqueles encontrado no “site” da co-autora Decolar.com. Dedicando-se ao título “A infração
ao trade dress e a flagrante concorrência desleal”. As agravantes assinalam que “o website da Agravante é composto, essencialmente (i) pelas cores predominantes azul e amarelo; (ii) pela diagramação geométrica de figuras e quadros numa
escala específica, e (iii) pelos elementos tipográficos e figurativos que compõem as marcas mistas de titularidade da agravante, promovendo a ilustração do “site”. Tal conjunto de imagem e disposição de elementos constantes na página vir-
tual da Decolar formam o que se conhece por trade dress, conforme explica a doutrina: “O trade dress é a combinação de elementos ou figuras que são ou se tornam associadas exclusivamente com uma existência particular que permitem funcionar
como sendo um indicador de origem do produto; o trade dress compreende uma única seleção de elementos que imediatamente estabelecem que o produto se distancia dos outros por isso que se torna inconfundível” (Cf. José Carlos Tinoco Soares.
Concorrência Desleal vs. Trade dress e/ou Conjunto-imagem (visual do objeto, do produto, de sua exteriorização e o do estabelecimento). Ed. do autor, 2004, p. 213). (sic – fls. 21, da inicial do agravo).

1. Por derradeiro, no tocante ao requerimento de tutela antecipada voltado à imposição da retirada de elementos visuais no “site” da ré que, segundo alegam as agravantes, induziriam o consumidor em erro, ante a reprodução das mesmas cores, e da mesma diagramação de quadros encontrada no “site” da co-autora Decolar.com. não se vislumbra prova inequívoca a conferir verossimilhança à primeira apropriação
   do trade dress.
2. Fica, em tais termos, parcialmente reformada a r. decisão agravada.

Obs.: Neste caso o emprego trade dress e/ou “conjunto-imagem” se deu em figura plana, porém, com a devida e integral razão posto que a imagem estampada no “site” da Decolar.com. dá conta da forma peculiar que foi idealizada para a venda de seu

serviço, a qual é composta de um todo, ou seja: aplicação das cores azul e amarelo; diagramação geométrica de figuras e quadros numa escala específica; elementos tipográficos e figurativos, sob a chancela de sua marca DECOLAR.COM.

A ré aproveitou-se desses elementos essenciais em seu todo, incluindo a adoção de marca extremamente semelhante (imitação pelo sentido e significado), ou seja: DECOLAR vs. DESTINOS.

Este procedimento se aproxima e muito de uma antiga decisão proferida nas Filipinas a respeito da Ação movida por The Wall Streetlournal vs. The Business Star, já comentada por nós. (Cf. Concorrência Desleal vs. Trade dress e/ou “Conjunto-imagem”, Ed. Tinoco Soares, São Paulo, 2004, p. 95)

CONCLUSÃO

18. Tendo a frente o conceito dos norte-americanos que o trade drcss, que para nós é “conjunto-imagem”, significa a imagem total ou a aparência geral de um produto ou serviço, incluindo, mas não limitado a, desenho do produto, à característica do produto ou a combinação de características do produto, não devendo o trade dress ser protegido sob essa forma se, eventualmente for “funcional”, tem-se como certo e curial que o conjunto-imagem é o todo e não as suas partes integrantes.

Eis porque já apregoamos que o trade dress, é a “vestimenta”, “O trade dress há uma década não se definia, mas se entendia de uma forma muito ampla como sendo a “vestimenta”. Sim, um traço peculiar, uma roupagem ou a maneira particular de uma marca se apresentar ao mercado. Evoluiu esse conceito como especialmente
o seu enquadramento, visto que não mais limitado à marca em si, mas, onde a marca poderia ser aplicada. Ressalte-se, desde logo, que não objetivava a proteção da marca, mas sim de alguns, vários, inúmeros elementos decorativos aplicados à fachada, às laterais, ao todo do estabelecimento em sua parte externa. Da mesma forma a alguns, vários, inúmeros elementos decorativos e aos próprios pertences da arte interna do estabelecimento. Imaginando-se uma mulher, ou mais precisamente, uma aeromoça, temos que a mesma se veste em função da companhia aérea que representa, de uma maneira peculiar, ou seja: “um chapeuzinho, casquete ou equivalente; um vestido completo e/ou uma saia e blusa; um casaco pequeno ou médio; um avental protetor”. Tem sempre o nome, o desenho, o logotipo e/ou a marca da companhia aplicado ao chapeuzinho ou à blusa. Este é, portanto, o seu “uniforme”. Exatamente por ser “uniforme” mantém-se para todas as integrantes da companhia e à medida que circulam dentro do avião vão transmitindo essa imagem a todos. “uniforme”, portanto, em seus sentidos básico, ou melhor, o de vestimenta e o de “repetição contínua”, ou ainda na linguagem técnica “secondary meaning“, (Cf. obr. citada, p. 111). Exemplos evidentes e mundiais nesse sentido são do Posto SHELL, identificado por ter sempre à frente um poste de sustentação e na e na sua extremidade superior a “figura de concha”, na cor amarela; a forma cilíndrica dos hotéis HILTON, e os estabelecimentos da McDONALD’S, com sua fachada, lateral com aplicação das mesmas cores e particularidades externas e internas.

Os norte-americanos acrescentam ao trade dress, mais três condições para que se complete, quais sejam: “inherently distinctive”, “functionality” e “secondary meaning”. Em definindo o primeiro “Inerentemente distintivo”, temos que considerar, dentre outros, que: a) se o trade dress é único e não usual no campo em que o objeto pertence; b) se o trade dress compreende um formato ou um desenho comum; c) se o trade dress é um mero requinte de uma forma de ornamentação comumente adotada ou já conhecida, para determinada classe de mercadorias ou de serviços, vistas pelo público em geral, como sendo a vestimenta ou a ornamentação de produtos ou serviços; d) se o trade dress é capaz de criar uma impressão comercial distinta daquelas acompanhadas de palavras. O segundo “Funcionalidade” que deve incluir, mas não limitar o trade dress, significa entender: a) se o objeto produzido constitui vantagem competitiva; b) se os desenhos alternativos são disponíveis, e, se a economia conseguida na manufatura e no uso dos produtos e serviços afeta o custo ou a qualidade. O terceiro “Sentido secundário” é “o estado em que a marca considerada como genérica por ter sido constituída por nomes, produtos ou serviços ou por informações referidas aos mesmos, ou aquelas que distinguem o gênero, qualidade, quantidade, valor, origem geográfica ou tempo de manufatura dos produtos, ou outras características relativas aos produtos ou serviços”. Quanto esses nomes são aceitos pelo público como sendo uma marca válida pode ser objeto de
proteção. (Cf. obro citada, p. 82, 101-102).

Isto posto somente poderão ser enquadrados no âmbito da concorrência desleal os produtos ou serviços que preencherem os requisitos acima, razão porque deve-se relembrar que a simples violação de um Direito da Propriedade Industrial está amparada como Crime contra a Patente, o Desenho Industrial e a Marca de produto, serviço ou tridimensional em face dos artigos 183 e seguintes da Lei da Propriedade Industrial, exigindo-se para a competente ação a indispensável prova do direito a ação, concernente à existência e comprovação por intermédio da apresentação da: Carta-Patente, do Certificado de Registro de Desenho Industrial ou de um Certificado de Registro de Marca.

Em se tratando de trade dress e/ou “conjunto-imagem”, sob o manto do Crime de Concorrência Desleal preconizado pelo artigo 195, inciso III, combinado com o artigo 209, da Lei da Propriedade Industrial bastará a prova de uso, mediante o histórico de seu início, de sua consolidação, aceitação e de sua divulgação, desde que, no seu todo, preencha o trade dress e/ou “conjunto-imagem”, os requisitos estabelecidos para com o “inerentemente distintivo”, a “funcionalidade” e o “sentido secundário”.

Por derradeiro tudo começou como “visual interno e externo do estabelecimento”, passou a ser “conjunto visual”, consolidou-se como “conjunto-imagem” e agora idealizamos uma expressão que define com mais acerto esta proteção, com um sentido mais amplo e adequado, a qual sugerimos seja utilizada por todos os operadores do direito, por se enquadrar perfeitamente ao tema, qual seja, “VESTIMENTA COMERCIAL”.