Por Dr. Marcello do Nascimento e Dra. Soraya Imbassahy de Mello
Se a sua marca já ganhou característica de inegável notoriedade no Brasil, ela terá proteção especial em qualquer categoria socioeconômica.
O “Instituto do Alto Renome”, estabelece que “a marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”, sem mencionar a existência de registro próprio ou especial para assinalar essa especial natureza da marca.
Assim, o detentor de uma marca com reconhecimento e prestígio públicos, advindos da qualidade e prestígio do produto ou do serviço que distingue não poderia pleitear como podia anteriormente, registro da proteção especial, por falta de regulamentação do processo administrativo para tal reconhecimento.
Diante disto, restava apenas a opção da propositura de ação judicial, para obtenção do reconhecimento do alto renome pelo Poder Judiciário, em face de ameaça ao seu direito por terceiro.
Após um longo período de silêncio sobre o tema, o INPI estabeleceu o procedimento para o reconhecimento da marca de alto renome previsto no artigo 125 da atual Lei da Propriedade Industrial. Contudo, ainda limitava a análise do alto renome unicamente através da via incidental, ou seja, o titular de marca com a intenção de obter tal reconhecimento só podia assim proceder, quando terceiro depositasse pedido de registro de marca suscetível de conflito com a sua, mediante a apresentação de oposição ao pedido, ou
quando requeresse processo administrativo de nulidade de registro concedido em infração à lei.
Havia ainda uma significativa lacuna neste procedimento, que incomodava de pronto, pois de acordo com a norma para solicitar a declaração do alto renome perante o INPI era preciso que houvesse, antes de mais nada, um conflito de marcas que poderia demorar a surgir ou não surgir jamais.
O “pirata” normalmente não solicita pedidos de marca no INPI, o que dificultava a formalização do conflito junto ao órgão e consequentemente pleitear a sua proteção especial.
O INPI no sentido de melhorar a disciplina, reforçou que o status de alto renome se reconhece uma vez demonstrado o conhecimento e prestigio incontestáveis da marca invocada de alto renome, e determinando que as provas cabíveis à comprovação fossem apresentadas em caráter suplementar, voluntariamente, pois antes referida apresentação era obrigatória no ato da oposição ou processo administrativo de nulidade.
Caso ocorresse o conflito o requerente da proteção especial, deveria apresentar ao INPI, incidentalmente no ato da oposição ou do processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à comprovação do alto renome da marca, seguindo um rol extenso de provas. Este novo procedimento facilitou no sentido de que as provas pudessem ser introduzidas, a qualquer tempo, no pedido de reconhecimento do status do alto renome.
O prazo de anotação do alto renome da marca, estava estipulado até então em 5 (cinco) anos.
Os avanços tardaram, e somente agora, após muitos pleitos por parte dos titulares de marcas de alto renome, é que o INPI, finalmente, através da Resolução nº 107, de 19/08/2013, revogou os procedimentos limitados à via incidental, permitindo aos titulares de marcas de alto renome requerer ao INPI o seu reconhecimento por meio de petição especifica e autônoma, a qualquer tempo da vigência do registro.
A partir de agora, não há mais a necessidade do procedimento de reconhecimento do alto renome estar vinculado à nenhuma incidência processual, ou seja, Oposição ou Processo Administrativo de Nulidade.
Permanece a necessidade de se comprovar, com ampla documentação, a condição do status de alto renome da marca, em todo território nacional, comprovando a qualidade, reputação e o prestígio, por ampla parcela do público em geral.
Recomenda-se que a comprovação do reconhecimento, por ampla parcela do público, dê-se
essencialmente, por meio de pesquisas de mercado, sem prejuízo de outras provas.
Já no tocante à comprovação da qualidade, reputação e prestígio junto ao público, faz-se necessário que a mesma se proceda por meio de pesquisa de imagem da marca, com abrangência nacional, sem prejuízo da apresentação de demais documentos aptos a demonstrar tal imagem no país.
Caso seja reconhecido pelo INPI, a anotação do alto renome valerá por 10 (dez) anos e não mais por 5 (cinco)anos. Para aqueles que ainda aguardam o exame de pedidos de reconhecimento do status de alto renome, haverá regras para adaptação ao novo modelo.
Durante o prazo dessa anotação, o titular da marca de alto renome ficará dispensado da apresentação de novas provas dessa condição nas demandas eventuais em processos de outorga de direitos marcários, ressalvados os casos em que o INPI julgue necessário determinar a produção de novas provas.
O reconhecimento do alto renome da marca ou a insubsistência dessa condição, fará com que o INPI informe ao(s) órgão(s) ou entidade(s) competentes para o registro de nomes de domínio no Brasil, na tentativa de evitar a contrafação de marcas como nomes de domínio.
Vale ressaltar, que a nova Resolução nº 107/2013 ainda não entrou em vigor, pois depende da publicação da Tabela de Retribuições do INPI, prevendo o valor e código das taxas oficiais referentes aos serviços que envolvem o exame do alto renome.
Finalmente, o INPI para reconhecer o alto renome, leva em consideração o fato de a marca ser usada há muitos anos no Brasil; de a marca assinalar produtos/serviços que são amplamente usados pela população; assinalar produtos/serviços que são imediata e espontaneamente identificados pela marca; de a comercialização do produto ou serviço alcançar ampla área geográfica do mercado nacional e do mercado internacional; de haver ampla divulgação da marca no Brasil e no exterior; de haver vultuoso investimento em publicidade; de a marca ter grande valor econômico do ativo patrimonial da empresa; de ser inequívoco o grau de singularidade da marca, inclusive em relação aos rodutos/serviços que assinala; do grau de exclusividade de que goza a marca, atualmente, no mercado em relação a outras registradas no Brasil para produtos/serviços em geral, de procedência diversa.
E o mais importante, a marca reconhecida com o alto renome torna-se economicamente mais atraente.
Fonte: David do Nascimento – Propriedade Intelectual | Clipping: LDSOFT
