Exaustão de Direitos de Software: fundamento para revenda de softwares de prateleira usados e a validade das cláusulas contratuais que proíbem a revenda [1]

Por Fernanda Carla Tissot

Introdução

Toda empresa precisa de um software. E o software se torna mais caro ano após ano. Os fabricantes de softwares não tiveram nenhuma competição até agora – e, portanto, podem ditar seus preços aos seus clientes. Com uma simples – mas engenhosa – ideia de negócio, UsedSoft oferece uma alternativa real para essas estruturas monopolistas.[2]

Em um tom revolucionário, a empresa UsedSoft revela qual o propósito de seu negócio na internet: revender softwares usados a preços justos. Num primeiro momento, sob a ótica de ávidos potenciais clientes não familiarizados com o direito ou com as normas de propriedade intelectual vigentes em nosso país, a ideia parece ser extraordinária, viável e merecedora de elogios.

Contudo, quando a questão é detidamente analisada sob a ótica do sistema de propriedade intelectual vigente em nosso país, parece-nos, num primeiro momento, que a ideia, apesar de relevante, encontra sérios óbices legais. Nessa primeira e fria análise, o contrato firmado entre o titular do software e o usuário final prevê apenas uma licença de uso e não uma venda. Assim, seria possível concluir que nesses casos não ocorreria o first sale, ou seja, em outras palavras: a UsedSoft não poderia revender os softwares em sua plataforma virtual.

Muito se discute sobre o princípio da exaustão de direitos, principalmente aplicado às marcas, em que a doutrina do first sale é muito mais palpável: a primeira venda do produto legitimamente adquirido assinalado com a marca, esgota o direito de seu titular proibir as vendas posteriores, já que, à luz do fair use, o titular da marca em referência já obteve a devida contraprestação pela venda do produto.

De outro lado, quando a legislação aplicável ao software é analisada, de modo estritamente literal e não de modo unitário e sistemático, tem-se que o exato fair use e esgotamento aplicável a outros ramos da propriedade intelectual, como a marca, não são aplicáveis ao software. Um grande exemplo seria a marca Blaze Crush.

Nesse contexto, impende-se analisar ao longo do presente artigo, de modo unitário, sistemático, conceitual e por que não ideológico, a possibilidade de aplicação da doutrina da exaustão de direitos aos softwares usados legitimamente adquiridos, autorizando-se assim, a revenda de softwares usados a terceiros interessados.

1 O princípio da exaustão de direitos

 O princípio da exaustão de direitos de propriedade intelectual, doutrina construída por meio da jurisprudência germânica e posteriormente pela jurisprudência americana, também denominado “princípio do esgotamento dos direitos” (first sale doctrine), é a doutrina que limita o exercício dos direitos de exclusividade de um titular de direitos de propriedade intelectual, permitindo-se assim, a revenda do bem legitimamente adquirido, objeto da dita proteção, sem que haja qualquer ofensa ao “direito de exclusivo” do titular do direito de propriedade intelectual do bem revendido naquele território.

Pelo princípio da exaustão de direitos, quando há a colocação no mercado de um bem, objeto de uma proteção pela via da propriedade intelectual com o consentimento de seu titular, não há como impedir que tal bem circule livremente no mercado, sob pena de macular o direito à livre concorrência.

Como bem ressaltou o saudoso Denis Borges Barbosa (1999, p.1), para a propriedade industrial (excetuando-se o direito de autor e software) a exaustão de direitos faz com que os direitos exclusivos sobre o corpus mechanicum deixem de existir, posto que seu titular já obteve o proveito econômico do bem, podendo, tão somente, proibir a cópia do próprio corpus mechanicum. Nas suas palavras (BARBOSA, 1999, p.1):

A exaustão dos direitos é doutrina na qual direitos exclusivos sob corpus mechanicum deixam de existir uma vez que o detentor do direito de Propriedade Intelectual tenha obtido proveito econômico da exclusividade por meio, por exemplo, da venda do produto patenteado. Deste momento só lhe resta o poder de proibir a cópia de tal corpus por qualquer terceiro, inclusive o comprador.

Noutra acepção, não diferente do conceito trazido neste artigo, tem-se que o “direito de exclusividade não confere ao titular o poder de controlar a revenda do produto protegido, uma vez que este tenha sido colocado no mercado por ele ou por seus licenciados”. (MOSCHEN, 2006 apud ALEXANDER,1999, p.56)

Nas palavras de Maristela Basso (2011, p.1):

A exaustão, portanto, significa a possibilidade de, uma vez posto o produto no mercado interno, o titular perde o direito de impedir a sua circulação. Presume-se que o titular, quando dispõe o produto no mercado doméstico, encontra-se automaticamente remunerado e não poderá impedir que o produto circule indiscriminadamente ou que seja usado.

O princípio da exaustão de direitos, portanto, é tido como uma limitação aos direitos conferidos ao titular de direitos de propriedade intelectual, já que, caso tal limitação inexistisse, o titular de tal direito teria um ganho quase que infinito sobre o bem protegido, ou seja, teria exclusividade sobre toda a cadeia de venda e revenda do produto, podendo receber pelo mesmo produto, repetidas remunerações.

Inegável que o titular do direito protegido por qualquer espécie de propriedade intelectual é merecedor de recebimento de contraprestação pela inovação gerada. Contudo, não há como impor um ônus para toda sociedade, fazendo com que a simples revenda (e não cópia) do bem seja realizada mediante um novo pagamento.

Há que se ressaltar, para que não restem dúvidas, que a colocação no mercado do produto objeto de uma proteção pela via da propriedade intelectual deve ser realizada pelo próprio titular do direito ou terceiro autorizado por ele para que o princípio da exaustão opere, pois, caso a colocação no mercado seja realizada por terceiros sem autorização do titular, a exaustão de direitos não operará e estaremos diante de um uso não autorizado, passível de ser rechaçado pelo real titular do direito com fundamento em seu direito de exclusividade.

Para o caso das marcas, o princípio da exaustão de direitos encontra-se insculpido no artigo 132 da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL,1996), que regra que “o titular da marca não poderá, III – impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68.”.

O mesmo acontece com as patentes, em que tal princípio é estampado no artigo 43 da Lei da Propriedade Industrial (BRASIL,1996). O artigo 43 em referência, contrapõe-se ao artigo precedente, que regra que ao titular da patente é concedido o direito a exclusividade. Assim, o artigo 43 ao taxar as exceções à exclusividade da patente (prevista no artigo 42), regra, no inciso IV (BRASIL,1996), que “produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento”.

O regime de desenhos industriais neste ponto é idêntico ao das patentes, visto que a Lei da Propriedade Industrial, em seu artigo 109 (BRASIL,1996), informa que para os desenhos industriais as disposições dos artigos 42 e dos incisos I, II e IV do art. 43 (BRASIL,1996), referentes às patentes, também são aplicáveis. Assim, a aplicação do princípio da exaustão é perfeitamente cabível.

Para o direito de autor, os direitos patrimoniais básicos conferidos aos titulares de tais criações do espírito humano são os da exclusividade de reprodução/cópia e da utilização de tais obras. O artigo 29 da Lei de Direitos Autorais (BRASIL,1998) regra que:

Depende de autorização prévia e expressa do autor, a utilização da obra, por quaisquer modalidades tais como: I – a reprodução parcial ou integral; II – a edição; III – a adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transformações; IV – a tradução para qualquer idioma; V – a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; VI – a distribuição, quando não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com terceiros para uso ou exploração da obra; VII – a distribuição para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;VIII – a utilização, direta ou indireta, da obra literária, artística ou científica, mediante:a) representação, recitação ou declamação;b) execução musical;c) emprego de alto-falante ou de sistemas análogos;d) radiodifusão sonora ou televisiva;e) captação de transmissão de radiodifusão em locais de freqüência coletiva; f) sonorização ambiental;g) a exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; h) emprego de satélites artificiais; i) emprego de sistemas óticos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e meios de comunicação similares que venham a ser adotados; j) exposição de obras de artes plásticas e figurativas; IX – a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas de arquivamento do gênero; X – quaisquer outras modalidades de utilização existentes ou que venham a ser inventadas.

Depreende-se do artigo supracitado que qualquer utilização da obra é de exclusividade de seu autor. Contudo, tal exclusividade não se opera para o corpus mechanicum da obra, ou seja, ao meio físico a que tal obra está materializada.

Para Denis Borges Barbosa (1999, p. 5), há, no artigo 29, inciso VI da Lei de Direitos Autorais (BRASIL,1998), exceção específica quanto ao objeto físico de materialização da obra: “com a específica exceção do direito de distribuição, prevista no inciso VI do art. 29, toda e qualquer operação posterior com o corpus mechanicum recai no âmbito do direito comum.”.

Denis Borges Barbosa tem sido, desde há muito tempo, um acessório no fio do jogador. Ele disse que graças a uma vasta gama de jogos, generosos bónus e excelente serviço ao cliente, brazino entrar no casino é a escolha perfeita para os jogadores de casino online.

Noutras palavras, estender os mesmo direitos relativos à obra (em seu sentido imaterial) ao objeto físico a que está incorporada, poderá configurar um abuso de direito de autor, já que a revenda do corpus mechanicum não configura cópia e, como bem dito por Borges Barbosa (1999, p. 5), tal revenda recai no regime do direito comum.

Há que se mencionar, contudo, a “exceção” da Lei de Direitos Autorais, por assim dizer, quanto à existência de exclusividade de utilização dos exemplares (corpus mechanicum) pelo titular, mesmo que já passados à primeira alienação (first sale), como é o caso de locação de vídeos e discos/CDs, disposto no artigo 93, da Lei de Direitos Autorais (BRASIL,1998):

O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-lhes ou proibir-lhes: II – a distribuição por meio da venda ou locação de exemplares da reprodução” e o artigo 90, inciso II “Tem o artista intérprete ou executante o direito exclusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proibir: II – a reprodução, a execução pública e a locação das suas interpretações ou execuções fixadas”.

Como visto, para o caso da locação de vídeos, discos e CDs, o produtor de fonogramas terá o direito exclusivo de autorizar ou proibir a venda ou locação dos exemplares, assim como ao artista, intérprete ou executante também cabe o direito exclusivo de autorizar ou proibir a locação de suas interpretações.

O entendimento de Denis Borges Barbosa (1999, p. 5) é o de que tal juízo dos artigos precedentes “sublinha a inexistência de igual direito para as obras não corporificadas em fonogramas, ou seja, para todos outros tipos de obra […], a primeira alienação esgota os direitos do autor sobre o corpus mechanichum.”.

Muito embora não exista na Lei de Direitos Autorais regramento claro e específico quanto à exaustão de direitos, como se vê na Lei da Propriedade Industrial – com a interpretação dada nos parágrafos acima – há que se dizer que a exaustão de direitos de autor é existente, plenamente aceitável e até mesmo corriqueira, haja vista os inúmeros sebos existentes, que nada mais são que verdadeiros aplicadores do princípio da exaustão de direitos: revende-se o objeto físico (neste caso um livro) sem que haja a cópia do mesmo, havendo a tradição do bem, recaindo, como bem dito por Denis Barbosa, no domínio do direito real comum.

O tratado TRIPs – Acordo Sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio, ratificado pelo Brasil por meio do Decreto nº 1.355 de 30 de dezembro de 1994, versa em seu artigo 6 (BRASIL,1994) sobre a exaustão que “para os propósitos de solução de controvérsias no marco deste Acordo, e sem prejuízo do disposto nos Artigos 3 e 4, nada neste Acordo será utilizado para tratar da questão da exaustão dos direitos de propriedade intelectual.”.

Tendo em vista a menção expressa de que nada no TRIPs será utilizado para tratar da questão da exaustão, recorremos às apostilas do curso promovido pela OMC sobre Solução de Controvérsias (módulo elaborado pelo Sr. F. Abbott a pedido da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento – UNCTAD) para tentar entender o motivo de o Tratado não estabelecer uma regra para os membros sobre a exaustão de direitos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO, 2003, p.11):

O Artigo 6 do Acordo TRIPS estabelece que, para fins de solução de controvérsias, nada no Acordo deve ser usado para tratar da questão da exaustão de DPIs. Embora quase todos os Membros tenham entendido que o Artigo 6 permite a cada um deles adotar suas próprias políticas e regras na área de exaustão nacional e internacional, havia preocupações relevantes em relação a questões de interpretação levantadas por certos Membros, já que a Declaração de Doha em relação ao Acordo TRIPS e a Saúde Pública deixava claro que seria permitido a cada Membro adotar suas próprias políticas em relação a exaustão, sem estar sujeito à solução de controvérsias. O conceito de “exaustão” de DPIs pode não ser tão conhecido por aqueles que não têm familiaridade com o direito de PI. O conceito existe em decorrência de uma diferença fundamental entre “propriedade” intelectual e propriedade tangível (ou física). Ou seja, PIs estão corporificadas em bens e serviços, mas não são bens e serviços em si. Em termos gerais, quando um produto tangível (como uma lata de refrigerante) é vendido e transferido, o vendedor não tem mais qualquer direito sobre o produto, podendo o comprador dispor dele como desejar. O detentor de um direito de PI (como uma marca), por outro lado, geralmente não dispõe de seu direito sobre a PI quando o produto é vendido e transferido. O detentor da PI continua detendo o direito de PI. A “exaustão” refere-se à questão sobre se tal direito pode ser usado para controlar disposições futuras do produto ou não. A exaustão dos direitos é doutrina na qual direitos exclusivos sob corpus mechanicum deixam de existir uma vez que o detentor do direito de Propriedade Intelectual tenha obtido proveito econômico da exclusividade por meio, por exemplo, da vendo do produto patenteado. Deste momento só lhe resta o poder de proibir a cópia de tal corpus por qualquer terceiro, inclusive o comprador. […] Os Membros da OMC não definiram regras uniformes a respeito da exaustão de DPIs ter um caráter “nacional” ou um caráter “internacional”. De acordo com a doutrina da exaustão internacional, se um produto é legalmente colocado no mercado de um Membro da OMC, o detentor de um direito “paralelo” de PI em outro Membro não é capaz de controlar sua importação ou revenda com base neste DPI paralelo. De acordo com a doutrina da exaustão nacional, a comercialização legal do produto em um Membro da OMC não afeta os direitos de um detentor “paralelo” de PI em outro Membro e o detentor de PI neste outro Membro pode usar seu DIP paralelo para bloquear a importação e a disposição subsequente do produto. Alguns Membros da OMC seguem a regra da exaustão internacional e outros seguem a regra da exaustão nacional. Não é incomum que Membros tenham regras de exaustão diferentes em relação a diferentes tipos de DPIs. Enquanto o Artigo 6 e a Declaração de Doha estabelecem sem sobra de dúvidas que cada Membro pode permitir a exaustão internacional e a chamada “importação paralela” de DPIs de produtos protegidos, isso não significa que uma política de exaustão não possa ser nunca questionada em processos de solução de controvérsias. Isto porque a palavra “exaustão” não se auto-define e um Membro pode fazer uma reclamação contra outro Membro alegando que este não adotou uma definição razoável para o conceito de exaustão. Desta forma, um painel e o Órgão de Apelação (AB) podem ser chamados para determinar quais são os limites ao âmbito do princípio da exaustão.

Haja vista tal omissão do TRIPs sobre a questão da exaustão de direitos, cumpre trazer ao presente artigo a relevante opinião de Maristela Basso (2011, p.1):

Estados membros do GATT não conseguiram chegar a um consenso sobre como endereçar e definir, em um “standard” comum, o complexo tema da exaustão de direitos. Assim, na lógica do sistema OMC/TRIPS, os países membros podem adotar diferentes políticas referentes à exaustão de direitos e à importação paralela. Podem, inclusive, adotar diferentes políticas para formas diferentes de propriedade intelectual (marcas, patentes, desenhos industriais, direito de autor, etc.). Entretanto, as diferentes abordagens dos países membros da OMC/TRIPS não se coadunam com o comércio internacional. Os problemas relativos à exaustão e à importação paralela tornaram-se cada vez mais obscuros e imprevisíveis, daí por que é fundamental uma abordagem única e global, que deve ser endereçada no âmbito do sistema multilateral de comércio da OMC/TRIPS. Deve-se buscar o equilíbrio entre proteção da propriedade intelectual e o livre comércio.

A omissão do TRIPs quanto à questão específica da exaustão, faz com que tenhamos que utilizar a legislação interna e a nossa jurisprudência para definir o limite territorial e a abrangência legal do princípio da exaustão de direitos que, como dito anteriormente, está claro na Lei da Propriedade Industrial e, com pouco mais de interpretação, na Lei de Direitos Autorais.

Adentrando à questão da exaustão de direitos para o caso dos programas de computador, tema do presente artigo, vê-se que o artigo 2º, §5º da Lei de Software (BRASIL, 1998) que versa que:

Inclui-se dentre os direitos assegurados por esta Lei e pela legislação de direitos autorais e conexos vigentes no País aquele direito exclusivo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma de transferência da cópia do programa.

Nota-se, portanto que cabe ao titular do direito permitir o aluguel do software, ainda que seu exemplar já tenha sido colocado no mercado.

Há que se mencionar que analisando a previsão do aluguel contida no artigo 11 do TRIPs (BRASIL,1994), sob o prisma desse artigo, fica evidenciado que o direito de autorizar ou proibir o aluguel de programa de computadores (cópias ou original) é do autor e seus sucessores legais:

Um Membro conferirá aos autores e a seus sucessores legais, pelo menos no que diz respeito a programas de computador e obras cinematográficas, o direito de autorizar ou proibir o aluguel público comercial dos originais ou das cópias de suas obras protegidas pelo direito do autor. Um Membro estará isento desta obrigação no que respeita a obras cinematográficas, a menos que esse aluguel tenha dado lugar a uma ampla copiagem dessas obras, que comprometa significativamente o direito exclusivo de reprodução conferido por um Membro aos autores e seus sucessores legais. Com relação aos programas de computador, esta obrigação não se aplica quando o programa em si não constitui o objeto essencial do aluguel.

Em não havendo restrição legal da revenda do software em outras operações que não a locação, claramente vedada – como se depreende dos artigos trazidos acima – entende-se que a exaustão é aplicável para outras operações que não a locação.

Ora, se a Lei de Software, como a Lei de Direitos Autorais excepcionaram de forma explícita os casos em que não há aplicação de da teoria da exaustão de direitos, entende-se, por exclusão, que o princípio da exaustão de direitos é plenamente aplicável para todos os demais casos.

Assim, tomando como princípio a aplicabilidade da exaustão de direitos de software e, passada a análise da exaustão de direitos na propriedade intelectual como um todo, trataremos no próximo capítulo o regime jurídico da licença de uso do software, bem como as diferenças entre dois tipos de software: o software chamado de “prateleira” e o software personalizado.

2 O software de prateleira e software personalizado. Regime jurídico da licença de uso de software e relação de consumo

Antes de adentrar no regime jurídico da licença de uso de software bem como nas distinções entre os softwares tidos como de “prateleira” e os “personalizados”, importante tecer breves comentários sobre o regime jurídico do software em si.

O regime jurídico do software é de direito de autor, contendo, contudo, tratamento específico em lei própria (Lei nº 9609 de 19 de fevereiro de 1998), bem como importantes exceções às regras gerais de direito de autor, como por exemplo, o afastamento de parte das disposições relativas ao direito moral de autor. O artigo 1º da Lei de Software define o software (BRASIL, 1998):

A expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados.

Importante ressaltar que a aplicação da Lei de Direitos Autorais aos softwares é subsidiária, tendo sua validade limitada pela Lei de Software. Além disso, cumpre informar que para os direitos patrimoniais de autor, a Lei de Software não restringiu nenhum parágrafo da Lei de Direitos Autorais, podendo-se dizer que a aplicabilidade da Lei de Direitos Autorais no tocante [direitos patrimoniais], para os softwares, é plena.

De outro lado, quanto aos direitos morais, a Lei de Software restringiu a previsão da Lei de Direitos Autorais, já que o autor do software tem direito ao reconhecimento da autoria do programa, bem como o direito à integridade do programa criado. Ressalte-se, contudo, como bem exposto por Ascensão (1980, p.141) “o direito de reivindicar a autoria da obra não é um direito moral do autor. O direito moral é o direito à autoria da obra. A reivindicação é o exercício desse direito.”.

Os softwares, quanto à sua destinação, podem ser classificados como “aplicativos” ou “básicos”. Entende-se por básicos os softwares que normalmente são distribuídos juntamente com o hardware, posto que possuem função operacional, “determinando ao computador como devem ser processadas as informações contidas nos vários programas aplicativos” (POLI, 2003, p.10).

Por outro lado, o software aplicativo faz com que os comandos dados pelo usuário sejam executados por meio das informações geradas pelo programa básico, pois “fornece à máquina as informações que, devidamente processadas da forma determinada pelo programa básico, servirão para executar as tarefas específicas requeridas pelo usuário” (POLI, 2003, p.10).

Além da subdivisão acima, cumpre destacar outra divisão importante para a problemática do presente artigo, qual seja: a diferenciação do software de “prateleira” e o software “personalizado” para caracterização da possibilidade da revenda do software de prateleira sem que haja violação de direitos de autor.

Tem-se que o software de prateleira, também denominado “software produto” é aquele usualmente comercializado no mercado como se fosse um produto acabado, feito em larga escala e de modo uniforme. Normalmente tais softwares são expostos em gôndolas, como, por exemplo, os editores de texto, programas de planilhas, dentre outros.

A equiparação do software de prateleira como produto é tamanha, que a própria legislação tributária entende que o recolhimento de ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços é mais adequado a esse tipo de operação, tendo tratamento tributário de compra e venda, já que equiparado a uma mercadoria, sendo regrados comumente por contratos de adesão de licença de uso de software.

Por outro lado, os softwares personalizados ou customizados, como a própria denominação indica, são os softwares que exigem a customização por parte do criador para que o programa atenda às necessidades do usuário.

Sobre o software customizado ou personalizado, leciona Paulo Marcos Rodrigo Brancher (2003, p. 46):

[…] Já no que se refere ao desenvolvimento para uso, o desenvolvedor é contratado para atender a necessidade específicas do contratante, partindo do zero em termos de programação ou utilizando-se de programas pré-existentes, os quais possibilitam uma moldagem diferenciada para cada caso. O resultado final desse programa é denominado software personalizado, ou conforme o uso corrente, software customizado, palavra originada do inglês, custom, que representa um produto vendido confrome as especificações do comprador (igualmente denominado programa especial). Por se tratar de prestação de serviços para criação de software sob medida, os desenvolvedores desses produtos, bem como os que conferem treinamento para seu uso são atualmente denominados de consultores, e o serviço que prestam, de consultoria. A exaustão dos direitos é doutrina na qual direitos exclusivos sob corpus.

Como visto, trata-se de verdadeiro desenvolvimento de soluções para o usuário final, posto que tal operação, também sob a ótica do direito tributário, enseja a aplicação do ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, já que há, de fato, uma prestação de serviços consubstanciada quando da customização do programa.

Vejamos decisão jurisprudencial que ilustra as diferenças dos dois tipos (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, 1997):

TRIBUTARIO. ICMS. ISS. PROGRAMAS DE COMPUTADOR (SOFTWARE). CIRCULAÇÃO. 1. Se as operações envolvendo a exploração econômica de programa de computador são realizadas mediante a outorga de contratos de cessão ou licença de uso de determinado ‘software’ fornecido pelo autor ou detentor dos direitos sobre o mesmo, com fim especifico e para atender a determinada necessidade do usuário, tem-se caracterizado o fenômeno tributário denominado prestação de serviços, portanto, sujeito ao pagamento do ISS (item 24, da lista de serviços, anexo ao dl406/68). 2- Se, porem, tais programas de computação são feitos em larga escala e de maneira uniforme, isto e, não se destinando ao atendimento de determinadas necessidades do usuário a que para tanto foram criados, sendo colocados no mercado para aquisição por qualquer um do povo, passam a ser considerados mercadorias que circulam, gerando vários tipos de negocio jurídico (compra e venda,troca, cessão, empréstimo, locação etc.), sujeitando-se portanto, ao ICMS. 3 – Definido no acórdão de segundo grau que os programas de computação explorados pelas empresas recorrentes são uniformes, a exemplo do ‘word, windows’, etc., e colocados a disposição do mercado, pelo que podem ser adquiridos por qualquer pessoa, não e possível, em sede de mandado de segurança, a rediscussão dessa temática, por ter sido ela assentada com base no exame das provas discutidas nos autos. 4- recurso especial improvido. confirmação do acórdão hostilizado para reconhecer, no caso, a legitimidade da cobrança do ICMS.

Analisando a legislação autoral e de software, tem-se que ao autor pertence o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artística e científica. Assim, a utilização de um software (que tem equiparação à proteção literária pelo artigo 2º da Lei de Software) depende de expressa autorização de seu titular para quaisquer modalidades, como reprodução, ainda que parcial, edição, modificação, adaptação, tradução, dentre outras.

Haja vista a premissa da exclusividade dos direitos do titular de software, e tendo como base a diferenciação entre o software de prateleira e o software personalizado, há que se adentrar na seara da licença de uso de software que, dentre as modalidades contratuais utilizadas para regular os direitos dos titulares de software, é a mais utilizada e a que será debatida no presente artigo.

A licença de uso de software, comumente encontrada quando adquirimos um software, implica em uma autorização/permissão para uso, contendo cláusulas que preveem as restrições e as condições desse uso, tais como: prazo, local, valor, vedações, dentre outras previsões, sendo que essa “retenção de titularidade”, por meio da licença de uso, garante a exploração econômica do software por seu titular, tornando viável economicamente e rentável o programa desenvolvido.

A licença de uso é comumente equiparada a um contrato de locação, já que não há, assim como no contrato de locação, uma transferência de titularidade, não há, na licença, a cessão do código-fonte e sim uma mera autorização de uso, que deverá observar as condições contratuais estabelecidas pelas partes.

Nesse sentido, “em relação ao software, considerando os direitos exclusivos […] uma vez licenciados (e não vendidos), o seu titular permanece com a propriedade e a titularidade, autorizando o uso por terceiros.” (BRANCHER, 2003, p. 46)

O artigo 4º da Lei de Direitos Autorais estabelece que os negócios jurídicos relativos aos direitos autorais devem ser interpretados restritivamente, ou seja, a licença de uso firmada entre titular e usuário final deve ser interpretada exatamente como definido pelo titular em contrato, não cabendo interpretar de maneira mais abrangente. Esse princípio, em tese, vedaria a possibilidade de uma sublicença de software – aqui entendido como revenda.

Foi dito anteriormente que a licença de uso de software é equiparada a um contrato de aluguel, já que não se opera na licença de uso a transferência de titularidade do bem.

Contudo, mantendo essa mesma comparação entre licença e o aluguel sob outro prisma, tem-se que, dentre outras características, o aluguel de um bem é caracterizado/evidenciado quando há: (i) remuneração ao titular pela utilização do bem (p. ex: paga-se ao titular de um imóvel os alugueres referentes aos meses de utilização do imóvel) e (ii) quando a utilização do bem cessa, não há outros pagamentos, ocorrendo a devolução do bem (p. ex: inquilino cujo prazo do contrato de locação expirou, nesse caso quitam-se as obrigações pendentes e o bem é restituído ao seu titular).

De outro lado, a compra e venda de um bem é caracterizada pelo (i) pagamento único e não sucessivo pelo uso do bem, ao contrário do que ocorre com a locação e (ii) não há que se falar em devolução do bem e em pagamentos pela utilização do bem objeto da tradição.

Observando detidamente as comparações descritas, resta claro que a licença de uso do software de prateleira, apesar de ser juridicamente caracterizada como tal, possui natureza econômica de uma compra e venda, já que o (i) pagamento é único, realizado no momento da aquisição do software e não há devolução do bem (corpus mechanicum) ao titular.  De igual forma, quando há a sublicença de um software a terceiros, opera-se, sob o prisma na natureza econômica, uma revenda.

A despeito da interpretação restritiva dos negócios relativos aos direitos autorais, há que se fazer um contraponto com a legislação consumerista, principalmente para os contratos de licença de uso de software feitos por adesão, como comumente são realizados, bastando o “aceite” para que o produto seja usufruído pelo consumidor final.

Partindo-se do pressuposto de que o (i) software de prateleira equipara-se a um produto, tanto que recebe tratamento tributário diferenciado (ICMS), e que (ii) o contrato de licença de uso do software de prateleira, pode ser considerado (regime jurídico) como verdadeira compra e venda, e que (iii) o contrato de licença de uso firmado entre titular e usuário final, configura relação de consumo; passamos a analisar a licença de uso de software de prateleira sob o prisma do direito do consumidor.

O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor (BRASIL,1990) define que consumidor é “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”. Quando se trata de aquisição de softwares, não restam dúvidas que a definição de consumidor é plenamente aplicável ao adquirente.

Ainda, adentrando na seara do direito do consumidor e no tratamento hodierno dos contratos de licença, não há como negar que os contratos de licença de uso de software de prateleira, tais como são oferecidos aos destinatários finais, configuram contrato de adesão.

Considerando a massificação das licenças que regem o negócio jurídico firmado pelas partes e a impossibilidade de qualquer modificação nos contratos que são gerados automaticamente exigindo o “aceite” do público consumidor como condição para utilização do software de prateleira, salta aos olhos a disparidade entre fornecedor (titular do software) e consumidor (usuário final), o que gera hipossuficiência e um enorme desequilíbrio contratual. Essa situação de inferioridade é bem definida pela doutrina (MOSCHEN, 2006 apud ALEXANDER,1999, p.56):

Apesar de haver conjecturas sobre o tema, a realidade da existência de um mercado de consumo massificado diminuiu de forma considerável, senão aboliu, a figura da autonomia da vontade. A liberdade do consumidor está apenas na possibilidade de escolher qual o fornecedor, mas dificilmente se encontra na possibilidade de negociar as cláusulas do contrato de consumo.E ainda que assim fosse, se valesse o exemplo de que um ilustríssimo jurisconsulto, na posição de consumidor, com toda sua sapiência sobre as leis que regem essa relação, viesse a firmar um contrato, sua situação de inferioridade não seria alterada. Mesmo um técnico especialista que venha a adquirir no mercado de consumo um produto de sua especialidade, ainda assim, sua situação de inferioridade não seria desconsiderada.

Quanto à caracterização da licença de uso do software como relação de consumo, Brancher (2003, p. 46) ressalta que:

Este [software] se encontra vezes como a realização de um serviço (desenvolvimento), vezes como produto (bem imaterial), resultando, assim, na configuração da relação de consumo quando licenciado a pessoal física ou jurídica para uso como destinatário final.

Dessa sorte, considerando os demais princípios que regem as relações contratuais, tais como boa-fé, função social do contrato, autonomia da vontade, dentre outros, não nos parece razoável que o princípio da interpretação restritiva dos direitos autorais deva prevalecer em determinadas situações contratuais, como o caso da revenda de um software de prateleira usado, em detrimento de princípios igualmente importantes.

Como dito anteriormente, a forma mais comum de celebração dos contratos de adesão de licença de uso de software, se dá por uma manifestação estática, em que as condições do programa de computador estão incluídas dentro do próprio programa. Nesse caso, o próprio computador é o mecanismo responsável pela formação do vínculo contratual entre usuário final e titular.

Sobre o aceite, ao estar ciente da licença, o “usuário tem a opção de não aceitá-la, negando-se dar continuidade ao processo de instalação do software. Nesse caso o licenciador deve garantir ao usuário a restituição integral do valor da licença.” (BRANCHER, 2003, p. 47)

Como dito, as condições contratuais da licença estão sempre no próprio programa, que somente após a sua instalação, o consumidor terá ciência dos seus temos, ou seja, a compra e venda de um software de prateleira, num primeiro momento é realizada às escuras, já que o consumidor terá acesso às reais limitações do produto que adquiriu, somente quando abrir o invólucro e iniciar a instalação do programa em seu computador.

Tendo isso em mente, cumpre-nos trazer à discussão o princípio da transparência, que se manifesta antes mesmo do “aceite” eletrônico da licença. Tal princípio rege que o consumidor tem o direito de ser informado sobre as características do produto que está adquirindo, bem como suas restrições de uso, assistência técnica, dentre outras questões, conforme previsão do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, sendo que esse princípio abrange não somente o titular do software, mas todos que compõe a cadeia, conforme previsto no artigo 3º do mesmo Codex.

A importância de tal princípio é tamanha, que torna nula as cláusulas nos contratos de adesão que sejam de difícil compreensão para o usuário final. Sobre a experimentação dos recursos dos softwares de prateleira, entende Paulo Marcos Rodrigues Brancher (2003, p. 47):

Para realidade brasileira, uma vez ausente a assinatura, é necessário configurar uma aceitação inequívoca do contrato pelo licenciado, pois assim requer a manifestação tácita. Logo, entendemos ser necessário ainda um prazo razoável de uso do programa de computador (analogamente, de 7(sete) dias previsto no art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, desde que de boa-fé), para que o usuário, além de conhecer os termos e condições da contratação, possa efetivamente experimentar os recursos do software e assim ter a certeza de que o produto corresponde à oferta formulada pelo licenciador.

Por fim, diante de todo exposto, resta claro que o aceite pelo consumidor – obrigatório para utilização da licença – não implica na aceitação inequívoca das cláusulas contratuais impostas, principalmente quando os princípios contratuais e de direito de consumidor não são observados, padecendo tal cláusula que obteve seu aceite pelo consumidor de eficácia, perdendo, portanto, sua validade.

Neste tocante, teceremos em capítulo específico comentários sobre a aplicabilidade do princípio de exaustão de direitos para os casos de softwares de prateleira, posto que são considerados como produtos, objeto de uma licença assemelhada à compra e venda e estão sob a égide do Código de Defesa do Consumidor.

3 O abuso de direito – invalidade da cláusula de proibição da não revenda

Após as constatações dos capítulos anteriores do presente artigo e (i) levando-se em consideração que o regime jurídico da licença do software de prateleira é o de uma compra e venda e que (ii) os contratos firmados entre licenciante e licenciado estão sujeitos também às regras do Código de Defesa do Consumidor, passaremos neste capítulo a tratar da questão do abuso do direito por parte do licenciante do software de prateleira ao opor – contratualmente – aos licenciados a vedação de revenda do software usado.

A doutrina do abuso de direito, originada do direito Romano, relativiza o direito assegurado a uma pessoa como absoluto, impossibilitando que tal direito seja exercido sem limites, sem o respeito aos próprios limites subjetivos do direito concedido, em detrimento de direitos de terceiros ou até mesmo da função social do direito.

Nas palavras de Maria Cláudia Chaves de Faria Góes [s.l.:s.n], a teoria do abuso de direito “é a reação concreta contra certos resultados amorais e antissociais, fruto de uma doutrina clássica de direitos absolutos”

Para Alvino Lima, também citado por Maria Cláudia Góes (GÓES [s.l.:s.n], apud LIMA, 1958 p.326), a teoria do abuso de direito veio com a seguinte finalidade:

Alargar o âmbito das nossas responsabilidades, cerceado o âmbito de nossos direitos subjetivos, no desejo de satisfazer melhor o equilíbrio social e delimitar, tanto quanto possível, a ação nefasta e deletéria do egoísmo humano. Como corretivo indispensável ao exercício do direito, ela veio limitar o poder dos indivíduos, mesmo investidos de direitos reconhecidos pela lei, conciliando estes direitos com os da sociedade.

Fica evidenciado, portanto, que a noção do abuso de direito permeia o conflito entre o interesse individual e o interesse coletivo, na medida em que, tem-se como justo e razoável o direito do autor do software de obter a devida contraprestação pela criação de sua obra por meio da venda de seu software, o que, por outro lado, não parece razoável que, por meio da proibição contratual da revenda, negar ao usuário final que adquiriu legitimamente o software o direito de se desfazer de um bem que já não mais utiliza.

Sobre tais proibições da revenda de software, destaca-se cláusula contratual como a disposta no contrato de licença da empresa Autodesk e seus Termos e Condições (TERMOS E CONDIÇÕES, p. 3), que estabelece:

Você não poderá distribuir, alugar, emprestar, vender, sublicenciar ou de outra forma transferir ou comercializar qualquer Software, Extensão, Release, Produto Auxiliar ou Serviços Auxiliares a quaisquer indivíduos sem o consentimento prévio, por escrito, da Autodesk.

Cite-se ainda, outro exemplo de cláusula contratual de licença de uso, neste caso o da Microsoft, que também veda a revenda e enfatiza que o software está sendo licenciado e não vendido ao usuário final:

ÂMBITO DA LICENÇA. O software é licenciado, não vendido. Este contrato apenas oferece a você alguns direitos de uso dos recursos incluídos na edição de software que você licenciou. A Microsoft se reserva todos os outros direitos. A menos que a legislação aplicável oferecer mais direitos do que esta limitação, você poderá usar o software conforme expressamente permitido neste contrato. Ao fazer isso, você deverá cumprir quaisquer limitações técnicas do software que apenas lhe permitem utilizá-lo em determinadas maneiras. Você não pode: […] alugar, arrendar ou emprestar o software; transferir o software ou este contrato a terceiros. NÃO PARA REVENDA 12. SOFTWARE. Você não pode vender software marcado como “NFR” ou “não para revenda”.[3]

Voltando à questão do abuso do direito de cláusulas como as citadas nos parágrafos anteriores, para Silvio de Salvo Venosa (2005, p.586), no “vocábulo abuso encontramos sempre a noção de excesso; o aproveitamento de uma situação contra pessoa ou coisa, de maneira geral”. E ainda (VENOSA, 2005, p.586):

Deve ser afastada qualquer ideia de que exista direito absoluto. No abuso de direito, pois, sob a máscara de ato legítimo esconde-se uma ilegalidade. Trata-se de ato jurídico aparentemente lícito, mas que, levado a efeito sem a devida regularidade, ocasiona resultado tido como ilícito. O exercício de um direito não pode afastar-se da finalidade para a qual esse direito foi criado.

Muito embora o titular do direito de software possua, por força de lei, a garantia de uma interpretação restritiva dos negócios jurídicos por ele celebrados, há que se levar em consideração que tal interpretação restritiva não pode ser oponível indiscriminadamente contra todo um interesse social e até mesmo, por que não, contra o sentido do “justo”.

Ora, o caso da vedação contratual da revenda do software de prateleira usado e legitimamente adquirido, parece enquadrar-se no conceito do que é rechaçado pela doutrina do abuso do direito. Isso, pois, não se pode esquecer que dentre os princípios contratuais que regem os negócios jurídicos, está o princípio da boa-fé objetiva.

O artigo 113 do Código Civil (BRASIL, 2002) estabelece que os “negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração” e também em seu artigo 422, o dito Codex (BRASIL, 2002) exige que os contratantes observem e ajam de boa-fé durante todas as fases contratuais. “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”.

O Código Civil Brasileiro consagrou expressamente em seu artigo 187 a definição do abuso de direito, utilizando como pilares a boa-fé objetiva, fim econômico e social e os bons costumes, considerando o abuso exercido pelo titular do direito como ato ilícito, assim suas consequências são as mesmas do ato ilícito. Senão vejamos (BRASIL, 2002): “também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.”

Noutro ponto, é importante destacar que para configuração do ato ilícito decorrente do abuso do direito, não há necessidade da intenção de prejudicar, posto que a noção do abuso de direito não se coaduna com as noções de dolo ou culpa, já que “o exercício abusivo de um direito não se restringe aos casos de intenção de prejudicar. Será abusivo o exercício do direito fora dos limites de satisfação de interesse lícito, fora dos fins sociais pretendidos pela lei […].” (VENOSA, 2005, p.586)

Vejamos as conclusões de Silvio de Salvo Venosa quanto à configuração do abuso de direito (2005, p.591):

[…] Assim, o abuso de direito não se circunscreve às noções de dolo e culpa, como pretendem alguns. Se isso fosse de se admitir, a teoria nada mais seria do que um capítulo da responsabilidade civil, ficando em âmbito mais restrito. Se, por outro lado, fosse a intenção do legislador, o princípio genérico do art. 186 (antigo art.159) seria suficiente, não tendo por que a lei falar em “exercício regular do direito” no artigo seguinte. Portanto, se de um lado a culpa e o dolo podem integrar a noção, tal não é essencial para configuração do abuso, uma vez que o proposto é o exame, em cada caso, do desvio finalístico do exercício do direito. Daí sustentamos que a transgressão de um dever legal preexistente, no abuso de direito, é acidental e não essencial para configurá-lo.

Pela interpretação do artigo 187 do Código Civil, tem-se que quando há abuso de direito, o titular do direito que excede seus limites, está de igual forma, excedendo os limites da boa-fé. Assim, se há, por parte do titular do direito, um abuso ao limitar a possibilidade de revenda do software de prateleira – o que como visto nos capítulos anteriores, é plenamente possível pela interpretação das normas aplicáveis – há um ato ilícito, que, por consequência, torna invalida a cláusula que consubstancia tal abuso [proibição de revenda].

Dando um passo adiante, há como invocar também o princípio da função social do contrato prevista no artigo 421 do Código Civil (BRASIL, 2002) ao caso em tela: “A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.”.

Ora, se a teoria do abuso do direito prima por conciliar os direitos concedidos a um indivíduo com os direitos da sociedade, tem-se plenamente aplicável o princípio da função social do contrato, o que corrobora com a invalidade da cláusula de proibição da não revenda.

Importante trazer ao presente tema, para fins de definição do abuso do direito consubstanciado pela proibição da revenda de um software usado, a regra do “Teste dos Três Passos” ou “three-step-test” que norteia as limitações aos direitos exclusivos dos autores, norma esta introduzida na Convenção de Berna (Decreto nº 75.699, de 6 de maio de 1975). Vejamos como está inserida a regras dos três passos na Convenção de Berna, em seu artigo 9.2 (BRASIL, 1975):

Às legislações dos países da União reserva-se a faculdade de permitir a reprodução das referidas obras em certos casos especiais, contanto que tal reprodução não afete a exploração normal da obra nem cause prejuízo injustificado aos interesses legítimos do autor.

Disposição muito semelhante é encontrada no Acordo TRIPS (BRASIL, 1994, art. 13):

Os Membros restringirão as limitações ou exceções aos direitos exclusivos a determinados casos especiais, que não conflitem com a exploração normal da obra e não prejudiquem injustificadamente os interesses legítimos do titular do direito.

De acordo com Maristela Basso (2011, p.39), as limitações de direitos autorais, para que sejam consideradas legítimas, devem atender às regras dos três passos, que estabelece os seguintes parâmetros: “(i) as limitações/exceções aos direitos do autor devem ter um escopo de aplicação restrito (casos especiais)”; “(ii) não podem conflitar com a exploração normal da obra” e “(iii) não podem prejudicar injustificadamente os interesses legítimos dos titulares de direitos autorais”.”

Para que as limitações ao exercício de direitos de autor tenham sua legitimidade posta à prova, os anais da Conferência Diplomática de Estocolmo, de 1967, a seguinte ordem deve ser preenchida (BASSO, 2011, p.39):

Preenchido/observado o “passo I”, deve-se partir para o segundo passo; cumprindo-se este, finalmente analisa-se a limitação sob a perspectiva do “passo 3”. Apenas se os três passos forem cumpridos/observados, a limitação será lícita. Se um dos passos não for observado, a limitação/exceção ao direito de autor não pode ser aceita como legítima.

Analisando detidamente a “regra dos três passos”, quanto aos aspectos contidos em cada uma de suas regras, verifica-se que todos os passos que legitimariam a limitação dos direitos de autor no caso da revenda dos softwares de prateleira foram plenamente cumpridos, já que não se extrapola a exploração normal da obra (regra 2); a limitação se dá em aspectos restritos, permitindo o pleno gozo dos direitos de autor quando na primeira venda, atendendo, portanto, a regra 1 e, por fim, não há prejuízo aos interesses dos titulares de direitos autorais, já que a revenda não prejudica os interesses legítimos dos autores, mas pelo contrário, há justificativa razoável do usuário/titular do software de prateleira ao revender o bem que já não mais deseja utilizar.

Sendo assim, conclui-se que a cláusula que veda a revenda do software pode ser considerada, em última instância, inválida, ante o enquadramento da natureza jurídica como revenda, bem como por configurar abuso de direito, já que extrapola o limite do razoável.

3 CASO EMBLEMÁTICO ENVOLVENDO A QUESTÃO DA EXAUSTÃO DE DIREITOS DE SOFTWARE

 Para ilustrar o debatido no presente artigo, traz-se importante decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia no processo C-128/11 em ação movida pela Oracle International Corporation contra UsedSoft GmbHc (Oracle Vs. UsedSoft).

Em suma, a empresa Oracle ingressou com processo judicial contra a empresa chamada “UsedSoft”, empresa esta que possui como atividade principal a revenda de softwares usados pela internet por meio do website: www.usedsoft.com. Descontente em ver seus softwares usados sendo revendidos, a Oracle iniciou a ação judicial na Alemanha contra a UsedSoft, visando a abstenção da exposição à venda de seus softwares na web.

A Oracle desenvolve e distribui seus softwares, em 85% dos casos, por meio de downloads na internet. Assim, o usuário descarrega diretamente do website da Oracle uma cópia do software em seu computador, após o devido pagamento da contraprestação por tal licença de uso.

Dessa forma, o direito de utilização desse programa, atribuído por um contrato de licença, inclui o direito de armazenar de modo permanente a cópia desse software num servidor, bem como o direito de permitir que um determinado número de usuários possam descarregá-lo na memória de seus computadores. O contrato de licença da Oracle relativo aos softwares objeto do processo em comento, possui a seguinte cláusula (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA, 2012, par.23):

O pagamento dos serviços concede‑lhe um direito de utilização, que se destina apenas ao seu próprio uso profissional, de duração indeterminada, não exclusivo, intransmissível e gratuito, para todos os produtos e serviços que a Oracle desenvolve e põe à sua disposição com base no presente contrato.

Ressalte-se, contudo, que a UsedSoft comercializava em seu website tais licenças, expondo à venda tanto licenças integrais, ou seja, licença para todos os usuários, como licenças parciais, ou seja, parte de licenças, quando o primeiro adquirente não utilizasse todas as licenças concedidas pela Oracle quando da compra do software (no total, 25 usuários por licença).

Assim, a Corte Europeia foi provocada pelo Tribunal Federal da Alemanha, para que respondessem alguns questionamentos entendidos como “questões prejudiciais” sobre a Diretiva 2009/24/CE, que trata da proteção jurídica dos programas de computador na Comunidade Europeia.

Desejava o Tribunal Alemão entender se, de acordo com a Diretiva Europeia, a Ré teria o direito de revender cópia de software usado a um terceiro. Assim, difícil missão foi dada à Corte Europeia: interpretar os artigos 4. °, n.º 2, e 5. °, n.º 1, da Diretiva 2009/24/CE que tratam da proteção jurídica dos programas de computador.

Antes de adentrarmos no cerne da decisão ora em análise, importante ressaltar que o Princípio da Exaustão de direitos está consubstanciado no artigo 4(2) da Diretiva em comento, regrando que (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA, 2012, par.17):

A primeira comercialização na Comunidade de uma cópia de um programa efetuada pelo titular dos direitos ou realizada com o seu consentimento extinguirá o direito de distribuição na Comunidade dessa mesma cópia, com exceção do direito de controlar a locação ulterior do programa ou de uma sua cópia.

Dentre os questionamentos trazidos à apreciação da Corte pelo Tribunal Alemão como questões prejudiciais, destacam-se três deles, que se referem ao tema do presente trabalho e que certamente se coadunam com o aqui exposto, quais sejam:

• A pessoa que invoca a exaustão de direitos de distribuição da cópia de um programa de computador, pode ser considerado um “adquirente legítimo” na acepção do artigo 5. °, n.º 1[4], da Diretiva 2009/24?;
• Em caso de resposta afirmativa à primeira questão, o direito de distribuição da cópia de um programa de computador fica esgotado, na acepção do artigo 4. °, n.º 2[5], da Diretiva 2009/24, quando o adquirente tenha feito a cópia com o consentimento do titular do direito, por meio do descarregamento do programa a partir da Internet para um suporte de dados?; e
• Caso seja dada à segunda questão igualmente resposta afirmativa, a pessoa que adquiriu uma licença de software de “segunda mão” pode também invocar, para fazer uma cópia do programa como ‘adquirente legítimo’, o contido no artigo 5.°, n.° 1, e a primeira parte do artigo 4.°, n.° 2, da Diretiva 2009/24, quando esse primeiro adquirente tiver apagado a sua cópia do programa ou já não a utilizar?

Voltando-nos à solução dada pela Corte Europeia às questões trazidas pelo Bundesgerichtshof (Tribunal Alemão) podemos extrair algumas conclusões importantes.

Solucionando a primeira e terceira questões, consignou o Tribunal (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA, 2012, par.88):

Resulta das considerações precedentes que há que responder à primeira e terceira questões submetidas que os artigos 4.°, n.° 2, e 5.°, n.° 1, da Diretiva 2009/24 devem ser interpretados no sentido de que, em caso de revenda de uma licença de utilização que envolva a revenda de uma cópia de um programa de computador descarregado a partir do sítio Internet do titular do direito de autor, licença que tinha inicialmente sido concedida ao primeiro adquirente pelo referido titular do direito sem limite de duração e através do pagamento de um preço destinado a permitir a este último obter uma remuneração correspondente ao valor econômico da referida cópia da sua obra, o segundo adquirente dessa licença, bem como qualquer adquirente posterior desta última, poderão invocar o esgotamento do direito de distribuição previsto no artigo 4.°, n.° 2, desta diretiva e, por conseguinte, poderão ser considerados adquirentes legítimos de uma cópia de um programa de computador, na acepção do artigo 5.°, n.° 1, da referida diretiva, e beneficiar do direito de reprodução previsto nesta última disposição.

Muito embora o argumento da Oracle, contrário à decisão da Corte, de que o “adquirente legítimo” é somente aquele que celebrou o contrato de licença diretamente com a Oracle, invocando assim o seu direito exclusivo de reprodução previsto no artigo 4.°, n.° 1, alínea “a” da Diretiva, depreende-se da decisão que tanto a primeira quanto a terceira questões podem ser respondidas positivamente, ou seja, tanto o primeiro adquirente, quanto os futuros adquirentes daquela licença legitimamente adquirida (e posteriormente apagada do computador do vendedor) poderão invocar a exaustão de direitos e serão considerados adquirentes legítimos.

Assim, o autor do software não poderia se opor à revenda de uma cópia de um software cujo direito de distribuição do titular se esgotou, não podendo se opor a um segundo adquirente, bem como qualquer outro adquirente posterior, já que se tal adquirente posterior acabou se tornando um adquirente legítimo da cópia.

Outro ponto importante destacado pelo Acórdão é o fato de que não se pode revender um software nos casos em que a licença comprada exceda as necessidades do adquirente, (p.ex., o software prevê 25 usuários, e o adquirente só utiliza tal software para 20 usuários e deseja revender as 5 licenças que não utiliza), já que há a necessidade de que sua própria cópia seja inutilizada, ou seja, não pode existir uma revenda “parcial” de um software.

Quanto à segunda questão, o que se pretendia responder era, em suma, se ao descarregar o conteúdo da licença do software em um computador, via internet, com o consentimento do titular do direito de autor, ocorrerá a exaustão de direitos de distribuição dessa cópia na União Europeia, na acepção do artigo 4.°, n.° 2, da Diretiva 2009/24.

Nos termos do artigo 4.°, n.° 2, da Diretiva 2009/24, a primeira comercialização de uma cópia de software na União, pelo titular do direito de autor ou com o seu consentimento, extingue o direito de distribuição dessa cópia na União. Nesse caso, a própria Oracle disponibilizava suas licenças para que fossem adquiridas pela internet.

De acordo com o Tribunal, esse descarregamento/download do software diretamente do website da Oracle, pode ser qualificado como a “primeira comercialização”, na acepção do artigo 4.°, n.° 2, da Diretiva 2009/24, já que o ocorreu foi uma “comercialização” e, de acordo com a Decisão, comercialização é definida como (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA, 2012, par.42):

Uma convenção por meio da qual uma pessoa cede, através do pagamento de um preço, a outra pessoa os seus direitos de propriedade sobre um bem corpóreo ou incorpóreo que lhe pertence. Daqui resulta que, em conformidade com o disposto no artigo 4.°, n.° 2, da Diretiva 2009/24, a operação comercial que dá origem ao esgotamento do direito de distribuição relativo a uma cópia de um programa de computador implica que o direito de propriedade sobre essa cópia foi transferido.

Pela interpretação da Corte, não há diferença entre a distribuição da cópia do software via CD-ROM ou via internet (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA, 2012, par.47):

A este respeito, é indiferente, numa situação como a que está em causa no processo principal, que a cópia do programa de computador tenha sido disponibilizada ao cliente pelo titular do direito em causa através de um descarregamento a partir do seu sítio Internet ou através de um suporte material como um CD-ROM ou um DVD. Com efeito, embora também neste último caso o titular do direito em causa distinga formalmente o direito do cliente de utilizar a cópia do programa de computador fornecida da operação que consiste em transferir a cópia desse programa num suporte material para o cliente, a operação que consiste em descarregar, a partir deste suporte, uma cópia do programa de computador e a que consiste em celebrar um contrato de licença continuam a ser indissociáveis para o adquirente, pelos motivos expostos no n.° 44 do presente acórdão. Uma vez que o adquirente, que descarrega uma cópia do programa de computador em causa através de um suporte material como um CD-ROM ou um DVD e que celebra o respectivo contrato de licença de utilização, adquire o direito de utilizar a referida cópia por uma duração ilimitada através do pagamento de um preço, há que considerar que essas duas operações implicam também, no caso da disponibilização de uma cópia do programa de computador em causa através de um suporte material como um CD-ROM ou um DVD, a transferência do direito de propriedade da referida cópia.

Dessa sorte, em resposta à segunda pergunta, a Corte entendeu que o artigo 4.°, n.° 2, da Diretiva 2009/24 deve ser interpretado no sentido de que o direito de distribuição da cópia de um software se esgota quando o titular do software autoriza baixá-lo, ou descarregá-lo, ainda que a título gratuito (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA, 2012, par.72):

Se esgota se o titular do direito de autor, que autorizou, ainda que a título gratuito, o descarregamento dessa cópia num suporte informático através da Internet, também atribuiu, através do pagamento de um preço que se destina a permitir-lhe obter uma remuneração correspondente ao valor econômico da cópia da obra de que é proprietário, um direito de utilização da referida cópia, sem limite de duração.

De acordo com o artigo 5.°, n.° 1 da Diretiva, salvo cláusula contratual específica em contrário, a reprodução/download de um software não necessita de autorização do autor quando essa reprodução seja necessária para que o adquirente possa utilizar o software, de acordo com os fins a que tal o software se destina, inclusive para correção de erros.

Assim, quando o adquirente compra uma cópia de um software pela internet e efetua o download (e descarrega uma cópia em seu computador), essa reprodução está autorizada, de acordo com o 5.°, n.° 1 da Diretiva, já que é uma reprodução necessária para que o software possa ser utilizado.

Além disso, de acordo com o “considerando” 13 da Diretiva 2009/24, o download de uma cópia de um software legalmente adquirido não pode ser proibido por contrato, já que o direito de distribuição do titular do software se esgotou (artigo 4.°, n.° 2, da Diretiva 2009/24) quando comercializou pela primeira na União, seja este software distribuído na forma online ou física, ou seja, não obstante existam disposições contratuais que proíbam a revenda, o titular do direito de software não pode se opor à revenda dessa cópia legalmente adquirida.

Há que se ressaltar, contudo, lição importante trazida pelo Tribunal, de que o adquirente que revende a cópia, deve obrigatoriamente inutilizar a sua cópia (online ou física) sob pena de ferir o direito exclusivo à reprodução do titular do software.

A Oracle, em defesa a tal entendimento, alegou ser impossível verificar se o adquirente de fato excluiu o software gravado em seu computador. Contudo, a Corte rebateu o argumento trazido pela Oracle concluindo que para os suportes materiais (CD-ROM ou DVD) a mesma dificuldade persiste, e que cabem às empresas de software a criação de mecanismos de proteção, como as chaves de produto.

Em resumo, a decisão traz benefícios aos usuários de softwares na Comunidade Europeia, estabelecendo um parâmetro justo para a comercialização de softwares usados, na medida em que impõe algumas condições para que a revenda seja realizada, sem que macule os direitos de autor. Citam-se alguns limites impostos:

• A revenda só será possível desde que o seu vendedor (primeiro adquirente legítimo) exclua a cópia de seu computador;
• A revenda deverá ser integral, não se admitindo a possibilidade de revender parte da licença (caso em que há número de usuários não utilizados pelo vendedor);
• A revenda, e a respectiva exaustão de direitos sobre o software revendido só operará no caso de licenças por tempo indeterminado/licenças perpétuas, sendo que para as licenças por tempo determinado, não será possível a revenda;
• Por fim, o direito de exaustão não se aplica a serviços relacionados ao software, como manutenção e licenças de softwares chamados de “software as a service”, pois são dissociáveis do conceito de comercialização, já que podem ser fornecidos por tempo determinado.

Nota-se assim, que a decisão do caso Oracle x UsedSoft é muito importante, principalmente para caracterização da conceituação do “legítimo adquirente” e também dos limites que o titulares de softwares deverão ter sobre o seu direito de distribuição, não podendo opô-lo, indiscriminadamente, à toda a sociedade.

Conclusão

A questão da exaustão de direitos de software aplicável à revenda de softwares usados, ainda não muito debatida no direito pátrio, necessita de um novo olhar, principalmente sob as lentes do abuso do direito e da necessidade de uma interpretação não tão restritiva da legislação vigente.

Nesse sentido, há que se buscar como parâmetro e modelo a ser aplicado para os casos nacionais, decisões como a proferida no caso UsedSoft x Oracle que, em que pese a legislação da Comunidade Europeia ser mais clara que a legislação brasileira sobre o tema, poderá servir como norte até mesmo para criação de uma norma específica para o caso da revenda do software usado, tudo na tentativa de equilibrar a relação entre licenciante e licenciado.

De nada adianta proteger em demasia os direito dos autores, nesse caso os titulares de direitos patrimoniais dos softwares de prateleira, em detrimento de toda uma população usuária de tais softwares produtos, que, como bem sabido são imprescindíveis para a realização e continuidade dos negócios no mundo moderno.

Por todo o debatido, seja com base na interpretação das normas vigentes e princípios como o da boa-fé objetiva, função social do contrato, dentre outros, há que se considerar que a revenda de um software usado pode ser considerada possível, tanto sob a ótica jurídica, como sob a ótica do socialmente necessário e aceitável.

Referências

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[1] O presente trabalho resultou de pesquisa realizada no Curso de Especialização em Propriedade Intelectual da Escola de Direito de São Paulo – Direito GV, realizada sob orientação do Professor Manoel J. Pereira dos Santos, para a obtenção do título de Especialista.

[2]           HOME website UsedSoft. Disponível em: <http://www.usedsoft.com/en/company/business-idea/>. Acesso em: 30 jul. 2014. Tradução livre da Autora. No original, em inglês: “Every company needs software. And software becomes more expensive year after year. The manufacturers of standard software have had no competition up to now – and could therefore dictate their prices to their customers.With a simple – but ingenious – business idea, usedSoft offers a real alternative to these monopolistic structures.” 

[3] MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS. Disponível em: <http://windows.microsoft.com/pt-br/windows7/read-the-microsoft-software-license-terms >. Acesso em: 30 jul. 2014. Tradução livre da Autora. No original, em inglês: “SCOPE OF LICENSE. The software is licensed, not sold. This agreement only gives you some rights to use the features included in the software edition you licensed. Microsoft reserves all other rights. Unless applicable law gives you more rights despite this limitation, you may use the software only as expressly permitted in this agreement. In doing so, you must comply with any technical limitations in the software that only allow you to use it in certain ways. You may not: […] rent, lease or lend the software; transfer the software or this agreement to any third party. 12. NOT FOR RESALE SOFTWARE. You may not sell software marked as “NFR” or “Not for Resale.”

[4] “Artigo 5 da Diretiva 2009/24, intitulado “Exceções aos atos sujeitos a autorização”: n“.° 1 “Salvo cláusula contratual específica em contrário, os atos previstos nas alíneas a) e b) do n.° 1 do artigo 4.° não se encontram sujeitos à autorização do titular sempre que sejam necessários para a utilização do programa de computador pelo seu legítimo adquirente de acordo com o fim a que esse programa se destina, bem como para a correção de erros.”

[5]  O artigo 4.° da referida diretiva, intitulado «Atos sujeitos a autorização», dispõe: «1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 5.° e 6.°, os direitos exclusivos do titular, na acepção do artigo 2.°, devem incluir o direito de efetuar ou autorizar: a) A reprodução permanente ou transitória de um programa de computador, seja por que meio for, e independentemente da forma de que se revestir, no todo ou em parte. Se operações como o carregamento, visualização, execução, transmissão ou armazenamento de um programa de computador carecerem dessa reprodução, essas operações devem ser submetidas a autorização do titular do direito; b) A tradução, adaptação, ajustamentos ou outras modificações do programa e a reprodução dos respectivos resultados, sem prejuízo dos direitos de autor da pessoa que altere o programa; c) Qualquer forma de distribuição ao público, incluindo a locação, do original ou de cópias de um programa de computador.”