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Demanda dos titulares de expressões de propaganda

25 de novembro 2016

Autora: Renata Cavalcante Carneiro da Cunha

INTRODUÇÃO

Um mundo globalizado e extremamente competitivo exige das empresas uma conduta de constante inovação em diferentes áreas e formas.

Entretanto, o sucesso da inovação não está garantido. Sempre vão existir imitadores ávidos a ganhar esta nova fatia do mercado. Para Teece[1], o sucesso na comercialização da inovação requer uma ação conjunta com outras capacidades, os então denominados “ativos complementares” que auxiliam na propagação e comercialização do bem ou serviço inovado. As expressões de propaganda, também denominadas slogans, inseridas nas campanhas publicitárias são exemplos práticos desses ativos. Tais expressões estão presentes no nosso dia a dia, em comerciais de televisão, em “outdoors”, em supermercados, em anúncios veiculados em revistas e jornais, dentre outros meios de comunicação. O poder dos slogans é tamanho que muitos deles se tornam tão importantes quanto suas respectivas marcas; outros, pelo forte apelo, chegam até a se tornar jargões populares.

Não existia grande polêmica quanto à definição e à proteção das expressões de propaganda na vigência do antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971), pois o código brasileiro além de ser um dos únicos no mundo que previa esta proteção, ainda definia o que não poderia ser registrado como expressão de propaganda.

Com o advento da Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, especificamente, a redação do inciso VII do artigo 124, ocorreu alteração significativa da matéria. A expressão de propaganda deixou de ser objeto de direito exclusivo e passou a não ser mais registrável quando empregada apenas como meio de propaganda. Porém, sua tutela legal foi preservada através da concorrência desleal.

Esta mudança gerou insegurança jurídica quando o assunto é garantir a propriedade da expressão de propaganda. Será que após a Lei nº 9.279/96, as proteções existentes para as expressões de propaganda são suficientemente eficazes para suprir as expectativas da demanda? Será que existe clareza na avaliação do requisito de distintividade da expressão de propaganda?

Hoje em dia, a proteção da expressão de propaganda encontra amparo no âmbito marcário, nas regras da concorrência desleal e pelo direito autoral.

A tentativa desesperada de se obter uma proteção ou, pelo menos, uma data inicial de uso, fez com que inúmeras expressões de propaganda fossem depositadas junto ao INPI. Nota-se que, por existirem critérios pouco objetivos, poucas expressões conseguem adquirir o “status” de marcas e, conseqüentemente obter a tão esperada proteção. Com a recusa da proteção de suas expressões, muitos interessados ingressam com medidas judiciais. Percebe-se também que os Magistrados não possuem uma orientação consistente para a apuração da presença do requisito da distintividade para viabilizar a proteção das expressões de propaganda.

Quando a proteção é baseada na concorrência desleal ou garantida pelo direito autoral, além do requisito de distintividade, os critérios de comprovação da concorrência desleal entre as partes envolvidas e a criatividade da obra publicitária, respectivamente, são levados em consideração.

Como proteções secundárias foram destacados, ao longo do presente artigo, o registro da obra publicitária pela Associação Brasileira de Propaganda (ABP) e o reconhecimento pelo Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR) da origem e da distintividade de um slogan.

Este artigo tem o objetivo de trazer subsídios ao debate sobre o tema, bem como o de sugerir testes objetivos para a apuração do requisito da distintividade da expressão de propaganda. Esses critérios podem servir de norteadores aos examinadores do INPI e aos magistrados na apreciação de conflitos envolvendo tais expressões com o intuito de diminuir a alta carga subjetiva ainda presente nas decisões do INPI e nos julgados sobre o tema.

DEMANDA DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA

Os altos investimentos em marketing, publicidade e propaganda não negam a importância que as empresas dão à comunicação.

As marcas, através de suas campanhas publicitárias, se utilizam de expressões de propaganda/slogans para inicialmente realçar as características e qualidades de seus produtos ou serviços e, consequentemente induzir o consumidor a adquirí-los.

No entanto, hoje em dia, não basta somente enaltecer as qualidades. O slogan tem que ter algo a mais. Como conseguir este algo a mais? Através da execução de algumas etapas: (i) a criação de um slogan criativo e de fácil memorização; (ii) a escolha adequada dos canais de mídia para a veiculação da campanha; e (iii) o planejamento sobre a assiduidade desta veiculação.

Seguem, a título exemplificativo, alguns slogans que se fixaram na mente dos consumidores[2].

Mc Donald’s – Amo muito tudo isso!
Unimed – O melhor plano de saúde é viver. O segundo é UNIMED
Skol – A cerveja que desce redondo!
Telefonia Oi – Oi! Simples assim
Arapuã – Ligadona em você
Bayer – Se é bayer, é bom
Bombril – Tem 1001 utilidades
Cheetos – É impossível comer um só!
Dreher – Deu duro? Tome um Dreher
Nescau – Energia que dá gosto
Nescafé – Bons momentos pede um bom café
SBP – Terrível contra o insetos! contra os insetos!
Tostines – Fresquinho porque vende mais? Vende mais porque é fresquinho?
TIM – Viver sem fronteiras
Analgésico Doril – Tomou doril a dor sumiu
Itaú – Feito pra você
Coca-Cola – Viva o lado Coca-cola da vida!

Para Pinho[3], as marcas utilizam-se dos slogans como valiosos instrumentos de comunicação para ajudar na criação ou na manutenção da lembrança. O slogan publicitário tem a função de reforçar a imagem de uma marca por meio da associação de um valor a um nome.

Muitas vezes, os slogans se tornam tão fortes quanto as marcas identificadoras dos produtos e serviços nos quais os slogans se referem. Esse processo decorre da alta distintividade do slogan acompanhada de uma maciça veiculação em diferentes mídias.

Yanaze[4] pondera que um slogan, ou lema, pode propiciar uma associação à marca. Ele tem a capacidade de gerar um valor próprio, que pode ser explorado. Um slogan pode ainda reforçar a marca, tornando-a mais eficaz.

Se os slogans têm grande importância para as empresas, por que, de tempos em tempos, são trocados? Um dos objetivos dos slogans é o de demonstrar a estratégia de posicionamento de uma empresa. Como as empresas evoluem, esta mudança é vista claramente através de seus slogans. Essa é a forma mais fácil da empresa comunicar ao público seu atual momento.

Para Freitas, o slogan, portanto, deve acompanhar a evolução da empresa no mercado e ser atualizado em cada momento que empreendimentos ou profissionais sentirem a necessidade da mudança para impactar sua clientela ou público-alvo[5].

Yanaze[6] complementa:

Por sua característica de distinguir a marca de seus concorrentes, o slogan é o espaço ideal para a afirmação do posicionamento, da personalidade da marca, ou então se pode afirmar a forma como a marca é vista na mente do consumidor. O slogan tem que acompanhar o posicionamento das marcas, e só mantém sua força, ao longo do tempo, enquanto é capaz de mobilizar pessoas e alavancar vendas.

Por exercer um magnetismo estratégico na angariação de clientela, as expressões de propaganda/slogans tornaram-se uma importante ferramenta para os agentes empresariais. É através desse forte apelo que se fixa nas mentes dos consumidores a imagem que a marca quer passar.

A importância dos slogans nas campanhas publicitárias se mostra evidente pela sua própria exposição nas mídias.

Para que esta ferramenta possa ter seu uso assegurado, é necessário haver proteções eficazes para salvaguardar as expressões distintivas.

EXPRESSÃO DE PROPAGANDA – ONTEM E HOJE

LEI Nº 5.772/71 – ONTEM

A Lei 5.772/71 – o antigo “Código da Propriedade Industrial” – não apenas definia o conceito de “sinal e expressão de propaganda”, como também previa uma proteção legal da expressão de propaganda como figura autônoma de propriedade industrial através de registro específico, conforme o disposto nos artigos 2º, b, 73[7] do referido, e revogado, diploma legal.

Em complementação, a antiga lei, em seu art. 76[8], dispunha sobre a irregistrabilidade das expressões de propaganda quando a expressão não apresentasse originalidade, disponibilidade, veracidade e licitude. Essas disposições facilitavam a identificação da distintividade das expressões de propaganda.

Não obstante a proteção das expressões de propaganda pela lei revogada, a Constituição Federal/1988 assegura em seu art. 5º, inciso XXIX, de forma genérica[9], a sua proteção e a de outros signos distintivos.

Mas o que vem a ser expressão de propaganda/slogan?

No ponto de vista de Reboul[10], slogan é uma fórmula concisa e marcante, facilmente repetível, polêmica e, muitas vezes anônima, destinada a fazer agir as massas tanto pelo estilo como pelo elemento de autojustificação, passional ou racional que o slogan comporta; como o poder de incitação do slogan excede sempre seu significado explícito, o termo é mais ou menos pejorativo.

Pontes de Miranda[11] doutrina: “Chama-se ‘expressão de propaganda’ ou ‘sinal de propaganda’ ao sinal distintivo que tem por fim recomendar a atividade do estabelecimento, ou do gênero de indústria, de comércio ou de serviço, ou realçar as qualidades dos produtos ou mercadorias do estabelecimento ou do gênero de indústria, de comércio ou de serviço, ou atrair a atenção dos adquirentes ou consumidores”.

Gama Cerqueira[12] preconiza que as legendas ou divisas, conhecidas geralmente pelo nome de slogans é a nova espécie de marca, criada pelas necessidades do comércio e das indústrias e pelos novos métodos de publicidade e propaganda. E, complementa:

Trata-se de frases relativas a um produto, a um estabelecimento ou a qualquer atividade comercial ou industrial. Pelo seu arranjo especial, pela sua originalidade, essas frases são de grande eficácia como meio para tornar conhecidos os produtos, as marcas que os assinalam ou o estabelecimento produtor (…). Geralmente, preconizam uma qualidade do produto ou a sua utilidade, em poucas e concisas palavras, que mais facilmente impressionam a memória.

De qualquer maneira, seu papel é de suma importância na relação indústria/comércio/consumidor/bens e serviços.

LEI Nº 9.279/96 – HOJE

A atual Lei da Propriedade Industrial não só exclui a definição da expressão de propaganda, mas também aboli, em seu art. 124, inciso VII[13], o registro como marca da expressão usada apenas como propaganda.

Mas, o que vem a ser “expressão empregada apenas como meio de propaganda”? Para Rodrigo Gomes de Mendonça[14] significa dizer que os sinais ou expressões utilizados exclusivamente como meio de recomendar, exaltar a qualidade ou atrair a atenção dos consumidores ou usuários de produtos e serviços não podem ser objeto de proteção como marca.

Não há como negar que a exclusão da proteção das expressões de propaganda como marca pelo inciso VII do art. 124 da Lei de Propriedade Industrial nº 9.279/96, gera aos seus detentores insegurança jurídica.

Com o advento da nova lei, surgiram várias dificuldades de interpretação quanto à correta diferenciação entre marcas e expressões de propaganda, especificamente em determinar quando uma expressão é empregada “apenas” como propaganda.

Tanto é que foi necessária a criação, pelo próprio INPI, de um capítulo na norma hierárquica, de alcance interno, dirigida aos seus técnicos de marca, denominada Diretrizes de Análise de Marcas, com o intuito de direcionar o entendimento do inciso VII do art.124 da LPI.

No entanto, mesmo com o auxílio da normatização hierárquica, ainda existem dúvidas quanto ao determinar quando uma expressão é empregada apenas como meio propagandístico ou quando possui as 2 (duas) funções: marcaria e de propaganda. Como conseqüência, decisões proferidas pelos examinadores do INPI, em 1ª Instância, envolvendo questões de expressões, são dotadas de alta carga de imprevisibilidade, por falta de aplicação sistemática de critérios.

Através de pesquisa quantitativa, foram analisadas as decisões administrativas de 1ª Instância proferidas pelo INPI sobre as expressões, entre o período de 2000 a 2012. Em torno de 98% das expressões foi indeferida.

Com relação aos pedidos pendentes e aos registros já concedidos, a nova lei dispõe, em seu art.233, ao dispor que os pedidos de registro de expressão e sinal de propaganda serão definitivamente arquivados e os registros permanecerão em vigor pelo prazo de vigência restante, não podendo ser prorrogados.

Tinoco Soares[15] é categórico no seu posicionamento contrário a exclusão do âmbito da nova lei da registrabilidade das expressões de propaganda. Para ele, o procedimento do art. 233 levará a muitos titulares insatisfeitos a recorrer na justiça.

É fato que a lei atual elimina a proteção exclusiva das expressões de propaganda, entretanto não extingue sua tutela, pois sua proteção legal, conforme o art. 194 e art. 195, incisos IV e VII, recai em crimes por uso indevido das expressões e atos de concorrência desleal.

Como a lei em vigor não analisa os requisitos de irregistrabilidade das expressões de propaganda, estipulados na lei revogada, juristas e examinadores se apoderam de tais princípios para melhor julgar e examinar casos envolvendo tais signos. No entanto, a subjetividade ainda impera.

PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL NO ÂMBITO DA MARCA

O inciso VII do art. 124 da Lei de 9.279/96 dispõe que “não são registráveis como marca sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda”.

Então, seria possível o registro, como marca, de expressões de propaganda que exerçam função propagandística e função marcária ao mesmo tempo? Sim, se as expressões além de recomendar e exaltar a qualidade dos produtos/serviços, cumprir a função de identificação e distinção efetiva desses produtos/serviços para o consumidor. Vale citar o art. 122 da Lei de Propriedade Industrial, ipsi litteris: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais”.

Nesse caso, o sinal possui dupla função: marcária e de propaganda. Entretanto, como é possível avaliar especificamente o uso da expressão como marca na fase de exame e análise de mérito, visto que a lei brasileira em seu art. 143[16], inciso I, concede ao titular da marca 5 (cinco) anos, desde a concessão do seu registro, para iniciar o seu uso sob pena do registro se tornar sujeito à extinção em decorrência de caducidade?

Ainda mais, o uso da marca ou da expressão não é condição e nem pode ser exigido como requisito para apresentação de um pedido de registro, pois não há nada na LPI que exija ou permita tal procedimento e o art. 15, inciso 3 do Trips[17], claramente o impede. Ressalta-se também que o uso não é invocado como requisito para a concessão do registro, pois, o sistema de registro de marca adotado pelo Brasil, é atributivo de direito que determina que a sua propriedade e o seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro (art. 129, caput, da Lei nº 9.279/96[18]).

Com o intuito de auxiliar nesta questão e devido à profunda divergência interpretativa dos examinadores do INPI, na análise e exame de pedidos de registro envolvendo expressões, a ABPI traçou algumas diretrizes, através da Resolução n° 38[19]. O texto da Resolução conclui que o INPI não pode antecipadamente indeferir um pedido de registro de marca pela presunção ou receio de que o mesmo venha no futuro a ser usado unicamente como sinal, frase ou expressões de propaganda. Tampouco, pode restringir a registrabilidade do signo pelo número de palavras.

Assim, a Resolução sugere que o INPI se atenha a analisar os requisitos de registrabilidade, ou seja, verificar se o slogan tem função distintiva, para diferenciar produtos/serviços de outros de origens diversas, ou função simplesmente sugestiva, como é o caso das expressões usadas somente como propaganda.

A Resolução conclui que caso se conceda a registrabilidade da expressão e após esta concessão seja comprovado o uso da expressão apenas como propaganda, o registro deverá ser extinto. Infelizmente, o INPI não acatou e nem acata nos dias atuais os ditames da resolução, principalmente por não ser um órgão fiscalizador.

Autores e doutrinadores abordam como principais funções marcárias: (i) a função de origem; (ii) a função distintiva; e (iii) a função publicitária.

Denis Barbosa[20] observa que a marca designa a origem dos produtos ou serviços e esmiúça o que vem a ser “origem”. Não se trata da origem geográfica, nem origem subjetiva, pois “a escolha dos produtos e serviços se faz essencialmente pela marca, e não pelo titular ou fabricante”. O autor[21] complementa que a origem a que se refere o direito de marcas é simplesmente o valor concorrencial resultante da coesão e coexistência dos produtos e serviços vinculados à marca, que, na perspectiva do consumidor, minoram seu custo de busca de alternativas, e, da perspectiva do investidor, representam a expectativa razoável de uma clientela. Esta relação fática e bilateral, que se realimenta, transcende as licenças, prescinde da garantia de qualidade, ignora a geografia e as peculiaridades de um estabelecimento fabril.

A visão de Newton Silveira[22], quanto a esta função, também é atual. O autor se refere ao sinal de origem como sendo a responsabilidade do proprietário da marca sob a fabricação do produto, independentemente da fabricação ser oriunda deste proprietário.

A marca traduz o que o consumidor almeja consumir e o valor concorrencial estimula o público a definir suas escolhas.

Para Maurício Lopes de Oliveira[23], “toda marca tem a função de distinguir produtos ou serviços, identificando-lhes sua proveniência”.

Para o autor[24] a registrabilidade de uma marca depende da sua capacidade em distinguir produtos/serviços de outros. A marca é distintiva quando não se confunde com outras anteriores e quando não for de uso comum.

A capacidade distintiva é abordada não só no art. 122 da LPI, anteriormente descrito, como também nos seguintes artigos:

O artigo 6 quinquies, B da Convenção da União de Paris[25], na Revisão de Estocolmo, de 1967: “Só poderá ser recusado ou invalidado o registro das marcas de fábrica ou de comércio mencionadas no presente artigo, nos seguintes casos: (…) 2. Quando forem desprovidas de qualquer caráter distintivo (…)”.

O art. 15.1 do Acordo Trips[26]: “Qualquer sinal, ou combinação de sinais, capaz de distinguir bens e serviços de um empreendimento daquele de outro empreendimento, poderá constituir marca (…) Quando os sinais não forem intrinsecamente capazes de distinguir os bens e serviços pertinentes, os Membros poderão condicionar a possibilidade do registro ao caráter distintivo que tenham adquirido pelo uso (,,,)”.

A capacidade distintiva também pode ser adquirida pelo “secondary meaning” (significado secundário). Por este princípio, uma marca considerada de uso comum, após o uso reiterado e constante, torna-se forte na identificação de seus produtos ou serviços.

Para Denis Borges Barbosa[27] secondary meaning “é o fenômeno pelo qual uma marca essencialmente fraca se desvulgariza pelo emprego contínuo e enfático por parte de um certo produtor ou prestador de serviços”.

Ricci[28] esclarece que “o uso efetivo e prolongado dessas expressões para distinguir produtos e serviços que, a priori e regra geral não poderiam reivindicar e angariar a proteção marcária, aliado ao investimento em tecnologia e propaganda, criaram uma circunstância de fato no mercado na qual os consumidores passaram a identificar e reconhecer aqueles sinais como marcas de produtos ou de serviços provenientes de uma determinada empresa”.

Apesar de não estar previsto em nossa Lei, foi incorporado em nosso ordenamento jurídico em virtude do art. 6, quinquies, C1, da Convenção da União de Paris, conforme disposto a seguir: “C.(1) Para determinar se a marca é suscetível de proteção deverão ser levadas em consideração todas as circunstâncias de fato, particularmente a duração do uso da marca.”

Esta modalidade de “aquisição de distintividade” não é aceita pelos examinadores do INPI e nem sempre é levada em consideração pelos magistrados brasileiros, com exceção das varas empresariais do Rio de Janeiro.

Quanto à função publicitária, Maurício Lopes reconhece o poder sugestivo da marca, porém ressalta que essa função não se enquadra nos requisitos jurídicos da marca[29].

É pela publicidade que a marca é difundida. Entretanto, Maitê Moro[30] ressalta que “a finalidade da publicidade nos tempos modernos não é mais, tão-somente, informar ao público de um novo produto ou serviço ou relembrar a existência de uma determinada marca. Um outro objetivo, não tão evidente, é a criação de uma imagem à marca, e, indiretamente, uma imagem do produto ou serviço anunciados”.

Ascensão[31] promulga que “a marca pode ser um poderosíssimo instrumento publicitário. Desde logo porque a marca, como sinal, está apta para ser veículo de comunicação. Mas a marca não é concedida para desempenhar essa função. Se a desempenha ou não é uma circunstância de facto que nada se repercute no domínio jurídico. Por isso, não se podem dela tirar nenhum efeito de direito”.

A origem e a propaganda fazem parte integrante da marca, pois ela se estabiliza no mercado devido à essas funções: a origem determina quem está por detrás da marca, apoiando-a e se responsabilizando pelos produtos e serviços por ela identificados; a publicidade faz com que o consumidor crie seus elos com a marca e conseqüentemente com os seus produtos e serviços. No entanto, é a função distintiva que viabiliza a registrabilidade e, por conseguinte, a proteção do signo.

Através das jurisprudências oriundas das decisões do Tribunal Regional Federal[32] sobre o reconhecimento da expressão como marca, nota-se que, na maioria das vezes, as expressões são identificadas imediatamente como sendo expressões de uso exclusivo de propaganda. Esta presunção resulta da dificuldade em verificar a distintividade dessas expressões, pois não há métodos de análise e os critérios usados são aleatórios.

PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL NO ÂMBITO DA CONCORRÊNCIA DESLEAL

O objetivo primordial do empresário em concorrência é o de cativar consumidores – através de recursos como publicidade, melhoria na qualidade do produto/serviço e redução dos preços – e estimulá-los a direcionar suas escolhas nas opções oferecidas por ele em detrimento das opções oferecidas pelos seus concorrentes.

É natural que os comerciantes e empresários queiram ampliar sua fatia no mercado, no entanto devem estar atentos às técnicas concorrenciais especificadas em cada mercado para não ferirem a licitude e lealdade da concorrência.

Para tanto, devem ter em mente que a livre concorrência deve observar os limites impostos pela livre iniciativa e pelas práticas leais de concorrência.

Para que exista concorrência faz-se necessária a existência de determinados pressupostos. Sobre este ponto Isabel Vaz[33] afirma que para que se verifique a concorrência, três identidades precisam existir: 1) Tempo; 2) Objeto; 3) Mercado.

Com relação ao tempo, a concorrência só pode existir quando o fato ocorre na mesma época, pois assim os concorrentes estão sujeitos às mesmas regras do mercado. Realmente, não há como imaginar a existência de concorrentes em momentos atemporais, uma vez que jamais haveria disputa dos mesmos clientes.

Quanto à identidade do objeto, a concorrência existirá quando os objetos forem de espécie idêntica (concorrência direta) ou não sendo idênticos, puderem ser substituídos sem problema para o consumidor (concorrência indireta).

No tocante à terceira identidade – o mercado – há concorrência quando os produtos e serviços estão submetidos às mesmas regras de mercado. Cada mercado estipula suas próprias normas para um exercício legal e honesto do direito de concorrência.

Na opinião de Denis Barbosa[34] “há concorrência quando distintos agentes econômicos disputam a entrada, manutenção ou predomínio num mercado, definido por serviços ou produtos que sejam iguais ou – do ponto de vista do consumidor – substituíveis entre si; definido ainda pela efetividade dessa disputa num espaço geográfico e temporal determinado”.

Mas o que vem a ser concorrência desleal? Muitas são as definições.

Delmanto[35] a define como “utilização de meios incorretos com o fito de modificar a normal relação de competição, a utilização de “truques sujos” (dirty tricks)”.

Na visão de Bittar[36], a concorrência desleal é “a utilização da força econômica de outrem, para a captação indevida de sua clientela sem esforço”.

Pontes de Miranda[37] se manifestou acerca da concorrência desleal, definindo-a como “ato reprimível criminalmente e gerador de pretensão à abstenção ou à indenização, que se praticou no exercício de alguma atividade e ofende à de outrem, no plano da livre concorrência”.

Segundo Denis Barbosa[38], “a deslealdade concorrencial é o comportamento imprevisível do agente econômico, segundo o parâmetro das informações de acesso comum a todos os agentes, excetuando o exercício normal da atrição concorrencial, e as mutações do contexto concorrencial resultantes da inovação”.

Ou seja, a concorrência desleal se caracteriza quando os agentes agem contrariamente as normas do mercado.

A verdade é que na prática torna-se complicada a diferenciação entre a concorrência leal da concorrência desleal. O que deve ser percebida e comprovada é a existência ou não do uso de meio fraudulento do competidor para angariar a tão desejada clientela.

De acordo com Jose de Oliveira Ascensão[39], para se averiguar um ato de deslealdade concorrencial, alguns critérios devem ser detectados, tais como: a) aproveitamento de elementos empresariais alheios; b) agressão à empresa alheia; e, c) indução do público em erro, mediante a falsa afirmação da própria empresa; resumindo que “no primeiro caso o agente enfeita-se com penas alheias; no segundo, atinge a empresa concorrente; no terceiro mascarar-se, apresentando-se como não é”.

De fato, segundo a jurisprudência do STJ, “a concorrência desleal supõe o objetivo e a potencialidade de criar-se confusão quanto à origem do produto, desviando-se clientela” (Resp 70.015/SP, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, 3ª Turma, j. em 03.06.1997, DJU 18.08.1997, p. 37859).

A Convenção da União de Paris (CUP), assinada pelo Brasil em 1883, em seu art. 10 bis, reprime a concorrência desleal e por sua vez, procura definir o que são os atos de concorrência desleal. Porém, o faz de forma genérica:

Art. 10 bis:

Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da União proteção efetiva contra a concorrência desleal.
Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência contrária aos usos honestos em matéria industrial ou comercial.
Deverão proibir-se particularmente:

1º. Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

2° As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um concorrente;

3° As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, características, possibilidade de utilização ou quantidade de mercadorias. (grifa-se)

A Lei 9.279/96, a atual “Lei de Propriedade Industrial”, dispõe sobre a repressão à concorrência desleal, no seu art. 2º, V, ipsis litteris:

Art. 2º – A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

(…);

V – repressão à concorrência desleal.

Além de tipificar alguns atos como crime de concorrência desleal:

Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à venda produto com esses sinais.

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: (…)

IV – usa expressão ou sinal de propaganda alheio, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; (…)

VII – atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; (…)

Pena- detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (grifo nosso)

Na prática, de acordo com as decisões de nossos tribunais[40], nota-se que os magistrados têm dificuldades em verificar: (i) a originalidade do slogan imitado; (ii) a distintividade entre os slogans envolvidos, bem como (iii) a existência da concorrência desleal no uso por terceiros da expressão de propaganda originária do agente prejudicado.

PROTEÇÃO DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL NO ÂMBITO DO DIREITO AUTORAL

Há ainda a possibilidade da proteção da expressão de propaganda pelo Direito Autoral. Para tal é essencial que o bem protegido seja uma obra intelectual.

Segundo Costa Neto[41] “o objeto do direito de autor – ou o bem jurídico protegido – é a criação ou obra intelectual, qualquer que seja seu gênero, a forma de expressão, o mérito ou destinação”.

Mas o que vem a ser obra intelectual?

O artigo 7º da Lei da nº 9.610 de 19/02/1998 considera, genericamente, que as obras intelectuais são as criações de espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro. Logo, seriam as peças e slogans publicitários obras passíveis de serem protegidas por Direito Autoral?

Bittar[42] define obra publicitária como sendo uma criação intelectual, quase sempre curta, que tem como objetivo comunicar algo ao público sobre um determinado produto ou serviço. O autor inclui a obra publicitária na relação das obras intelectuais protegidas no campo do direito de autor e a caracteriza como composições literárias, artísticas ou complexas. Dentre as composições literárias (escritas e orais), podem ser incluídos os anúncios, certos cartazes e slogans.

No tocante ao enquadramento das expressões de propaganda na proteção do Direito de Autor, Tinoco Soares[43] é categórico ao afirmar que não há alicerce para identificá-las como obra literária, pois não são revestidas de características suficientes e necessárias para serem qualificadas como tal.

O autor complementa que as obras literárias se referem a textos complexos como os livros, brochuras, apostilas, dicionários, enciclopédias e similares. Já as expressões de propaganda, por mais que sejam advindas de uma criação intelectual, não podem ser enquadradas na abrangência da obra literária. As expressões de propaganda não se aproximam da mais simples obra literária.

Outro aspecto abordado para a proteção das expressões de propaganda como obra intelectual é o seu caráter original.

Como aduz Bittar[44], a obra deve identificar um mínimo de esforço criativo e apresentar originalidade e completa o entendimento salientando que:

A obra deve ser dotada de originalidade, que é seu requisito fundamental para a proteção legal (…) Mas pode-se considerar como criatividade o algo novo, o produto intelectual inserido pelo autor no mundo exterior ou a individualização da representação do pensamento. Por originalidade, entende-se os elementos distintivos da obra, vale dizer, as características intrínsecas próprias que a distinguem de outras.

Quanto ao quesito originalidade, Tinoco Soares[45] entende que “pouquíssimas serão as expressões de propaganda idealizadas com ‘originalidade’. A grande maioria das expressões de propaganda não é revestida de ‘originalidade’, uma vez que se constituem em frases relativas ou condicionadas à ‘marca’ ou ao ‘produto ou serviço’ que recomenda, realça ou procura atrair”.

Na prática, os requisitos de originalidade e criatividade têm sido exigidos para a proteção pelo Direito de Autor. Exempli gratia, tribunais como o TJ-SP[46], bem como o TRF-2ª Região[47] posicionam-se em conceder a proteção às obras publicitárias com base nestes quesitos. O cerne da questão está no grande subjetivismo que é posto em prática na verificação de tais requisitos com relação às expressões de propaganda.

PROTEÇÕES SECUNDÁRIAS DA EXPRESSÃO DE PROPAGANDA NO BRASIL

Além das proteções pelo direito marcário, pela concorrência desleal e pelo direito autoral, existem proteções secundárias que em algum momento são eficazes e em outros não o são.

Dentre essas proteções está o registro pela Associação Brasileira de Propaganda (ABP). Com o intuito de atender a necessidade das agências de propaganda na proteção da autoria de suas campanhas publicitárias e de seus componentes: peças, obras, temas, conceitos publicitários e expressões de propaganda, a Associação se estruturou para ser credenciada como Entidade Depositária das criações publicitárias. Foi criado, então, um mecanismo de depósito para salvaguardar a produção intelectual, onde somente as Agências de Propaganda certificadas pelo CENP[48] podem requerer tais depósitos.

Sobre este item, Tinoco Soares[49] salienta que a restrição às agências de propaganda certificadas pelo CENP como únicas requerentes habilitadas não abarca a real necessidade de proteção dos titulares destas obras, visto que as expressões de propaganda não pertencem às agências de propaganda e sim às empresas titulares que requereram e pagaram por este serviço de criação.

Observa-se que a ABP não tem qualquer papel de análise ou avaliação do material depositado. O registro é declaratório e não constitutivo de direitos (assim como registros feitos na Biblioteca Nacional).

Tinoco entende que[50] a Associação (ABP), por ser uma entidade de direito privado, não possui legitimidade para proteger direitos.

A falta deste pressuposto pode vir a enfraquecer o reconhecimento, pelos Tribunais, da titularidade das obras publicitárias registradas pela Associação.

Em contra partida, Dirceu Pereira de Santa Rosa[51] pondera que apesar de existir a possibilidade de tutela das obras publicitárias e seus componentes pelo direito marcário, pelo direito autoral e pelos princípios concorrenciais, o registro pela ABP é benéfico para as agências de publicidade, pois seu intuito é proteger a autoria das obras publicitárias criadas pelas agências, salvaguardando assim sua proteção intelectual. Para se requerer a tutela das obras publicitárias e seus componentes pelos princípios concorrenciais, é imprescindível a comprovação da autoria da obra.

Conforme informação interna[52] da própria ABP, de 2003 até 2013 foram efetuados 607 depósitos e 188 renovações.

Na prática, a solução apresentada pela ABP, no início, teve uma boa repercussão, porém ao longo dos anos este dispositivo foi sendo descartado por não atender a demanda esperada, como comprova a queda na solicitação de registros e renovação junto à Agência, conforme o gráfico demonstrado na Figura 1 abaixo – fornecido pela própria ABP.

Figura 1: Demonstrativo anual da Associação Brasileira de Prpaganda – ABP

Outra proteção que merece destaque é pelo sistema de representação junto ao CONAR[53] (instituição não-governamental, sem fins lucrativos, que fiscaliza a ética da propaganda comercial veiculada no Brasil) que examina os casos de uso indevido das obras publicitárias e suas partes (onde os slogans se encaixam), bem como, se a obra ofende ou lesa o consumidor.

O intuito do Conselho é impedir a exposição e veiculação da propaganda enganosa ou abusiva que confunda ou constranja o consumidor e/ou anunciantes, bem como defender a liberdade de expressão comercial. Preza-se, então, a ética publicitária. O Conselho age ex-officio, ou mediante denúncia por escrito.

A denúncia ao CONAR é um meio eficaz utilizado pelas agências de propaganda e empresas anunciantes para combater atos de concorrência desleal ou para conquistar o reconhecimento dos direitos de autor sobre obras publicitárias ou parte delas.

Fez-se um apanhado de diversas representações examinadas e julgadas pelo CONAR no período de 2002 a 2012, no que tange ao uso indevido de expressões de propaganda por plágio e/ou imitação. Verificou-se, então, que essas decisões foram julgadas com base em 5 (cinco) pressupostos: (i) originalidade; (ii) relação concorrencial entre as anunciantes; (iii) contexto empregado pelas expressões; (iv) comprovação de anterioridade da expressão; e (v) presença da identidade do anunciante.

O direito à exclusividade das expressões de propaganda se baseia em pelo menos um dos critérios acima identificados.

Mesmo não sendo uma entidade ligada ao Governo Federal, suas decisões, analisadas de forma imparcial, são respeitadas pelos representantes do Judiciário e, quase sempre, acatadas pelos autores dos pleitos e seus réus.

RECOMENDAÇÕES DE TESTES/CRITÉRIOS OBJETIVOS NORTEADORES PARA A AVERIGUAÇÃO DE DISTINTIVIDADE

O exame da verificação se uma expressão tem distintividade e/ou originalidade é realizado por uma análise subjetiva e acurada através do julgamento pessoal fundado nas crenças, valores e experiência dos julgadores/examinadores.

Com o intuito de auxiliá-los nesta árdua tarefa de averiguação, delineou-se critérios que servem como ferramenta para diminuir esta carga de subjetividade. Esses critérios não pretendem criar regras absolutas que engessem o entendimento do INPI ou dos nossos tribunais, mas sim servir de norteadores ao livre-convencimento dos examinadores e juízes, evitando-se decisões contraditórias.

É importante salientar que para os critérios de distintividade serem aplicados em casos concretos, levar-se-á em consideração os serviços e produtos identificados pelas expressões analisadas. Os exemplos elencados abaixo são slogans concretos e reais que foram retirados de sites[54].

CRITÉRIO 1: A EXPRESSÃO RECOMENDA, EXALTA A QUALIDADE OU ATRAI A ATENÇÃO DOS CONSUMIDORES OU USUÁRIOS DE PRODUTOS E SERVIÇOS

Há que se verificar se a expressão recomenda, exalta a qualidade ou atrai a atenção dos consumidores ou usuários de produtos ou serviços.

Se ocorrer tal premissa, a expressão tem função propagandística. No entanto, se esclarece que a resposta “SIM” para esta pergunta não impede que a expressão também tenha função marcária.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
O REFRIGERANTE MAIS SABOROSO DO MUNDO	Refrigerante
A VERDADEIRA MAIONESE (Hellmann’s)	Maionese
SE A MARCA É CICA, BONS PRODUTOS INDICA	Molho de tomate

Tabela 1: Exemplos de expressões de acordo com o critério 1

CRITÉRIO 2: A EXPRESSÃO É COMPOSTA POR ELEMENTOS CRIATIVOS, IMAGINÁRIOS OU INESPERADOS QUE SURPREENDAM O CONSUMIDOR

A criatividade reconhecida no mercado como algo inovador ou dotada de formas imaginárias se torna requisito fundamental para a aferição do requisito da distintividade, legitimando assim a proteção da expressão.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
QUANDO UMA MENINA VIRA MULHER, OS HOMENS VIRAM MENINOS (Valisere)	Roupas íntimas
NUNCA FOI TÃO FÁCIL TIRAR O DOCE DE UMA CRIANÇA (Oral B)	Dentifrício e escova de dentes
O SEU COMPANHEIRO DE AVENTURAS (Toddynho)	Leite achocolatado
JUST DO IT (Nike)	Calçados e roupas esportivas

Tabela 2: Exemplos de expressões de acordo com o critério 2

CRITÉRIO 3: A EXPRESSÃO É COMPOSTA POR FIGURAS DE LINGUAGEM, COMO METÁFORAS, PARADOXOS, ANTÍTESES ETC.

As figuras de linguagem dão um caráter lúdico e mais expressivo aos serviços e produtos identificados pelas expressões. Desse modo, essas figuras possibilitam novas associações que poderão gerar um diferencial em meio à concorrência, conquistando espaço na mente do consumidor.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
HOJE É DIA DE SOFÁ (Blockbuster).	Locadora de filmes
ABRA A FELICIDADE	Refrigerantes
ANTES DE DORMIR, NÃO ESQUEÇA DE APAGAR OS INSETOS (Radasol)	Inseticidas

Tabela 3: Exemplos de expressões de acordo com o critério 3

CRITÉRIO 4: A EXPRESSÃO É COMPOSTA POR ESTRUTURAS SINTÁTICAS COMUNS

Esse critério é crucial para aferição da falta de distintividade, pois elementos comuns não abarcam proteção.

Se a expressão tiver caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo em relação aos produtos ou serviços que distinguem, dificilmente atingirá um grau de distintividade suficiente para gerar sua proteção, com exceção para as expressões que adquiriram distintividade no mercado pelo “secondary meaning” (Critério 8).

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
QUEM TEM BRADESCO, TEM MAIS BANCO	Serviço bancário
O MELHOR SORVETE QUE EXISTE (La Basque)	Sorvete
ITAIPAVA A PURA CERVEJA DE PETRÓPOLIS	Cervejas

Tabela 4: Exemplos de expressões de acordo com o critério 4

CRITÉRIO 5: A EXPRESSÃO TEM MAIS DE UM SIGNIFICADO

As diferentes variantes de significados de um mesmo slogan podem gerar características únicas e conseqüentemente conceder a tão almejada distintividade.

Tal requisito também abarca a originalidade da expressão.

Entretanto, a expressão contendo uma dupla conotação somente poderá ser considerada como distintiva no caso de não haver outras semelhantes no mercado.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
NÃO TEM PREÇO (Mastercard)	Cartão de crédito
RICO EM VITAMINAS E MILIONÁRIO EM PROTEÍNAS (Danone)	Iogurte
SE VOCÊ GOSTA, MAS NÃO ENTENDE, VOCÊ PRECISA DE CULTURA (Cultura Inglesa)	Curso de inglês
ACERTE NA MOSCA (Aerofon)	Inseticida
TÁ NA BOCA DA GENTE (Lacta)	Chocolate

Tabela 5: Exemplos de expressões de acordo com o critério 5

CRITÉRIO 6: A EXPRESSÃO REQUER UM ESFORÇO INTERPRETATIVO

São atributos que poderão contribuir bastante para o preenchimento do requisito da distintividade quando (i) a expressão for considerada vaga e indefinida; e (ii) sua interpretação requerer um considerável esforço mental.

Todavia, deve-se avaliar se o conceito da expressão é de uso comum ou não, possibilitando, assim, o seu uso exclusivo ou compartilhado.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
OS ELOGIOS SÃO PARA VOCÊ (Doriana)	Margarina
ISSO PEGA! (Animal Planet)	Programa de TV
A SUA MELHOR IMAGEM (Gilette)	Lâmina de barbear
USE SEM DÓ (Volkswagen gol)	Automóvel

Tabela 6: Exemplos de expressões de acordo com o critério 6

CRITÉRIO 7: HÁ NO MERCADO OUTRAS EXPRESSÕES COM ASPECTOS CONJUNTURAIS SEMELHANTES

Há determinadas características que configuram código do mercado e servem para identificar determinados produtos/serviços pertencentes ao mesmo segmento mercadológico e, portanto, não são passíveis de apropriação com exclusividade de qualquer sociedade empresária. Com exceção, como observado no Critério 4 acima, da configuração da expressão pelo seu “secondary meaning” (Critério 8).

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
CAMPEÃO DE PREÇOS BAIXOS (Big Supermercados)	Supermercado
MAIS BARATO, MAIS BARATO (Extra)	Supermercado
A MANEIRA MAIS ELEGANTE DE VOAR (Varig)	Cia. aérea
UM ESTILO DE VOAR (TAM)	Cia aérea

Tabela 7: Exemplos de expressões de acordo com o critério 7

CRITÉRIO 8: OS CONSUMIDORES JÁ SE HABITUARAM A ASSOCIAR DETERMINADA EXPRESSÃO A DETERMINADO PRODUTO/SERVIÇO

O uso constante, ininterrupto e por um longo tempo de uma determinada expressão faz com que esta expressão adquira capacidade distintiva, tornando-se válida como marca por distinguir determinado produto ou serviço de outros de origem diversa. Este fenômeno se intitula “significado secundário” ou “secondary meaning” (na língua inglesa).

Mesmo as expressões que contenham elementos fracos também podem vir a apresentar cunho distintivo, desde que se verifica que tais expressões sejam dotadas de força magnética capaz de diferenciá-las de outras no mercado e de embuti-las nas mentes dos consumidores.

Seguem exemplos deste tipo de expressão:

EXPRESSÃO	PRODUTO/SERVIÇO
51 UMA BOA IDÉIA	Cachaça
AMO MUITO TUDO ISSO (Mc Donald)	Fast food
A NÚMERO 1 (Brahma)	Cerveja
VALE POR UM BIFINHO (Danoninho)	Iogurte
ABUSE E USE (C&A)	Loja de Departamento
ENERGIA QUE DÁ GOSTO (Nescau)	Leite achocolatado
FAZ UM 21	Embratel
VIVER SEM FRONTEIRAS (TIM)	Telefônica
1001 UTILIDADES (Bombril)	Palha de aço

Tabela 8: Exemplos de expressões de acordo com o critério 8

CONCLUSÃO

A expressão de propaganda, sem dúvida, consiste em um importante ativo para as empresas, principalmente nos dias de hoje, onde as ações de marketing massificam sua repetição, tornando-a parte na identificação, pelos consumidores, de determinados produtos/serviços.

No entanto, os meios de proteção deste valioso ativo não são tão eficazes quanto no passado.

No antigo Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/71), a expressão de propaganda era definida e lhe era concedida a proteção legal como figura autônoma de propriedade industrial através de registro específico.

Com o advento da nova lei – Lei nº 9.279/96 – não só foi excluída a definição da expressão de propaganda, mas também foi abolido, no inciso VII do art. 124, o seu registro como marca quando a expressão for usada apenas como propaganda.

A partir da implementação da nova lei, 2 (dois) aspectos devem ser abordados.

O primeiro diz respeito à dificuldade de interpretação e definição do que é expressão empregada apenas como meio de propaganda. Tanto é que foi necessária a inclusão nas Diretrizes de Análise de Marcas de texto explicativo e exemplificativo do que vem a ser expressão empregada apenas como meio de propaganda.

No entanto, mesmo com o auxílio da normatização hierárquica, ainda existem dúvidas quanto ao determinar quando uma expressão é empregada apenas como meio propagandístico ou quando possui dupla função: marcária e de propaganda. Como conseqüência, decisões proferidas pelos examinadores do INPI são dotadas de alta carga de imprevisibilidade, por falta de aplicação sistemática de critérios.

Com o intuito de auxiliar nesta questão, a ABPI traçou algumas diretrizes, através da Resolução n° 38. Infelizmente, os ditames desta resolução não vêm sendo acatados pelos examinadores do INPI que indeferem a maioria das expressões depositadas.

Como demonstrado através de diversos julgados brasileiros, as decisões dos tribunais mostram a tênue linha distintiva entre marca e expressão de propaganda. Mesmo utilizando como parâmetro os pressupostos da antiga lei, os magistrados têm dificuldades em detectar e reconhecer a originalidade e a distintividade de uma expressão de propaganda.

Sem um método de análise eficaz, não se pode exigir decisões equiparadas.

O segundo aspecto da nova lei se refere à exclusão da proteção das expressões de propaganda, gerando, assim, aos seus criadores insegurança jurídica. Entretanto, não extingue sua tutela legal pela concorrência desleal.

Na prática, nos casos de concorrência desleal pelo uso indevido de expressões de propaganda de terceiros, é fundamental que o autor do pleito comprove que tal uso induz os consumidores à confusão quanto à origem dos estabelecimentos comerciais envolvidos.

Para contar com a proteção do Direito Autoral, é essencial que o bem protegido seja uma obra intelectual. Então, pode-se enquadrar a obra publicitária como obra intelectual? A questão é controversa. Alguns autores definem obra publicitária como sendo uma criação intelectual, onde a expressão de propaganda se inclui neste contexto por possuir característica estética. Outros autores afirmam que a expressão de propaganda não é revestida de características suficientes e necessárias para ser qualificada como obra literária.

Apesar das opiniões serem diversas, para que seja reconhecida a tutela legal, é exigido que a obra possua originalidade e novidade. O cerne da questão não está voltado para a definição desses critérios e sim para sua harmonização.

É inegável que os slogans constituem um valioso ativo para as empresas, pois divulgam a excelência dos produtos e serviços, prestando informações relevantes, além de persuadir os consumidores a adquiri-los. Logo, sua proteção é primordial.

Além das proteções pelo direito marcário, pela concorrência desleal e pelo direito autoral, existem proteções secundárias.

Dentre essas proteções está o registro pela ABP da obra publicitária, onde o slogan está inserido. Apesar da boa iniciativa, na prática, este registro não emplacou como meio eficaz de proteção, pois além de não salvaguardar o real titular da obra, tem o seu reconhecimento enfraquecido pelos tribunais. Tanto é que a procura por este meio de proteção vem diminuindo perceptivelmente ao longo dos anos.

Outra proteção é através do CONAR que apesar de não ser uma instituição governamental, suas decisões são respeitadas pelos representantes do Judiciário e, quase sempre, acatadas pelas partes envolvidas.

Mesmo existindo alguns meios de proteção, uns mais outros menos eficazes, as proteções existentes não são suficientes para resguardar a propriedade das expressões de propaganda, gerando assim uma inquietação do empresariado.

Os legisladores no Brasil, sem qualquer justificativa plausível, de forma imprevisível e lastimável, aboliram o registro das expressões de propaganda por determinação expressa da Lei no. 9.279/96.

Para resguardar tais signos, a legislação brasileira deveria ser revista. De imediato, uma solução seria uma maior flexibilidade e menos exigibilidade dos órgãos julgadores na análise do grau de criatividade e de distintividade das expressões de propaganda, bem como na aceitação do “secondary meaning”.

Uma solução, a médio prazo, seria a criação de um dispositivo permitindo a registrabilidade das expressões de propaganda.

O Brasil poderia ser o precursor deste movimento ao admitir que a eliminação da registrabilidade das expressões de propaganda foi um erro e, como forma de reparação, voltar a ter em sua legislação a proteção das expressões de propaganda. Este simples ato daria ao empresariado a confiança de continuar investindo, criando e movimentando o mercado, através de suas propagandas.

[1] TEECE, David J. Profiting from technological innovation: implications for integration, collaboration, licensing and public policy. Researsh Policy, North-Holland, v. 15, n.6, dez.,1986. p. 285-305.

[2] 36 Slogans que fixaram na mente dos brasileiros. Disponível em: <http://www.midiainteressante.com/2009/02/36-slogans-que-fixaram-na-mente-dos.html>.

Acesso em: 07.01.2014.

[3] PINHO, J. B. O poder das marcas. São Paulo: Summus, 1996. p.75

[4] YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de marketing e comunicação: avanços e aplicações. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 354

[5] FREITAS, Helder. Slogans inteligentes ajudam empresas à ganhar mais. 2012.

Disponível em:<http://180graus.com/consultoria-empresarial/slogans-inteligentes-ajudam-empresas-a-ganhar-mais-520366.html>. Acesso em: 13.05.2013.

[6] Ibidem. p.354-355.

[7] Art. 2.° A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial se efetua mediante:

(…)

b) concessão de registros: de marca de indústria e de comércio ou de serviço; e de expressão ou sinal de propaganda;

Art. 73: Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, anúncio, reclame, palavra, combinação de palavras, desenhos, gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos consumidores ou usuários.

[8] Art. 76. Não são registráveis como expressões ou sinais de propaganda:

1) palavras ou combinações de palavras ou frases, exclusivamente descritivas das qualidades dos artigos ou atividade;

2) cartazes, tabuletas, anúncios ou reclames que não apresentem cunho da originalidade ou que sejam conhecidos e usados publicamente em relação a outros artigos ou serviços por terceiro;

3) anúncios, reclames, frases ou palavras contrárias a moral ou que contenham ofensas ou alusões individuais, ou atentem contra idéias, religiões ou sentimentos veneráveis;

4) todo cartaz, anúncio ou reclame que inclua marca, título de estabelecimento, insígnia, nome de emprêsa ou recompensa, dos quais legìtimamente não possa usar o registrante;

5) palavras, frases, cartazes, anúncios, reclame ou dísticos que já tenham sido registrados por terceiros ou sejam capazes de originar êrro ou confusão com tais anterioridades;

6) o que estiver compreendido em quaisquer das proibições concernentes ao registro de marca.

[9] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(…)

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; (grifo nosso).

[10] REBOUL, Olivier. Le Slogan. Bruxelles: éd. Complexe, Paris. Collection L’ Humanité Complexe, 1975, p. 42. J’appelle slogan une formule concise et frappante, facilement répétable, polémique et le plus souvent anonyme, destine à faire agir les masses tant par son style que par l’élément d’auto-justification, passionnelle ou rationnelle, qu’elle comporte; comme le pouvoir d’incitaton du slogan exceed toujours son sens explicite, le terme est plus ou moins péjoratif.

[11] MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado: parte especial. Direito das coisas: propriedade mobiliária (bens incorpóreos). Propriedade industrial (sinais distintos). São Paulo: Bookseller. 2002. Tomo XVII. p. 221.

[12] CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da propriedade industrial: introdução evolução histórica da propriedade industrial no Brasil. Da Propriedade Industrial e do Objeto dos Direitos. v.I, Parte I, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 278, Versão Atualizada por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa.

[13] Art. 124. Não são registráveis como marca:

(…)

VII – sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;

[14] MENDONÇA, Rodrigo Gomes de. Marcas e Sinais ou Expressões de Propaganda Interpretação do Inciso VII do Artigo 124 da Lei nº 9.279/96. Boletim Informativo, 2005.

Disponível em: <http://www.riccipi.com.br/paginas/news/out_05/artigos/default.htm>. Acesso em: 06/09/2013.

[15] SOARES, José Carlos Tinoco. Expressões, frases e sinais de propaganda, p. 4. Boletim da ABPI, n. 40, abr., 2003. No Brasil, em vez de manter um registro, que, segundo Tinoco Soares, sempre foi eficiente para enobrecer e realçar as qualidades de produtos e de serviços, sem qualquer justificativa plausível, por determinação expressa na Lei nº 9.279/96, de forma lamentável, foi abolido o registro das expressões e sinais de propaganda, determinando sumariamente o arquivamento dos processos em andamento e extinguindo os registros pela decorrência do seu prazo legal. Contra esse procedimento de arquivar os pedidos, em indeferir e manter o indeferimento dos pedidos requeridos como ‘marcas’ e também aqueles outros que deixaram de ser prorrogados, é evidente que os prejudicados terão que recorrer ao Poder Judiciário.

[16] Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento:

I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil;

[17] TRIPS: Agreement on trade-related aspects of intellectual property rights

Article 15

Protectable Subject Matter

Members may make registrability depend on use. However, actual use of a trademark shall not be a condition for filing an application for registration. An application shall not be refused solely on the ground that intended use has not taken place before the expiry of a period of three years from the date of application.

Disponível em: <http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm3_e.htm#2>. Acesso em 24/09/2013.

[18] Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.

[19] Resolução n. 38.

Disponível em:

<http://www.abpi.org.br/biblioteca2a.asp?Ativo=True&linguagem=Português&secao=Biblioteca&subsecao=ReResoluçõ da ABPI&id=31>. Acesso em: 24/09/2013.

[20] BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 23. Coleção Propriedade Intelectual.

[21] BARBOSA, Denis Borges. Proteção das marcas uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 24. Coleção Propriedade Intelectual.

[22] SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1996. p.24. É sinal de origem no sentido de que o proprietário do sinal é o responsável pela fabricação do produto (quando se tratar de marca de produto), determinando quem e como o fará. A aposição da marca significa que ele foi feito sob responsabilidade do proprietário do sinal, por ele fabricado ou como se tivesse sido fabricado por ele”.

[23] OLIVEIRA, Maurício Lopes de, Direito de marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris. 2004. p. 3

[24] Ibidem, p. 4. De fato, uma marca só pode ser objeto de um direito privativo, que a protege das contrafações, quando ela é distintiva. E ela só é distintiva quando não se confunde com marcas preexistentes e quando o signo escolhido não é res communes ominion.

[25] Les marques de fabrique ou de commerce, visées par le présent article, ne pourront être refusées à l’enregistrement ou invalidées que dans les cas suivants: (ii) lorsqu’elles sont dépourvues de tout caractère distinctif, ou bien composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le lieu d’origine des produits ou l’époque de production, ou devenus usuels dans le langage courant ou les habitudes loyales et constantes du commerce du pays où la protection est réclamée;

[26] Trips – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. 15.1 Protectable Subject Matter1. Any sign, or any combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well as any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademarks. Wheresigns are not inherently capable of distinguishing the relevant goods or services, Members may make registrability depend on distinctiveness acquired through use. Members may require, as a condition of registration, that signs be visually perceptible.

[27] BARBOSA, Denis Borges, PORTO, Patrícia, PRADO, Eliane Ribeiro do. Generificação e marcas registradas, p. 09. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com. >. Acesso em: 03.11.2013.

[28] RICCI, Antônio Ferro. O sentido secundário da marca (“secondary meaning”). Interpretação do artigo 6, quinquies, c.1 da convenção da união de paris e os reflexos do uso prolongado e das demais circunstâncias de fato na proteção das marcas. Seminário Nacional da ABPI, ago., 2006, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.riccipi.com.br/paginas/artigos/default01.htm. >. Acesso em: 03.11.2013.

[29] Ibidem. O poder sugestivo da marca representa, indubitavelmente, a sua principal função do ponto de vista do valor econômico. Todavia, essa função não decorre de alguma característica jurídica específica da marca.

[30] MORO, Maitê Cecília Fabbri. Direito de marcas: abordagem das marcas notórias na lei 9.279/1996 e nos acordos internacionais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 44.

[31] ASCENSÃO, José de Oliveira. As funções da marca e os descritores (metatags) na internet. Revista da ABPI, n 61, 13/05/2002.

Disponível em:

<http://ld2.ldsoft.com.br/portal_webseek/detalhe_assuntos.asp?gint_assunto=10&gint_materia=1664&gint_pagina=13&gint_pagina_pesquisa=28>. Acesso em 23.09.2013.

[32] TRF-2 – AC: 435612 RJ 2006.51.01.504728-3, Relator: Juiz Federal Convocado ALUISIO GONCALVES DE CASTRO MENDES, Data de Julgamento: 05/05/2009, PRIMEIRA TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: DJU – Data:01/06/2009 – Página::59; Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Turma Especializada, Des Abel Gomes, AC 2009.51.01.802136-1, DJ 09.09.2011; Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 2ª Turma Especializada, Des. Messod Azulay Neto, AC 2009.51.01.800151-9, DJ 17.09.2012.

[33] VAZ, Isabel. Direito econômico da concorrência. Rio de Janeiro: Forense. 1993. p.27.

[34] BARBOSA, Denis Borges. A concorrência desleal, e sua vertente parasitária. ago., 2011. Disponível em: <www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf>. Acesso em: 01.07.2013.

[35] DELMANTO, Celso. Crimes de concorrência desleal. São Paulo: Bushatsky, Ed. USP, 1975. p. 12

[36] BITTAR, Carlos Alberto. Teoria e prática da concorrência desleal. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 37.

[37] MIRANDA, Pontes de. Tratado de direito privado. 4.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais , 1977. p. 278. t. 17.

[38] BARBOSA, Denis Borges. A concorrência desleal, e sua vertente parasitária. Agosto 2011. p. 13

Disponível em: www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/novidades/concorrencia_desleal.pdf

Acesso em: 01/07/2013.

[39] ASCENSÃO, José de Oliveira Concorrência desleal. Coimbra: Almedina, 1997. p. 95.

[40] TJ-SP – APL: 86577020068260114 SP 0008657-70.2006.8.26.0114, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 09/08/2012, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2012; TJ-SP – APL: 9175035792004826 SP 9175035-79.2004.8.26.0000, Relator: Luís Francisco Aguilar Cortez, Data de Julgamento: 07/06/2011, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2011

[41] COSTA NETO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. 2.ed. São Paulo: FTD, São Paulo, 2008.

[42] BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor na obra publicitária. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1981. p. 117. Obra publicitária é a criação intelectual, da regra breve e expressiva, que se destina a promover a comunicação ao público de determinado produto ou serviço. Contém sempre uma mensagem voltada para a sensibilização do público.

As obras publicitárias abrangem composições literárias (escritas e orais), artísticas (musicais, de artes plásticas e outras) ou complexas (pela combinação de gêneros diferentes: obras lítero-musicais, lítero-figurativas e outras).

[43] SOARES, José Carlos Tinoco. Slogans: expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial. São Paulo. SRS, 2012. p.78. Dentre o suscetível de registro como “direito de autor”, preconizado pela Lei dos Direitos Autorais n. 9610 de 19.02.1998, se encontram: os textos de obras literárias, artísticas ou cientificar, e, tantos outros constantes da discriminação feita no Art. 7.

Isto quer dizer que dentre “os textos de obras literárias”, a nosso ver, – NÃO – podem ser incluídas as expressões ou frases de propaganda, não só pela simplicidade em que se apresentam como também pela sua precípua finalidade. Aí incluí-las será forçar a aquisição de um mero, pretenso e aleatório “direito”.

[44] BITTAR, Carlos Alberto. O direito de autor nos meios modernos de comunicação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 65. Prospera a diretriz de que a obra deve identificar um mínimo de esforço criativo e apresentar originalidade, além dos requisitos expostos.

[45] TINOCO SOARES, José Carlos. Slogans expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial. São Paulo: SRS, 2012. p.70 e 71.

[46] TJ-SP – AC: 1927544200 SP , Relator: Maurício Vidigal, Data de Julgamento: 26/02/2008, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2008.

[47] TRF-2 – AC: 27213 91.02.00484-4, Relator: Desembargador Federal SERGIO SCHWAITZER, Data de Julgamento: 16/06/2005, SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJU – Data::22/07/2005, p.186.

[48] CENP – Conselho Executivo das Normas Padrão.

[49] TINOCO SOARES, José Carlos. Slogans expressões, frases ou sinais de propaganda versus lei da propriedade industrial. São Paulo: SRS, 2012. p. 218. A despeito de assim o ser, está por demais claro no referido “site” que os depositários são “APENAS” as Agências de Propaganda certificadas no CENP, porém, as “expressões e sinais de propaganda” – NÃO – pertencem às agências de propaganda (que apenas as idealizam), mas, sim, só e exclusivamente à “empresa” que a utiliza (…).

[50] Ibidem, p. 218. Por todo exposto neste capítulo e pelo que acabamos de constatar, tem-se como certo e incontestável que uma associação de propaganda, que se nos avizinha ser como de fato é, uma entidade de direito privado, está extrapolando as suas atividades pelo seu procedimento e invadindo a seara alheia de maneira gritante, razão porque merece ser melhor avaliada. Com efeito e pela leitura de seu objeto social não se nos vislumbra encontrar aquela atividade que diga respeito à “proteção” ou “depositário” de quaisquer “direitos”. E, na verdade, não poderia existir mesmo, porque pela sua própria natureza essa proteção é privada de um órgão de direito público, cujo exercício se constitui em prerrogativa do Governo ou de uma Autarquia para esse fim constituída, como soi acontecer para com as Juntas Comerciais no tocante ao nome comercial e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI – para com a propriedade industrial.

[51] SANTA ROSA, Dirceu. Registro de publicidade. O “novo” registro das expressões de propaganda e obras publicitárias. Disponível em: <http://www.conjur.com.br/2004-mar-07/procedimento_protege_uso_expressoes_propagandas?pagina=2>. Acesso em: 28.08.2013.

Como abordamos acima, os sinais de propaganda e as criações publicitárias em geral já são protegidas através de direitos autorais e, em casos específicos, podem receber também proteção através do direito marcário e dos princípios concorrenciais. Porém, na falta de uma proteção mais “amigável” no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente nas leis que tutelam os direitos autorais, o registro da Associação Brasileira de Publicidade (ABP) surgiu para proteger a autoria não apenas aos sinais de propaganda, mas também “conceitos”, “idéias” e campanhas publicitárias, no intuito de proteger os investimentos feitos pela agência depositante no desenvolvimento das mesmas, e considerando a inexistência de depósito público específico para fins de proteção da obra publicitária e uma necessidade de valorização e segurança da produção intelectual das agências de publicidade e dos profissionais de área.

[52] Informação adquirida de forma particular com a Sra. Ana Paula Aguiar, através de correio eletrônico com ([email protected]).

[53] CONAR – Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária

[54] Disponível em: <http://www.mundodasmarcas.blogspot.com.br/2006/09/slogans-brasileiros.html http://lista10.org/diversos/top-10-slogans-criativos/>. Acesso em: 08/10/2013.