Contrafação de marca e concorrência desleal: Distinções e semelhanças

 Autor: Lélio Schmidt

 Sumário: 1. Introdução. 2. A distinção feita na esfera penal. 3. Aplicação conjunta na esfera cível ? 4. Círculos separados, concêntricos ou secantes ?  5. O fundamento jurídico da proteção que a Concorrência Desleal confere às marcas sem registro. 6. Questões processuais. 7. Conclusões. 8. Bibliografia.

 

1. Introdução

 O crime de contrafação de marca é previsto nos arts. 189 e 190 da Lei 9279/96. Segundo tais dispositivos, incorre em violação a registro de marca quem: a) reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; b) altera marca registrada por outrem já aposta em produto colocado no mercado; c) importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque (i) produto assinalado com marca registrada por outrem, ilicitamente reproduzida ou imitada no todo ou em parte; ou (ii) produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou embalagem que contenha marca legítima registrada por outrem. Já os crimes de concorrência desleal são tipificados no art. 195 da Lei 9279/96, com especial destaque para o respectivo inciso III, que dispõe que incorre em tal delito quem “emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem”.

A reprodução ou imitação de marca alheia registrada é um dos meios fraudulentos mais empregados para desviar para si a clientela amelhada por outro empresário. Isso gera uma sobreposição de ilicitudes, pois quem contrafaz um registro de marca alheio também concorre deslealmente com o titular lesado. No presente estudo, procuraremos analisar a interrelação entre as normas de proteção ao registro de marca e as normas de repressão à concorrência desleal. Discorreremos sobre as distinções que existem entre elas na seara penal e o entrelaçamento que elas possuem na esfera cível. Procuraremos discernir o bem jurídico tutelado por cada uma dessas normas e analisaremos, por fim, questões relativas à diversidade ou não das causas de pedir e da coisa julgada que incidem em demandas fundadas na contrafação ou na concorrência desleal.

2. A distinção feita na esfera penal

Em Direito Penal, é possível praticar mais de um crime mediante uma só conduta. Trata-se do chamado concurso formal de delitos, que se manifesta por exemplo quando alguém ministra veneno em alimentos que vêm a ser ingeridos por mais de uma pessoa ou quando o agente planta um explosivo que mata uns e fere outros[1]. No primeiro caso, o criminoso responderá por tantos homicídios quantos forem os mortos (concurso homogêneo) e no segundo caso será processado pelos crimes de homicídio e de lesão corporal (concurso heterogêneo). Em ambas as situações, contudo, o concurso formal permitirá uma redução das penas que resultariam da soma dos delitos praticados: o agente será punido pela pena do crime mais grave, aumentada de 1/6 (um sexto) à metade, salvo se seus desígnios forem autônomos e ele tiver agido com dolo de praticar os múltiplos delitos (art. 70 do Código Penal), hipótese na qual as penas serão somadas.

Entretanto, o concurso formal de delitos difere do conflito aparente de normas, que ocorre quando a conduta se encaixa em mais de um tipo penal, mas na verdade é regida por apenas um deles. É o que se dá quando a progressão delitiva faz com que o crime de maior gravidade absorva o delito menor: todo homicídio contém em si uma lesão corporal, todo estupro pressupõe um constrangimento ilegal. Também há mero conflito aparente de normas quando determinado crime é mais especial do que o delito previsto em outra norma mais geral. É o que acontece com o crime de infanticídio em relação ao crime de homicídio (arts. 123 e 121 do Código Penal) ou com o crime de roubo em relação ao crime de furto. Nestas hipóteses, Manoel Pedro PIMENTEL[2] observa que “as condutas típicas poderão até mesmo integrar figuras delituosas autônomas, subsumidas, porém, em uma última adequação típica, que prevalecerá sobre as demais e será a única punível”. No conflito aparente de normas, o agente responde apenas por um delito, que é identificado mediante a aplicação dos princípios da especialidade, subsidiariedade, consunção ou alternatividade[3]. A singularidade da punição é inspirada pelos princípios específicos que regem a aplicação da lei penal e se destina a impedir que o agente sofra uma sanção maior do que a devida.

Estes elementos levam o Direito Penal a diferenciar o crime de  contrafação do crime de concorrência desleal. A contrafação é o delito praticado contra uma marca registrada. As condutas descritas nos arts. 189 e 190 da Lei 9279/96 são cometidas contra um registro de marca. Para sua configuração, é necessário que o registro tenha sido concedido e esteja em vigor, pois tal elemento integra o tipo penal descrito no caput de tais normas. Essa exigência, porém, não se coloca em relação ao crime de concorrência desleal previsto no art. 195, III, da Lei 9279/96, que se caracteriza independentemente do registro da marca que foi reproduzida ou imitada. Quem viola uma  marca não registrada, pratica o delito de concorrência desleal, mas não o de contrafação de registro de marca[4].

Eventualmente, a mesma conduta poderá configurar tanto o crime de contrafação, quanto o crime de concorrência desleal. Mas para tanto será necessário que elas violem bens jurídicos distintos, como no caso de quem comercializa produto que reproduz a marca nominativa de João e imita a marca figurativa de José, ou de quem vende produto que reproduz a marca registrada e imita a embalagem não registrada de um concorrente. Trata-se, porém, de situações excepcionais. Na maior parte dos casos, haverá na esfera penal ou o crime de contrafação ou o crime de concorrência desleal, sendo a existência ou não do registro o elemento de diferenciação entre uma e figura e a outra.

3. Aplicação conjunta na esfera cível ?

Na esfera cível, também há diferenças entre a proteção ínsita ao registro de marca e aquela que decorre do instituto da Concorrência Desleal. O registro atribui um direito de propriedade oponível em todo o território nacional. Já a concorrência desleal confere uma proteção relativa, incidente apenas no âmbito territorial no qual o lesado exerce suas atividades, que pode se limitar às cercanias de uma rua, bairro, cidade ou Estado. A Propriedade Industrial é tutelada mesmo na ausência de qualquer uso efetivo da marca por parte do titular do registro, pois o art. 143 da Lei 9279/96 lhe confere o direito de iniciar o uso da marca em até 5 (cinco) anos após a concessão do registro. Já a Concorrência Desleal se apoia no perigo de desvio de clientela atrelada à marca, de modo que pressupõe que a marca já esteja em uso no mercado.

A despeito destas diferenças conceituais, seria possível a aplicação conjunta das normas de Propriedade Industrial que tutelam o registro de marca e dos dispositivos que integram o capítulo da Concorrência Desleal ? Parte da doutrina se opõe a tanto. Para Vincenzo DI CATALDO, a norma especial afasta a aplicação da norma geral, de modo que onde está ofensa a um registro de marca, não há sentido em afirmar que coexista uma violação às normas de concorrência desleal. A seu ver, “resulta pois inaceitável a afirmação, recorrente na jurisprudência, que permite a cumulação entre ação de contrafação de marca e ação de concorrência desleal, […] na hipótese de contrafação de uma marca registrada”[5]. Giorgio AGHINA também sustenta que “quando o titular da marca pode obter proteção através do recurso às disposições contidas na lei especial, esta tutela exaure as defesas que o ordenamento lhe reconhece e portanto ele não poderá, pelo mesmo título, obter proteção também mediante a ação de concorrência desleal”[6].

Entretanto, a despeito dessas posições contrárias, a proteção ao registro de marca se inspira na mesma necessidade de reprimir as fraudes e abusos no comércio que levam à repressão da concorrência desleal. A tutela conferida ao registro de marca não deixa de ser uma vertente especial das normas gerais de proteção à concorrência desleal. O registro nada mais é do que uma forma de atribuir ao empresário um título jurídico dotado de certeza e segurança jurídica, a ser invocado para evitar que sua clientela seja desviada de forma desleal, pela reprodução ou imitação de sua marca. Na feliz expressão de CARNELUTTI[7], o registro da marca funciona como uma barreira avançada, erguida para proteger o estabelecimento comercial e seu aviamento, de modo a impedir que ele seja indevidamente atingido pela concorrência desleal. Essa barreira é resguardada pelo que a muralha circunscreve em seu interior. As normas de proteção ao registro de marca e de repressão à concorrência desleal compõem, na visão de CARTELLA[8], um “tecido unitário”. A tutela contra a concorrência desleal possui uma função integrativa e complementar, incidindo não só na ausência, mas também na impossibilidade de registro[9], como se dá na repressão à violação do chamado “trade dress”. A proteção que é própria ao registro da marca não exclui, pois, aquela que decorre da repressão à concorrência desleal. Na esfera cível nada impede que o lesado invoque não só a tutela ínsita ao registro de marca (arts. 129, 189 e 190 da Lei 9279/96), mas também as normas que combatem a concorrência desleal, como os arts. 195, III, e 209 da Lei 9279/96 e o art. 10 bis da Convenção da União de Paris (tratado em vigor conforme Decreto 635 de 1992).

Por que tal cumulação é em princípio vedada na esfera penal, mas permitida na seara cível ? Há para tanto uma razão muito simples: no juízo cível, a cumulação de tais dispositivos não agrava as sanções a serem impostas ao infrator. O réu que viola marca de outrem será condenado a se abster de praticar novamente tal conduta (sob pena de multa ou outras medidas que assegurem o cumprimento de tal obrigação) e a pagar uma indenização pelas perdas e danos que tiver causado. É indiferente que tais cominações sejam fundamentadas em uma ou mais normas, pois todas elas conduzem ao mesmo resultado. Diferentemente do que ocorre no processo penal, no processo civil o fundamento jurídico da demanda não se confunde necessariamente com seu fundamento legal[10], que pode estar disposto por uma plêiade de normas, sem que isso leve  necessariamente a uma multiplicidade de causas de pedir. Como frisa José Rogério Cruz e TUCCI, “a circunstância de estarem os fundamentos de uma demanda elencados em dois ou mais dispositivos, não significa que existam necessariamente tantas ações quantos forem os respectivos preceitos legais”[11].

4. Círculos separados, concêntricos ou secantes ?

Acerca da relação que a Propriedade Industrial guarda para com a Concorrência Desleal, há basicamente 3 (três) posições, que propõem se tratar de conjuntos (i) separados, (ii) concêntricos ou (iii) secantes. A tese da separação absoluta, defendida como já visto por Vincenzo DI CATALDO e Giorgio AGHINA, sustenta que a conduta do infrator que reproduz ou imita marca alheia caracteriza ato de contrafação de registro ou ato de concorrência desleal, sem que possa configurar as duas coisas. Essa visão separatista, porém, não encontra respaldo no art. 2º da Lei 9279/96, cujos incisos III e V estipulam que a proteção aos direitos de propriedade industrial é implementada pela concessão de registros de marca e pela repressão à concorrência desleal, demonstrando que estas duas medidas são correlatas e inspiradas por um objetivo conjunto.

A doutrina majoritária preconiza o entrelaçamento das normas que protegem o registro de marca com os dispositivos que reprimem a concorrência desleal, admitindo sua incidência conjunta em determinadas situações. Varia, contudo, a forma aceita para tal entrelaçamento. Para Alberto Bercovitz RODRÍGUEZ-CANO[12] e Carlos OLAVO[13], a Propriedade Industrial e a Concorrência Desleal formariam dois círculos concêntricos: a Propriedade Industrial seria o círculo menor e a Concorrência Desleal ocuparia o círculo maior, de modo que aquela seria um subconjunto inteiramente contido nesta. Stephen LADAS[14] também considera o direito de marcas como uma parte da proteção contra a concorrência desleal.

A visão da Propriedade Industrial como uma espécie do gênero integrado pelo Direito de Concorrência não é inteiramente precisa. Nem toda violação a uma marca registrada é necessariamente um ato de concorrência desleal ou mesmo um ato de concorrência. As marcas de alto renome são protegidas independentemente da existência de qualquer relação de concorrência entre seu titular e o lesado. A contrafação ao registro pode ocorrer antes e independentemente de qualquer concorrência efetiva, como nos casos em que a ofensa se manifesta sem que o lesado tenha sequer iniciado o uso da marca[15], considerando o prazo quinquenal que a lei lhe confere para tanto (art. 143 da Lei 9279/96). Em contrapartida, nem todo ato de concorrência desleal é forçosamente um ato de contrafação, pois a concorrência desleal pode se verificar na ausência de qualquer registro marcário ou mesmo na sua impossibilidade. Estes fatos mostram que a Propriedade Industrial e a Concorrência Desleal na verdade são institutos jurídicos interligados, mas que funcionam como dois conjuntos secantes: se entrecruzam em algumas áreas de sobreposição e de incidência conjunta, mas cada qual tem regulamentação autônoma. Nem a Propriedade Industrial está totalmente contida no instituto da Concorrência Desleal, nem a Concorrência Desleal está integralmente abarcada pela Propriedade Industrial. É a posição seguida por ASCARELLI[16], ASCENSÃO[17], CALLMANN[18] e Geraldo Honório de OLIVEIRA NETO[19], dentre outros.

5. O fundamento jurídico da proteção que a Concorrência Desleal confere às marcas sem registro

O registro atribui um direito de propriedade sobre a marca (art. 129 da Lei 9279/96). Já as marcas desprovidas de registro conferem ao usuário um direito de índole relativa, que embora não seja despido de proteção não se equipara plenamente ao direito real ínsito ao registro. Essa diferenciação leva a se questionar qual seria o fundamento jurídico da tutela das “marcas de fato” (em uso, mas não registradas). Qual é, em última instância, o bem jurídico que se pretende proteger com a repressão ao uso indevido dos signos não registrados por um concorrente ? Vários foram os fundamentos suscitados pela doutrina:

1. na esteira de KELSEN[20], que repudiava a existência de direitos subjetivos por considerá-los como o mero reflexo de um dever imposto por lei, ASCENSÃO[21], OLAVO[22], ROUBIER[23], MANGINI[24] e ROTONDI[25] sustentam que a repressão à concorrência desleal não protegeria qualquer direito subjetivo, por apenas impor um dever geral de abstenção, destinado a assegurar a lealdade da concorrência. Tal posição é seguida entre nós por Geraldo H. de OLIVEIRA NETO[26];

1. Yves SAINT-GAL[27], Fábio Konder COMPARATO[28] e Marcus Elidius Michelli de ALMEIDA[29], ao seu turno, situam o fundamento da repressão à concorrência desleal na necessidade de coibir o abuso de direito decorrente da liberdade de comércio;

1. c) já CARNELUTTI[30], FERRARA JR.[31] e BENUCCI[32] concluem que a repressão à concorrência desleal se baseia na necessidade de proteger o aviamento empresarial;

1. d) por fim, ASCARELLI[33], BITTAR[34], GHIRON[35] e TROLLER[36] negam que o aviamento possa ser o objeto da proteção, pois se expõe aos danos licitamente causados pela concorrência leal. A seu ver, a repressão à concorrência desleal seria fundada na defesa de um direito subjetivo de personalidade, que conferiria a cada concorrente o direito de exigir que os demais competidores se portassem de forma leal.

O empresário que se insurge contra a concorrência desleal praticada pelo uso indevido de uma marca não registrada se baseia num direito subjetivo cuja existência não pode ser negada. Sua legitimidade para agir decorre da lesão ao   direito que lhe toca. Ao contrário da concepção kelseniana, o direito subjetivo não pode ser reputado unicamente como um mero reflexo de um dever imposto pela lei. A vingar tal entendimento, a tutela jurídica teria de ser dispensada de ofício, sem que o prejudicado pudesse invocá-la. O direito subjetivo é a contraparte do dever legal, mas funciona não só como sua consequência, mas também como sua causa, seja concomitante, seja antecedente. A ilicitude do homicídio (que justifica a legítima defesa) já era reconhecida antes mesmo de Moisés tipificar esse crime no Decálogo[37]… As restrições que se impõem ao constituinte originário também corroboram a força dos direitos que ele vem a reconhecer[38].

Qual seria, porém, a natureza do direito subjetivo envolvido na repressão à concorrência desleal ? Não se trata de um direito de personalidade (inalienável por definição), pois a proteção incide sobre o aviamento e não propriamente sobre a pessoa de seus sócios e, além disso, a marca cujo registro ainda não foi concedido, mas já foi pleiteado pode ser transferida a outrem (cf. art. 130 da Lei 9279/96). A concorrência desleal efetivamente configura um abuso do direito de concorrer, mas sua ilicitude decorre não só do exercício abusivo da livre iniciativa, mas da lesão que tal conduta causa ao aviamento alheio. Embora repute a concorrência desleal como um ato de abuso de direito, Gama CERQUEIRA[39] não se furta de reconhecer que tais atos “violam o direito de concorrente de não ser molestado nas suas relações com a clientela pelas manobras desleais de um competidor inescrupuloso”. É verdade que o aviamento se expõe aos danos causados pela leal concorrência, sem que possa se opor a eles. Isso, porém, apenas indica que a proteção é relativa e não absoluta, sem que se possa negar sua existência. Como angariar clientela é o propósito licitamente perseguido por qualquer concorrência, na concorrência desleal a ilicitude repousa na deslealdade do meio utilizado e não propriamente no fim visado[40].

Na legislação brasileira, a proteção às marcas é atrelada à tutela do aviamento que integra o estabelecimento empresarial[41]. Prova disso é o § 2º do art. 129, que destaca que o direito de preferência à obtenção do registro, decorrente do pré-uso da marca por pelo menos 6 (seis) meses, não pode ser alienado a outrem sem que o estabelecimento empresarial igualmente seja transferido. A marca sem depósito ou registro é indissociável do respectivo aviamento, cuja tutela fundamenta a proteção que lhe é dispensada.

O consumidor também tem o direito de ser protegido contra atos de concorrência desleal e uso indevido de marcas alheias, registradas ou não. Tal direito vem previsto nos arts. 4º, VI, e 6º, IV, da Lei 8078/90 e é passível de ser exercido independentemente do direito que couber ao empresário que for lesado pela reprodução ou imitação da marca. Se o consumidor adquirir um produto pirata que vier a apresentar defeito, não conseguirá reparo na rede de assistência oficial, pois o art. 12, § 3º, inciso I da Lei 8078/90 isenta o fabricante da obrigação de consertar produto que não foi colocado no mercado por ele ou sob seu consentimento. O consumidor terá nessa hipótese a faculdade de buscar um ressarcimento junto a quem lhe forneceu o produto, por uma das hipóteses previstas no § 1º do art. 18 da Lei 8078/90. Esse ressarcimento independe da indenização que for devida pelo infrator ao titular da marca.

CORROZA[42], MILLER e DAVIS[43] chegam a afirmar que a proteção à marca seria uma mera consequência secundária da tutela do consumidor contra enganos na identificação dos produtos. Contudo, o Direito Marcário não é um apêndice subordinado ao Direito do Consumidor, mas um ramo autônomo e independente com o qual mantém alguns pontos de contato e alguns interesses comuns. O fato da marca concentrar informações que auxiliam a decisão de compra não torna o consumidor o sujeito principal do eixo de proteção[44]. A marca é antes de tudo algo destinado a permitir que o empresário se diferencie de seus concorrentes. A despeito da comunhão de interesses entre o consumidor e o concorrente lesados por atos de concorrência desleal, há diferenças na tutela penal conferida a cada qual, pois a maioria dos delitos previstos no art. 195 da Lei 9279/96 tem por vítima apenas o comerciante. A tutela penal do consumidor se dá à luz dos arts. 66 e 67 da Lei 8078/90. Portanto, o fundamento jurídico que justifica a tutela contra atos de concorrência desleal é dual e consiste:

1. na defesa do aviamento do empresário lesado pelo uso indevido de sua marca e;

1. na tutela do consumidor contra os vícios do produto e demais fraudes nas relações de consumo.

6. Questões processuais

O debate relativo ao papel que a Propriedade Industrial ocupa em relação à Concorrência Desleal tem relevantes repercussões processuais. Se alguém ajuizar uma ação de abstenção de uso por contrafação ao registro de marca, em caso de improcedência da demanda seria possível repropor a ação por concorrência desleal ? É evidente que não. As partes, a causa de pedir e o pedido de ambas as ações seriam os mesmos. A mera mudança na qualificação jurídica atribuída aos fatos (concorrência desleal ao invés de contrafação) ou a invocação de uma norma jurídica diversa da que tinha sido inicialmente aventada (art. 195, III, da Lei 9279/96 ao invés de seu art. 129) não configuram alteração de causa de pedir. A segunda ação seria idêntica à primeira e sua repropositura esbarraria no óbice do art. 267, V, do CPC. Como frisa André BERTRAND[45], “a concorrência desleal não pode servir de ação subsidiária a uma ação de contrafação que não foi bem sucedida”.

Por outro lado, qual o efeito que a superveniente concessão de um registro de marca tem no curso de uma ação fundada em concorrência desleal ? Compete ao juiz ou ao Tribunal de 2ª Instância levar em consideração qualquer fato superveniente que constituir, modificar ou extinguir os direitos em discussão (art. 462 do CPC)[46]. Há que se distinguir se o registro foi concedido ao autor ou ao réu. No primeiro caso, o registro apenas reforçará o direito invocado pelo autor, sem alterar necessariamente a causa de pedir[47]. Já no segundo caso, a jurisprudência se divide: 

• para alguns julgados[48], o juiz estadual poderá reconhecer incidentalmente a eventual nulidade do registro obtido pelo réu, se violar alguma das hipóteses previstas no art. 124 da Lei 9279/96;

• para outros acórdãos[49], o juiz estadual deverá extinguir a ação de concorrência desleal, pois somente a Justiça Federal poderá invalidar o registro e condenar seu titular a cessar-lhe o uso.

7. Conclusões

A despeito das distinções existentes entre uma ação fundada em contrafação e uma demanda baseada em ato de concorrência desleal, ambas têm objetivos comuns, pois tutelam direitos privados: num caso, o registro de marca e no outro o aviamento do estabelecimento empresarial. Em algumas situações é necessário diferenciar precisamente se o delito envolvido é um crime de violação de registro de marca ou um crime de concorrência desleal. Isso é particularmente importante para a correta aplicação da lei penal. Na esfera cível, a contrafação e a concorrência desleal também possuem áreas próprias nas quais só uma destas figuras poderá se configurar. Na maior parte dos casos, porém, nada obsta uma incidência conjunta, na seara cível, das normas que tutelam os registros de marca e os dispositivos específicos que vedam a concorrência desleal. Isso leva a uma sobreposição parcial destes institutos, sem que a obtenção de um registro de marca no curso de uma ação de concorrência desleal possa ser reputado como um fato alheio à causa de pedir. Trata-se, ao contrário, de fato superveniente a ser valorado nos termos do art. 462 do Código de Processo Civil.

 

8. Bibliografia

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[1] Exemplos citados por Fernando de Almeida PEDROSO (Direito penal. São Paulo: Leud, 1993, p. 581).

[2] Do crime continuado. 2ª ed. São Paulo: RT, 1969, p. 16-17.

[3] Cf. Damásio de JESUS (Direito penal. 10ª ed. São Paulo: Saraiva, 1985, v.1, p.94-103), Paulo José da COSTA JÚNIOR (Comentários ao código penal. São Paulo: Saraiva, 1986, v.1, p. 356-358), Eugenio Raúl ZAFFARONI e José Henrique PIERANGELI (Manual de direito penal brasileiro. São Paulo: RT, 1997, p. 736-739).

[4] Cf. Nelson HUNGRIA (Comentários ao código penal. 4ª ed. São Paulo: Forense, 1980, v.7, p.379 e 383), Celso DELMANTO (Crimes de concorrência desleal. São Paulo: EDUSP e José Bushatsky, 1975, p.90) e Júlio Fabbrini MIRABETE (Manual de direito penal. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1991, v. 2, p. 366).

[5] I segni distintivi. Milão: Giuffrè, 1985, p. 9-10 e 53, em tradução livre do original: “in questa prospettiva risulta poi inaccetabile l’affermazione, ricorrente in giurisprudenza, che consente il cumulo tra azione di contraffazione di marchio e azione di concorrenza sleale […] in ipotesi di contraffazione di un marchio registrato”.

[6] La utilizzazione atipica del marchio altrui. Milão: Giuffrè, 1971, 68, em tradução livre do original: “quando il titolare del marchio può ottenere protezione attraverso il ricorso alle disposizioni contenute nella legge speciale, questa tutela esaurisce le difese che l’ordinamento gli riconosce, ed egli non potrá quindi, per lo stesso titolo, ottenere protezione anche mediante l’azione di concorrenza sleale”.

[7] RDC 1912, parte II, p. 345/6. FERRARA JR. também alude ao registro de forma figurada, tratando-o como uma armadura mais sólida para a proteção da marca (La teoria giuridica…, p.246).

[8] Il marchio di fatto nel codice della proprietà industriale. Milão: Giuffrè, 2006, p.192.

[9] “A providência liminar […] não tutela a marca, mas sim faz cessar a possível concorrência desleal, evitando eventual utilização indevida de elementos que têm função ‘para-marcárias’, que a doutrina denomina ‘trade dress” (STJ, Resp 1306690/SP, 4a. Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.04.2012). Vide também Newton SILVEIRA (A propriedade intelectual e a nova lei de propriedade industrial. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 24), GHIDINI (La concorrenza sleale, p. 69 e 71), SORDELLI (La concorrenza sleale, p.86-87), MANGINI (Il marchio non registrato, p.97-98) e CORROZA (Tratado de derecho industrial. Madri: Civitas, 1978 p.45).

[10] Cf. Enrico Tullio LIEBMAN (Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1985, v. 1, p. 194), Arruda ALVIM (Manual de direito processual civil. São Paulo: RT, 1977, v.1, p. 255) e José Ignácio Botelho de MESQUITA (Conteúdo da causa de pedir. In: Revista dos Tribunais, v. 564, p.48).

[11] A causa petendi no processo civil. São Paulo: RT, 1993, p. 161. No mesmo sentido, Araken de ASSIS (Cumulação de ações. São Paulo: RT, 1995, p. 127).

[12] Apuntes de derecho mercantil.  Elcano: Aranzadi, 2000, p. 321.

[13] Propriedade industrial. 2ª ed. Coimbra: Almedina, 2005, v.I, § 6, p. 34.

[14] Patents, trademarks and related rights. Cambridge: Harvard University Press, 1975, v.2, p.967.

[15] Cf. BENTLY e SHERMAN (Intellectual property law. 2ª ed. Oxford: Oxford University Press. 2004, p.766), SORDELLI (Marchio e ‘secondary meaning’. Milão: Giuffrè, 1979, p.131-132), GHIDINI (La concorrenza sleale. Turim: UTET, 1982, p.76) e               CARNELUTTI (Dirito al marchio e registrazione. In: Rivista di Diritto Commerciale, 1912, II, p.359).

[16] Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. 2ª ed. Milão: Giuffrè, 1957, p.148-149.

[17] Concorrência desleal. Lisboa: Associação Acadêmica da Faculdade de Direito de Lisboa, 1994, p. 51 e 423.

[18] The law of unfair competition and trade-marks, v.1 e 3, p. 38, 60 e 1010.

[19] Manual de direito de marcas. São Paulo: Pillares, 2007, p.170-171.

[20] Teoria pura do direito. 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987, p. 140, 142 e 146-9. Para um contraponto a essa visão de KELSEN, vide Ronald DWORKIN (Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2007, p.XIII).

[21] Concorrência desleal, p. 33, 438, 446, 448 e 451/2.

[22] Propriedade industrial.  2ª ed. Coimbra: Almedina, 2005, p.295.

[23] Le droit de la propriété industrielle. Paris: Recueil Sirey, 1952, p. 307/308, 313/314, 500 e 527.

[24] Il marchio non registrato. Pádua: CEDAM, 1964,  p. 91, 93/94 e 111.

[25] Diritto industriale. 5ª ed. Pádua: CEDAM, 1965, p. 156-157.

[26] Manual de direito de marcas, p. 117.

[27] Protection et défense des marques de fabrique et concurrence déloyale. Paris: J. Delmas & Cie, 1959,    p. W14.

[28] Concorrência desleal. In: Revista dos Tribunais v. 375, p.32.

[29] Abuso de direito e concorrência desleal. São Paulo: Quartier Latin, 2004, p.189.

[30] Studi di diritto industriale. Roma: Athenaeum, 1916, p. 11 e 51. Idem: Diritto al marchio e registrazione. In: Rivista di Diritto Commerciale, 1912, parte II, p. 345-346.

[31] La teoria giuridica dell’azienda. Florença: Il Castellaccio, 1945, p. 240-241: “quando invece l’usurpazione o contraffazione riguarda un marchio di fatto l’azienda é protetta secondo i principi generali della concorrenza sleale. (…) Questo divieto è posto infatti a tutela dell’azienda”. Adiante, volta a destacar que a proteção dos sinais distintivos “si risolve praticamente in una protezione dell’azienda” (op. cit., p. 296-297).

[32] Tutela del marchio non registrato. In: Rivista di Diritto Industriale, 1957, parte I, p. 179-180 e 182.

[33] Teoria della concorrenza e dei beni immateriali. 2ª ed. Milão: Giuffrè, 1957, p. 158 e 165:  “il diritto soggettivo riconosciuto ad ogni imprenditore all’astensione da parte di imprenditore concorrente dagli atti qualificati di concorrenza sleale, è un diritto di personalità”. Contudo, em outra passagem da mesma obra o autor reconhece a marca como um bem imaterial que se destaca da personalidade de seu titular (op. cit., p.250-251).

[34] A concorrência desleal e a confusão entre produtos. In: Revista dos Tribunais, v. 550, p.23, ago./1981.

[35] Corso di diritto industriale. Roma: Società Editrice del “Foro Italiano”, 1935, v.1, p. 140-141.

[36] Précis du droit de la propriété immatérielle. Genebra: Helbing & Lichtenhahn, 1978, p. 45.

[37] Uma alegoria disso se encontra retratada na Bíblia. Num tempo em que ainda não havia qualquer lei escrita, Caim mata Abel e se desespera dizendo que seria um fugitivo errante, pois quem o visse poderia trucidá-lo por seu ato (Gênesis 4:13).

[38] No dizer de DUGUIT “il y a certains principes fondamentaux, non inscrits formellement dans la constitution, mais s’imposant au législateur, quel qu’il soit, même à celui qui apporte des additions à la constitution (Traité du droit constitutionnel. 2ª ed. Paris: E de Boccard, 1923, v.3, § 98, p.677).

[39] Tratado da propriedade industrial. 2ª ed. São Paulo: RT, v.2, p. 1288.

[40] Cf. Gama CERQUEIRA (Tratado…, v. 2, p.1274).

[41] Como destaca MESSINEO, o aviamento é um elemento do estabelecimento comercial (Manuale di diritto civile e commerciale. 9ª ed. Milão: Giuffrè, v. 2, 1965, p.530).

[42] Tratado de derecho industrial, p. 48.

[43] Intellectual property: patents, trademarks and copyright in a nutshell. 2a. ed. St. Paul: West Publishing, 1990, p. 150.

[44] Para uma crítica à teoria da informação, vide Denis Borges BARBOSA (Proteção das marcas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p.21-22), BEEBE (The semiotic analysis of trademark law, UCLA Law Review, v.51, 2004, p.624), DAHER (Comentarios a la ley de la propriedad industrial. Cidade do México: Porrúa, 2009, p.114) e VANZETTI (Funzione e natura giuridica del marchio. In: Rivista del Diritto Commerciale: e del Diritto Generale delle Obbligazioni. Milão: Casa Editrice Dr. Francesco Vallardi, ano LIX, parte I, 1961, p.20).

[45] Droit des marques: signes distinctifs – noms de domaine. 2ª ed. Paris: Dalloz, 2005, p. 261.

[46]Nas instâncias especiais (Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça), há restrições à valoração de fatos novos, em função da exigência de prequestionamento e da vedação ao reexame fático.

[47] TJSP, AC 9153030-97.2003.8.26.0000, 10ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. João Carlos Saletti, j. 28.06.2011: “registro em classe que abarca o produto fabricado pela ré. Direito da titular à proteção. Obtenção, ulterior, no curso do processo, de registro específico, dentro da mesma classe. Direito confirmado”.

[48] Cf. TJSP, AC 9075169-45.1997.8.26.0000 e AI 0132213-92.2008.8.26.0000. No mesmo sentido, STJ, ROMS 625/RJ e AgRgAI 20.385-7. Recentemente, o STJ tem limitado tal possibilidade à hipótese de falta de distintividade da marca (art. 124, VI, da Lei 9279/96), cf. Resp 1.315.621.

[49] STJ, REsp 78714/SP, 4ª Turma, rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.1997, RSTJ 103/263: “não se pode reputar como tendo agido com má-fé ou culpa quem desde logo requer o registro de marca mista e que, afinal, termina por alcançá-lo em tempo hábil e dentro dos ditames legais. Concorrência desleal não configurada”. No mesmo sentido, REsp 1.132.449 e 1.251.646, dentre outros.