Conflitos decorrentes da declaração de alto renome para marcas compostas por elementos comuns

Por Rafael Rocha – Sócio da Daniel Advogados

1. Introdução

As marcas de alto renome são, muito resumidamente, sinais distintivos que angariaram tamanho reconhecimento público que ultrapassaram seu ramo de atuação e, portanto, merecem proteção ampla em todas as atividades, nos termos do artigo 125 da Lei nº 9.279/96.

Com a mais recente regulamentação pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI do processo administrativo para obtenção do reconhecimento de marca de alto renome, houve considerável “popularização” de pedidos nesse sentido e, consequentemente, um aumento significativo no número de marcas reconhecidas pelo INPI como de “alto renome” (94, segundo divulgado pelo INPI em 05/06/2018).

Entretanto, muitas dessas marcas de alto renome e candidatas a tal são de natureza nominativa e compostas exclusivamente por termos dicionarizados e/ou de uso relativamente comum em vernáculo pátrio ou estrangeiro, o que enseja relevante insegurança jurídica diante da ampla proteção conferida a tais marcas, principalmente à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e a própria liberdade de expressão.

Tal situação gera incontáveis repercussões práticas e problemas no cotidiano empresarial e jurídico, cuja discussão é ainda pouco explorada no meio acadêmico e menos ainda na jurisprudência, merecendo assim maior debate e clareza aos operadores do direitos e empresários envolvidos.

2. Da marca de alto renome e do processo administrativo para seu reconhecimento.

Dentro do sistema de registro de marcas, o instituto da marca de alto renome foi criado, já no revogado Código da Propriedade Industrial (Lei nº 5.772/1971) – então sob a alcunha de “marca notória” -, com o objetivo de proteger marcas que tenham se tornado tão conhecidas que ultrapassaram suas categorias originais de produtos/serviços e adquiriram reconhecimento amplo por toda a sociedade, como bem assentado na doutrina pátria.

“A marca de alto renome é aquela marca que é conhecida por consumidores pertencentes a diversos segmentos de mercados diferentes daquele mercado que corresponde aos produtos ou serviços protegidos por esta marca. Além desta característica, a marca de alto renome possui o goodwill, ou seja, esta marca ganhou um grande reconhecimento e goza de boa reputação perante os consumidores, pois estes reconhecem que os produtos ou serviços identificados pela marca são de excelente qualidade.”[1]

 “a marca cujo poder de identificação e atração constitui um valor econômico realizado, e que, no dizer de Pillet, pertence ao vocabulário dos consumidores e lhes permite trocar experiência a respeito dos produtos identificados, é a chamada ‘grande marca’. Quando, em virtude de seu prestígio, a marca tem poder evocativo que ultrapassa os limites de seu mercado, setorial ou geográfico, tem-se a ‘marca notória’[2]

Diante de tamanho reconhecimento, a marca dita como de alto renome adquire distintividade ampla, não apenas em seu segmento de mercado original, mas perante todo e qualquer tipo de consumidor, merecendo assim proteção especial, que foi positiva no artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial:

Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.

Não há dúvida de que, ao determinar que a marca de alto renome detém proteção especial em todos os ramos de atividade, o legislador pátrio entendeu que, em decorrência de seu reconhecimento e distintividade amplos, a marca de alto renome não deve se sujeitar aos limites do já explicado princípio da especialidade, o que é corroborado pelo próprio INPI no artigo 1º da Resolução INPI/PR 107/2013, que regulamentou o processo administrativo para obtenção do reconhecimento do alto renome:

Art. 1º Para efeitos desta Resolução, considera-se de alto renome a marca registrada cujo desempenho em distinguir os produtos ou serviços por ela designados e cuja eficácia simbólica levam-na a extrapolar seu escopo primitivo, exorbitando, assim, o chamado princípio da especialidade, em função de sua distintividade, de seu reconhecimento por ampla parcela do público, da qualidade, reputação e prestígio a ela associados e de sua flagrante capacidade de atrair os consumidores em razão de sua simples presença. §1º O disposto no art. 125 da LPI destina-se a possibilitar a proteção da marca considerada de alto renome contra a tentativa de terceiros de registrar sinal que a imite ou reproduza, ainda que ausente a afinidade entre os produtos ou serviços aos quais as marcas se destinam, a fim de coibir as hipóteses de diluição de sua capacidade distintiva ou de seu aproveitamento parasitário. §2º O reconhecimento do alto renome de uma determinada marca passa a constituir etapa autônoma e prévia à aplicação da proteção especial acima mencionada, não estando vinculado a qualquer requerimento em sede de defesa.

Portanto, pela literalidade da Lei e a posição pacífica da doutrina, não há controvérsia sobre a proteção especial recebida pela marca de alto renome em todos os segmentos de Atividades, excepcionando o princípio da especialidade das marcas, como também já reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. MARCA REGISTRADA. ALTO RENOME. PROTEÇÃO ESPECIAL. ART. 125 DA LEI N. 9.279/1996. EXCEÇÃO AO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Desde que devidamente registrada no Instituto Nacional da Propriedade Industrial -INPI, tem proteção especial em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei da Propriedade Industrial) a marca de alto renome se comprovado que é possível a sua confusão com outra marca, ainda que as áreas de atuação das empresas sejam distintas, tenham elas clientela específica e os respectivos produtos não se identifiquem.2. É assegurada à marca de alto renome, em relação a classes e segmentos mercadológicos diversos, a extensão dos efeitos do seu registro no território nacional, porquanto a Lei da Propriedade Industrial, fundando-se na defesa das ideias e criações, da propriedade e dos consumidores, excepciona a aplicação do princípio da especialidade.3. Agravo regimental provido para se conhecer do recurso especial e dar-lhe provimento.”[3]

Ainda assim, para fazer jus a tal proteção excepcional, é necessária declaração formal emitida pelo INPI, no exercício de suas atribuições legais, que estabeleceu através da resolução nº 107/2013 o competente processo administrativo para requerimento da declaração de alto renome.

De acordo com o processo administrativo estabelecido pela resolução nº 107/2013 do INPI, o requerente do pedido de alto renome deverá comprovar documentalmente que a marca candidata preenche três requisitos dados como fundamentais: (i) reconhecimento amplo; (ii) qualidade, reputação e prestígio; e (iii) grau de distintividade e exclusividade:

“Art. 3º A comprovação da alegada condição de alto renome deverá estar

vinculada a três quesitos fundamentais:

1. Reconhecimento da marca por ampla parcela do público brasileiro em geral;
2. Qualidade, reputação e prestígio que o público brasileiro em geral associa à

marca e aos produtos ou serviços por ela assinalados; e

III. Grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão.”

Para o presente estudo, dentre os três requisitos estabelecidos, em seara infralegal, pelo INPI, importa observa o da distintividade, que se relaciona diretamente com a possibilidade de o público diferenciar o produto identificado por tal marca de outros no mercado.

Em se tratando de marcas registradas convencionais, a distintividade exigida é dentro do segmento no qual se pretende a proteção, de modo a escapar do óbice do artigo 124, VI, da Lei da Propriedade Industrial. Ou seja, o requerente deve demonstrar que sua marca (analisando seu conjunto e não elementos isolados) não é comum, vulgar, genérica, descritiva ou evocativa (entre outros) dentro da categoria de produtos/serviços em que pretende utiliza-la e, portanto, detém suficiente distintividade “local” para obter proteção e direito de exclusividade.

Ou seja, para angariar o registro convencional, o requerente precisa comprovar que sua marca é distintiva (não é comum, genérica, descritiva, etc.) no segmento onde ele deterá proteção e exclusividade, pouco importando o comportamento de tal marca em outros segmentos. A exigência de distintividade é limitada e, portanto, proporcional à proteção igualmente limitada (princípio da especialidade) conferida pelo registro marcário.

Por outro lado, no caso das marcas de alto renome, cuja proteção é ilimitada, ou seja, não está sujeita ao princípio da especialidade e ultrapassa os limites das atividades exercidas pelo titular, não há como aceitar o mesmo grau de distintividade exigido para registros marcários convencionais.

Entretanto, a Resolução nº 107/2013 do INPI é completamente silente quanto ao grau de distintividade exigido das marcas candidatas ao alto renome, deixando a questão absolutamente aberta a subjetivismos e ensejando absoluta insegurança jurídica, como se verá adiante.

3. Do reconhecimento do alto renome para marcas compostas por elementos comuns.

 Não obstante a ausência de normatização, uma análise das decisões proferidas pelo INPI em processos administrativos para declaração do alto renome revela que a autarquia federal costumar se concentrar no requisito do alto reconhecimento (inciso I do artigo 3º da Resolução 107/2013), aferível por pesquisa de opinião.

Em relação ao requisito da distintividade e exclusividade (inciso III do referido dispositivo), a análise efetuada pelo INPI tende a ser deveras superficial e até mesmo mais concentrada na aferição de exclusividade, através a apuração da possível convivência com diversos outros registros marcários para a mesma expressão (ou semelhante).

Inclusive, talvez na única oportunidade que teve de se manifestar judicialmente sobre a questão, o INPI optou por não enfrentar diretamente o tema e se limitou a afirmar que sua análise do requisito da exclusividade e distintividade é feita de forma sistemática, e não considerando apenas a distintividade isoladamente

“12. Todavia, cabe ressaltar, o citado tópico III, que descreve sobre o “grau de distintividade e exclusividade do sinal marcário em questão” não é visto isoladamente. Se no pedido de reconhecimento do alto renome houver documentos que demonstrem que, não obstante a baixa distintividade e/ou baixa exclusividade do sinal em questão, a requerente da proteção especial prevista no art. 125 exerceu tão eficientemente a gestão de sua marca a ponto do consumidor entender que o sinal alegado como de alto renome, como sendo notório, forte, associando a marca apenas ou principalmente ao requerente e não a outros titulares, esses fatores certamente são analisados e influenciam no reconhecimento da proteção especial”.[4]

Não há como não se preocupar com  a afirmação do INPI de que mesmo uma marca despida de distintividade, ou seja, de uso comum e pertencente ao domínio público, pode ser elevada ao patamar do alto renome e assim assegurar proteção absoluta (em todos os segmentos) ao seu titular, em prejuízo de toda a sociedade, caso seja demonstrado, através de pesquisa de opinião (geralmente produzida unilateralmente pelo titular), que tal marca é muito conhecida pela população.

Tal entendimento, pela qual o requisito do grau de distintividade pode ser flexibilizado em favor do requisito do reconhecimento contraria, inclusive, texto da própria Resolução nº 107/2013, que afirma expressamente em seu capto que os requisitos ali arrolados são “fundamentais”.

Para piorar, de forma contraditória, o INPI, na mesma manifestação, reconhece que o escopo de proteção de uma marca é diretamente afetado por seu grau de distintividade.

“8. Tal tópico fora acrescido por se entender que se a distintividade de um sinal marcário influencia no escopo de sua proteção (quanto mais distintiva, maior o escopo de proteção), a mesma também deveria ser levada em consideração ao mencionarmos o reconhecimento de um status que acarreta em uma proteção especial tão ampla, que se estender por todos os segmentos mercadológicos”.[5]

 Se o grau distintividade influencia no escopo de proteção da marca, parece lógico que tal medida de distintividade deve ser demasiadamente ampla para permitir a proteção em todos os segmentos conferida pelo artigo 125 da Lei nº 9.279/96 às marcas de alto renome.

Tal análise deve, inclusive, se atentar para o grau de distintividade intrínseca da marca, avaliando eventuais significados dicionarizados de marcas nominativas e seu nível de difusão na sociedade, não apenas como marca de negócio, mas também na cultura e demais atividades sociais. Afinal, como já dito, não se pode conferir a alguém titularidade sobre “palavra” pertencente ao patrimônio linguístico.

Curioso observar, que, em alguns raros casos, ao declarar o alto renome de marca composta por elementos de questionável distintividade ampla, o INPI inseriu ressalva em sua decisão administrativa de que não se estaria conferindo à titular prerrogativa de impedir terceiros de utilizar a expressão pouco distintiva em sua acepção semântica ou em conjunto com outros elementos para formar um conjunto distinto da marca de alto renome:

“Ressalta-se ainda que o reconhecimento do alto renome não confere à postulante a prerrogativa de impedir registros de marca de terceiros, integrados pela expressão “in natura” ou em situações nas quais o elemento “natura” esteja aglutinado ou justaposto, mas a impressão de conjunto entre os sinais seja distinta. Esse reconhecimento também não retira os direitos de terceiros já constituídos.”[6]

“Ressalta-se ainda que o reconhecimento do alto renome não confere à postulante a prerrogativa de impedir registros de marca de terceiros, cujo emprego do elemento “vivo” seja realizada na sua real acepção ou em situações que tal emprego se dê nos termos do primeiro grupo de processo acima destacado. Esse reconhecimento também não retira os direitos de terceiros já constituídos.”[7]

 Tal “ressalva” poderia ser uma solução para limitar o escopo de proteção de marcas de alto renome compostas por elementos de distintividade questionável. Entretanto, o efeito prático e legal desse “aviso”, também não prevista em nenhuma regulamentação ou lei, é altamente questionável, inclusive em função da subjetividade do aludido texto.

Outrossim, a inclusão dessa ressalva ocorreu, aparentemente, de forma excepcional e não é vista em quase nenhum dos outros casos estudados de marcas reconhecidas pelo INPI como de alto renome, porém compostas exclusivamente por expressões de uso deveras comum na língua portuguesa.

Na prática, o que se verifica é que o INPI presta pouca ou nenhuma atenção aos nefastos efeitos que a atribuição do alto renome a marcas compostas por expressões excessivamente comuns ou corriqueiras pode provocar na sociedade, especialmente no tocante à abusos de direito e insegurança jurídica.

Até porque, se o INPI, que é o órgão técnico especializado em propriedade industrial, não aprofunda sua análise, resta aberto amplo espaço para o subjetivismo judicial, principalmente considerando que a maioria absoluta dos magistrados brasileiros não tem formação especializada na matéria e possui atuação ampla em cortes civis.

É importante ressalvar que não questiona a distintividade dessas marcas para efeitos de registro convencional, sujeito ao princípio da especialidade, ou seja, sua superação do óbice do artigo 124, VI, da Lei da Propriedade Industrial, mas, sim, sua distintividade ampla, hábil a produzir tal efeito diferenciador em todas as atividades e, principalmente, sem subtrair da sociedade seu direito ao uso de expressões comuns, genéricas e descritivas, que verdadeiramente compõe o patrimônio linguístico.

4. Dos conflitos de marcas de alto renome poucos distintivas com outras marcas.

Mesmo com poucos anos de instituição do novo procedimento para reconhecimento do alto renome e poucas dezenas de marcas agraciadas com tal status pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, já se verificam diversos casos de conflitos entre marcas de alto renome de baixa distintividade (compostas por elementos comuns, vulgares, descritivos, etc.) e outras marcas pertencentes a ramos de comércio completamente distintos das primeiras, onde é muito difícil vislumbrar qualquer má-fé ou intenção de buscar associação (mesmo que por aproveitamento parasitário) ou confusão com o titular da marca mais famosa.

Tem-se, como primeiro exemplo, o caso da marca “LE TIGRE”, de titularidade da famosa grife norte-americana Kenneth Cole e empregada internacionalmente há décadas para identificar vestuário esportivo. O respectivo pedido de registro no Brasil (nº 826955932), na classe 25 (que identifica artigos de vestuário), foi indeferido exclusivamente com base na marca de alto renome TIGRE, pertencente à renomada empresa da área de materiais de construção (em especial, tubos e conexões).

Também pode-se citar como exemplo o indeferimento pelo INPI do pedido de registro nº 908691440 para a marca “CLARO”, de titularidade da premiada vinícola chilena Vinã Luis Felipe Edwards, na classe 33 (para identificar vinhos), e do pedido de registro nº 908572646, de titularidade da empresa norte-americana Opko Diagnostics, na classe 10 (para identificar instrumentos médicos, especialmente aparelhos de análise sanguínea). Ambos os indeferimentos tiveram como fundamento o alto renome da marca “CLARO” de empresa de telefonia móvel homônima.

Vale indicar também o indeferimento do pedido de registro nº 905070593 para a marca “+BIS”, da empresa de televisão GLOBOSAT, em função do alto renome da marca BIS, de titularidade de fabricante de chocolates.

Em todos esses casos acima, seja pela reputação da empresa depositante ou sua atuação segmento completamente distinto do titular da marca de alto renome, não parece razoável pressupor que tais pedidos de registro teriam como objetivo “pegar carona” na marca de alto renome ou estabelecer qualquer forma de confusão ou indevida associação.

Inclusive, em alguns casos, a marca cujo pedido de registro foi indeferido já goza de reputação própria, nacional ou internacionalmente:

Basta a superficial visualização dos produtos e marcas para se constatar que inexiste qualquer nível de associação entre o vinho chileno e a empresa de telefonia móvel, entre a grife norte-americana e empresa brasileira de tubos e conexões e tampouco entre o canal de TV a cabo e o simpático chocolate.

Pode-se até considerar que o indeferimento dos aludidos pedidos de registro e a eventual impedimento do uso das respectivas marcas não decorra de uma intenção desleal do depositante, mas tenha como objetivo proteger as marcas de alto renome do fenômeno da diluição, que, em linhas gerais, acontece quando uma marca perde sua distintividade em função do uso descontrolado e difundido no mercado, quando, por vezes, ela passa a identificar o próprio tipo de produto na mente do consumidor.

No entanto, se tais marcas estão expostas a tal risco de diluição, não é por seu uso por terceiros em segmentos distintos de mercado, mas sim pelo fato de serem marcas “fracas”, ou seja, marcas de questionável distintividade, compostas por expressões dicionarizadas, de uso imensamente comum na sociedade.

Nesse ponto, é importante balancear o interesse privado do titular da marca (fraca) de alto renome, que pretende obter proteção e até mesmo exclusividade em todos os segmentos de marcado para sua marca (que normalmente é alvo de pesados investimentos), e a sociedade, cujo patrimônio cultural e linguístico são inapropriáveis e encontram-se em domínio público.

Isso porque, ainda que marcas com tão baixo poder distintivo intrínseco sejam objeto de registro marcário convencional, por deterem distintividade suficiente no segmento de mercado de seu titular, sua “promoção” para a categoria das marcas de alto renome, não importa quão famosas e conhecidas pela população sejam, deve ser feito com extrema cautela, ante a quase absoluta extensão da proteção especial estabelecida pelo artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial.

Uma das formas de minimizar tais danos seria com a inclusão das mencionadas “ressalvas” nas decisões administrativas do INPI que reconhecem o alto renome, em forma similar à efetuada nos caso das marca “NATURA” e “VIVO” (como já exposto), de modo a restringir os efeitos do alto renome em marcas compostas por elementos nominativos dicionarizados e de uso comum para que não gerem a possibilidade de exclusão do seu uso por terceiros na forma dicionarizada ou de modo que não cause qualquer risco de confusão ou indevida associação com a marca de alto renome.

Outra solução, talvez mais radical, porém mais efetiva, seria com o indeferimento sistemático de todas os pedidos de alto renome para marca meramente nominativas compostas exclusivamente por elementos dicionarizados e de uso comum, com base na ausência de distintividade exigida pelo artigo 3º, inciso III, da Resolução 107/2013 do INPI. Isso obrigaria os requerentes do alto renome a buscar tal proteção para marcas mistas, ou seja, que incluam apresentação figurativa, agregando distintividade substancialmente maior. Nesse caso, a proteção ampla (em todos os segmentos de mercado) seria possivelmente limitada.

Sobre esse segundo caso, pode-se novamente citar como exemplo a marca VIVO, cujo pedido de alto renome não foi efetuado em sua forma nominativa, mas sim na forma mista, que obviamente agregou distintividade muito maior ao conjunto, consequentemente limitando os efeitos decorrentes do alto renome no tocante ao uso comum da palavra “vivo”.

A última, e talvez mais perigosa alternativa, infelizmente adotada atualmente pelo INPI, é deixar para o Poder Judiciário decidir a extensão da proteção da marca de alto renome na análise de casos concretos de possível infração.

Entende-se que é a alternativa mais perigosa pois, como é do conhecimento de qualquer operador do direito na área da propriedade industrial, são raros no Brasil, país de dimensões continentais, corte e juízes especializados ou com formação específica nesse ramo do direito, sendo inclusive comum a determinação de provas periciais técnicas para avaliar simples colidências de marcas, o que expõe a sociedade e possíveis interessados a uma enorme insegurança jurídica e ao risco de decisões verdadeiramente atécnicas.

5. Da extensão dos efeitos do alto renome (para marcas pouco distintivas) em casos de conflito

Considerando que o INPI, até o momento, deixou para o Poder Judiciário a tarefa espinhosa de definir os limites e a aplicação do direito das marcas de alto renome, impõe-se analisar a eficácia de tal instituto e sua aplicação nos casos práticos de possível infração, especialmente quando a marca de alto renome em questão é claramente carente de distintividade intrínseca ampla, ou seja, é formada por expressões comuns e dicionarizadas.

De fato, a literalidade do artigo 125 da Lei nº 9.279/96 dispõe que o instituto confere proteção especial em todos os ramos de atividade para marcas de alto renome, mas, obviamente, não se trata de proteção absoluta. Em função da abertura do tipo legal, há de se entender os limites dessa proteção, principalmente quanto ao direito de exclusividade dela decorrente, posto que, nenhum direito pode ser absoluto, especialmente quando se trata de privilégio excepcional em detrimento do direito compartilhado por toda a sociedade. Nesse caso, trata-se de exceção legalmente prevista ao princípio constitucional da livre iniciativa.

Nesse sentido, conforme leciona a doutrina especializada no tema, a proteção especial conferida às marcas de alto renome não confere direito absoluto de exclusividade, mas tem o condão de apenas afastar a aplicação do princípio da especialidade, já que, presume-se, tal marca possui distintividade (e proteção) em todos os segmentos.

“A marca de alto renome faz exceção do princípio da especialidade, basilar do direito das marcas, pois confere-se a ela uma proteção além do ramo de atividade em que se encontra registrada.”[8]

Porém, sendo privilégio excepcional, o artigo 125 da Lei da Propriedade Industrial deve ser interpretado restritivamente, sendo necessária, em primeiro lugar, a comprovação mínima do risco de confusão para impedir terceiro de utilizar marca supostamente semelhante à marca de alto renome, não podendo ainda ofender direitos adquiridos, ou seja, aquele que utilizava ou até mesmo detém registro para uma marca similar à uma expressão que, posteriormente, veio a ter alto renome reconhecido, não pode ter os efeitos de tal reconhecimento imposto à si mediante medidas constritivas:

“É necessária a limitação da proteção, sob pena de se atribuir a uma marca uma garantia além da necessária e, como se sabe, a marca de alto renome deve ser interpretada restritivamente.

A experiência concreta está a demonstrar que a marca de alto renome deve ser protegida tendo em vista a possibilidade de prejuízo à reputação da marca ou, ainda, risco de confusão quanto à origem”.[9]

Nesse sentido, de que a análise do risco de confusão ou associação é imprescindível mesmo em casos envolvendo marcas de alto renome, também é o posicionamento de Denis Barbosa, José Roberto Gusmão e Pedro Barbosa:

“No entanto, o artigo 125 omite duas condicionantes presentes em nossa legislação desde 1967, quais sejam: a) possibilidade de confusão quanto à origem e b? prejuízo para a reputação da marca (…). Ora, os conceitos jurídicos absolutos não prevalecem, como a história nos demonstra. Assim, a atual redação do artigo 125 exigirá, seguramente, do examinador do INPI e do Juiz de Direito, a criação de critérios para sua aplicação nos casos concretos que se apresentarem. E estes dois critérios, omitidos na nova lei, farão extrema falta para uma interpretação mais criteriosa deste dispositivo. É bem verdade que nada impede que os julgadores se pautem pelos mesmos. Mas sua ausência, no texto legal, em compensação, desobriga sua observação, o que é de se lamentar”[10]

“Para as marcas de alto-renome, uma leitura razoável alcançaria o raciocínio de uma tutela para os signos do mesmo ramo, de ramos semelhantes -e agora o diferencial – ou não, desde que criassem a confusão ou associação. Sem tal incidência confusória, denigritória, nenhum sentido faria a mera proibição, interdição concorrencial, sob pena de violar-se a exigência de uma conduta positiva perante o titular de exercer qualquer atividade num determinado ramo. Na perspectiva inversa, seria habilitada uma propriedade para a mera exclusão alheia – diga-se, abusiva -, o que não é parcimonioso com a função social do instituto”[11].

“Entendo que esse entendimento é contrário ao princípio constitucional da especialidade das marcas. Não se vê razão na extensão imotivada do direito de excluir mesmo sem possibilidade de confusão ou prejuízo. Tanto isso excede a construção de um uso constitucionalmente razoável das exclusivas concorrenciais, como impede, sem razão, o uso de um signo em atividades tão diversas da do titular da marca irradiada, que não lhe causasse nem confusão nem prejuízo para a reputação”[12].

Logo, como se vê, não basta o “título” de alto renome, mas, seu titular deve sempre comprovar a possibilidade de confusão ou prejuízo à reputação da marca para que o alto renome seja utilizado pelo titular para impedir o uso de expressões similares em outros segmentos de atividade.

Não obstante, a análise não pode deixar de levar em consideração o grau de distintividade da marca de alto, especialmente no setor em que se está contestando o uso por terceiro, de modo a não impedir alguém de utilizar elemento que já é extremamente comum em seu segmento específico. Por exemplo, impedir o uso da expressão “TIGRE” no segmento de zoológicos.

Como já exposto anteriormente, o registro de marcas compostas por expressão comum, evocativa ou descritivas é excepcional, só permitido quanto revestidos de suficiente forma distintiva, nos termos do artigo 124, VI, da Lei nº 9.279/96[13]. E ainda que marcas compostas por expressões de uso comuns consigam angariar registro convencional, a jurisprudência pátria expressamente limita os direitos de exclusividade de seu titular, asseverando que tais marcas tem o ônus de conviver com outras semelhantes, dada sua reduzida distintividade:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. MARCA. TUTELA PROVISÓRIA. Uso da expressão lobo e suas variações por entidade desportiva de notoriedade nacional. Sujeição da conhecida marca da agravada à convivência com outras compostas pela mesma palavra genérica. Expressão de uso comum sem direito à exclusividade sobre a expressão lobo. Inocorrência de concorrência desleal. Não há confusão entre as marcas e o consequente desvio de clientela. Decisão reformada. Recurso provido.”

(Agravo 2143581-49.2017.8.26.0000. 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP. Rel. Hamid Bdine. 01.11.2017. Grifos).

“PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. SIGNO COMUM. “RECEITA DE FAMÍLIA”. UTILIZAÇÃO COM FINS PUBLICITÁRIOS. Conquanto a autora tenha registro, junto ao INPI, da marca nominativa ‘Receita de Família’, que identifica produtos de panificação, não se pode afastar o caráter genérico deste signo, que compõe diversas outras marcas exploradas em semelhantes segmentos mercadológicos (alimento e culinária). O signo não poderia ter sido sequer registrado primeiramente pelo INPI, nos termos do disposto no art. 124, inc. VI, da Lei nº 9.279/1996. Além disso, no mercado, está evidenciado o uso publicitário da expressão, como demonstrou a ré nos autos. Improcedência do pedido inibitório. Sentença mantida. Recurso não provido”.

(Apelação 1001255-21.2016.8.26.0032. 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP. Rel. Carlos Alberto Garbi. 16.11.2017. Grifos).

Em uma das raras oportunidades em que enfrentou diretamente o tema do presente estudo, ou seja, analisou os efeitos de marca de alto renome composta por elemento comum, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, seguramente a corte brasileira mais especializada em direitos de propriedade industrial, sob brilhante voto de lavra do atual presidente do referido Tribunal e professor André Fontes, entendeu que, mesmo angariando o reconhecimento do alto renome perante o INPI, a marca OMEGA não poderia obter exclusividade absoluta em função de sua ordinariedade, suportando inclusive o risco de coexistência com outros registros marcários:

“DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FRACA E MARCA DE ALTO RENOME. ANULAÇÃO DE MARCA. USO COMPARTILHADO DE SIGNO MERCADOLÓGICO (ÔMEGA).

I – Expressões tradicionais e termos de uso corrente, trivial e disseminado, reproduzidos em dicionários, integram o patrimônio cultural de um povo. Palavras dotadas dessas características podem inspirar o registro de marcas, pelas peculiaridades de suas expressões eufônicas ou pela sua inegável repercussão associativa no imaginário do consumidor.

II – É fraca a marca que reproduz a última letra do alfabeto grego (Omega), utilizado pelo povo helênico desde o século VIII a.C., e inserida pelos povos eslavos no alfabeto cirílico, utilizado no Império Bizantino desde o século X d.C. O propósito de sua adoção é, inegavelmente, o de fazer uso da familiaridade do consumidor com o vocábulo de uso corrente desde a Antiguidade.

III – Se uma marca fraca alcançou alto renome, a ela só se pode assegurar proteção limitada, despida do jus excludendi de terceiros, que também fazem uso do mesmo signo merceológico de boa-fé e em atividade distinta. Nessas circunstâncias, não há a possibilidade de o consumidor incidir erro ou, ainda, de se configurar concorrência desleal.”[14]

Portanto, a despeito da extrema escassez de material doutrinário e julgados explorando os efeitos da marca de alto renome composta por elemento despido de elevada distintividade, considerando ainda a inércia do INPI sobre o tema, é salutar empreender uma rigorosa análise do risco de confusão, associação ou mesmo diluição da marca notória antes de promover a retirada de terceiros do mercado que façam uso de expressão de uso comum, descritivo ou genérico, mesmo que objeto de registro elevado ao status de marca de alto renome.

6. Conclusão

Como visto, o artigo 125 da Lei nº 9.279/96 estabelece que marcas de alto renome gozam de proteção especial em todos os segmentos, tendo o INPI regulamentado o procedimento para declaração do alto renome por meio da Resolução 107/2013, que, dentre os requisitos estabelecidos, inclui o grau de distintividade da marca requerente.

Entende-se que tal exigência parte da lógica de que marcas, para serem consideradas de alto renome e deter proteção “especial” em todos os segmentos, precisam deter nível distintividade, inclusive intrínseca, proporcional à proteção almejada, ou seja, substancialmente superior ao nível de distintividade requerido para registros normais, cuja proteção esgota-se nos limites das atividades desenvolvidas por sua titular ou afins (princípio da especialidade).

Ainda assim, a prática recente demonstra que o INPI vem reconhecendo o alto renome de marcas que, a despeito de serem amplamente conhecidas pela população brasileira, não possuem elevado grau de distintividade intrínseca, sendo formadas por expressões dicionarizadas e de uso extremamente comum, quando não genéricas e vulgares.

Assim, resta ao Poder Judiciário a tarefa de interpretar a extensão dos efeitos do alto renome nos casos práticos, o que aumenta ainda mais a insegurança jurídica, considerando a baixa especialização dos magistrados pátrios em direito de propriedade industrial, aliada à reduzida produção doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema.

Por isso, ainda mais importante estabelecer algumas premissas para a análise de colidências ou possível infrações a marcas de alto renome.

A primeira é que a proteção em todos os segmentos prevista pelo artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial não constitui automático direito absoluto de exclusividade, mas, tal qual em casos de infração de marca registrada convencional, depende também da presença, concreta ou presumida, do risco de confusão ou indevida associação.

A diferença é que, no caso de marcas de alto renome, por seu extenso reconhecimento, a força atrativa da marca, mesmo quando composta por elementos comuns ou dicionarizados, é muito grande, o que presumidamente aumenta tal risco de associação indevida mesmo por terceiros e segmento de mercado completamente diversos.

Entretanto, quando a marca de alto renome é composta apenas por elementos dicionarizados e de uso comum, é premente avaliar se o potencial infrator está, de fato, buscando se associar ou pegar carona na marca famosa, ou se, por outro lado, está apenas fazendo uso do significado semântico da expressão utilizada na marca de alto renome. Na segunda hipótese, mesmo se tratando de reprodução de marca alto renome, não está caraterizada a infração dos direitos marcários.

Diante da inespecífica posição do INPI sobre o tema, é extremamente importante o cuidado do magistrado ao analisar tais casos de violação de marca de alto renome compostas por elementos comuns e dicionarizados, pois, a intepretação literal do artigo 125 da Lei de Propriedade Industrial pode ensejar uma imputação automática da dita “proteção em todos os segmentos” e a indevida apropriação absoluta de termos e expressões pertencentes ao patrimônio cultural e linguístico, ou seja, em domínio público.

BIBLIOGRAFIA

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BARBOSA, Denis. Proteção das Marcas. Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro : Ed. Lumen Juris. 2008.

[1] Patrícia Carvalho da Rocha Porto. A Marca de alto renome e a Marca notoriamente conhecida. http://nbb.com.br/english/publications/intellectual_08.html.

[2] Denis Borges Barbosa. Os efeitos do conhecimento da marca pelo público. http://www.uj.com.br/Publicacoes/Doutrinas/default.asp?action=doutrina&iddoutrina=2945

[3] STJ -AgRg no REsp: 954378 MG 2007/0110732-3, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/04/2011, T4 -QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2011.

[4] Processo nº 5001053-12.2018.403.6100. 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.  Contestação do INPI apresentada em 12.03.2018. P.04.

[5] Processo nº 5001053-12.2018.403.6100. 9ª Vara Federal da Seção Judiciária de São Paulo.  Contestação do INPI apresentada em 12.03.2018. P. 03.

[6] Processo administrativo 815.082.649, referente à concessão do alto renome à marca “NATURA”.  Comissão de Alto Renome do INPI. 17.11.2016. Grifos.

[7] Processo administrativo 823.376.397 referente à concessão do alto renome à marca “VIVO”.  Comissão de Alto Renome do INPI. 08.09.2016. Grifos.

[8] MORO Maitê Cecília Fabbri, Direito de marcas. São Paulo: RT, 2003, p.112.

[9] Moro, Maitê Cecília Fabri. Sinais Distintivos e Tutela Judicial e Administrativa. Editora Saraiva. 2007. P. 116. Grifos.

[10] GUSMÃO, José Roberto D’Affonseca. Marcas de Alto Renome, Marcas Notoriamente Conhecidas e usurpação de signos famosos.  Revista da ABPI. 1996. p. 51.

[11] BARBOSA, Pedro Marcos Nunes. As marcas de alto renome perante o princípio da função social da propriedade. Revista da ABPI. 2011. p. 19.

[12] BARBOSA, Denis. Proteção das Marcas. Uma perspectiva semiológica. Rio de Janeiro : Ed. Lumen Juris. 2008. p. 164.

[13] Art. 124. Não são registráveis como marca:  VI – sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

[14] Processo nº 2002.51.01.523951-8. Des. Fed. André Fontes da 2º Turma Especializada do TRF da 2ª Região. 25.08.2007. Grifos.

Fonte e Autoria: Rafael Rocha – Sócio da Daniel Advogados | Clipping LDSOFT