CONHEÇA ESSE PROCEDIMENTO E QUE PODE LEVAR À PERDA DO REGISTRO DE UMA MARCA
Uma das etapas mais gratificantes no processo de registro de uma marca é a Concessão do Registro. É nesse momento, após o pagamento do primeiro decênio de vigência e expedição do certificado de registro, que o titular da marca pode utilizá-la com segurança.
Após os investimentos e tempo dedicado para o registro, passada a etapa de monitoramento para a concessão, o titular pode deixar de acompanhar o processo, uma vez que a marca vale por 10 anos?
Mesmo com a marca protegida e o certificado de registro em mãos, há ocorrências no processo que podem ameaçar o registro da marca. Caso não seja dada a devida importância para resolvê-las de forma apropriada, a marca pode ser extinta. Além disso, os custos para tentar reverter o cenário podem ser muito mais elevados.
Uma dessas ocorrências, após a concessão do registro é a caducidade. Ele tem como base legal os artigos 142 a 146 da Lei de Propriedade Industrial (Lei Nº 9.279/16). Destacamos abaixo o artigo 143, que prevê o porquê um registro é extinto pela caducidade:
“Art. 143 – Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II – o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro.”
SOBRE A CADUCIDADE DE MARCA REGISTRADA – Uma marca que não é utilizada por um longo período é uma marca obsoleta. Ainda que ela seja registrada no INPI, se não está em uso, qualquer pessoa com legitimo interesse poderá pedir sua extinção a fim de liberá-la para uso. Pela legislação, não se pode manter o registro de uma marca não utilizada e muito menos fazer uma “reserva” de marca.
A caducidade da marca registrada parte desse princípio. Ela assegura que marcas novas tenham direito ao registro, caso uma marca antiga esteja parada. Isso ocorre, por exemplo, quando uma empresa precisou encerrar suas atividades por completo e optou por não vender seus bens. Paralelamente surge outra empresa no mesmo ramo de atividade e com nome similar.
PRAZOS NA CADUCIDADE DE MARCA REGISTRADA – Conforme apontado na LPI, somente é possível solicitar a caducidade da marca após 5 anos da data da concessão. Esse prazo é importante para que o titular da marca inicie o seu uso.
Passados os 5 anos do registro, qualquer pessoa com legítimo interesse tem o direito de requerer a caducidade do registro da marca. Uma vez requerida a caducidade, o titular da marca tem um prazo de 60 dias corridos, contados da publicação do pedido de caducidade, para se defender demonstrando que o uso da marca não foi interrompido por mais de 5 anos consecutivos ou, se foi, justificar o desuso por razões legítimas.
Independentemente do cenário, é importante destacar o termo “consecutivos” descrito na Lei: a marca precisa estar inutilizada por 5 anos ininterruptos. Ou seja, caso ela tenha sido comercializada por algum período, mesmo que seja apenas 1 mês, o direito sobre o registro deve ser mantido.
Após a apresentação da defesa, o processo será analisado pelo INPI, decidindo pela caducidade total, parcial ou manutenção do registro. No decorrer do exame de mérito, o Instituto pode fazer algumas exigências, como apresentação de mais documentos ou esclarecimentos. É importante monitorar o processo constantemente, para não perder nenhum prazo e cumprir todas as exigências formuladas.
COMPROVAÇÃO DE USO DE MARCA – A principal defesa contra um pedido de caducidade é a comprovação de seu uso tal como consta no certificado de registro. Ou seja, é necessário apresentar documentos e provas de que a marca foi comercializada ou divulgada da mesma forma que se encontra no certificado de registro e foi destinada aos produtos ou serviços especificados no processo, dentro do período de 5 anos. Algumas formas de comprovação podem ser com documentos fiscais, impressos publicitários, periódicos ou produtos para exportação, datados e com a marca.
CADUCIDADE TOTAL OU PARCIAL DE MARCA REGISTRADA – A caducidade total extingue por completo o registro e o direito de uso exclusivo da marca. Já a caducidade parcial da marca (Art. 144), ocorre quando o titular não consegue comprovar o uso da marca em todas as especificações de produtos ou serviços descritos no certificado, perdendo-se a exclusividade de uso para aqueles produtos ou serviços que não a utiliza mais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS – Como mostrado acima, a caducidade pode ocorrer em diferentes situações. Mesmo uma marca que está registrada a anos, pode passar por esse processo e ter seu registro extinto. Assim, é imprescindível assegurar um monitoramento integral da marca no INPI, desde os passos iniciais, como a pesquisa de viabilidade, até após a concessão do registro, garantindo a proteção de um dos bens mais preciosos da empresa. Vale sempre lembrar: quanto mais investimentos de qualidade na marca, maior também será o seu valor.
SOARES MARCAS E PATENTES, escritório especializado em propriedade intelectual e industrial, está presente no mercado há mais de 33 anos, oferecendo assessoria completa na proteção de marcas.
Autoria: Soares Marcas e Patente | Clipping LDSOFT
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